Договор на право пользования товарным знаком: Договор ТОВАРНЫЙ ЗНАК Лицензионное соглашение

Содержание

Договор ТОВАРНЫЙ ЗНАК Лицензионное соглашение

Типовой Лицензионный договор, расположенный в настоящем разделе, содержит основные необходимые (существенные) условия лицензионного договора о предоставлении не исключительной лицензии на использование товарного знака, однако данный договор носит примерный характер и не рекомендуется для использования из-за большого числа особенностей использования объектов интеллектуальных прав.
Рекомендуем заказывать лицензионный договор у патентного поверенного.
Консультация: (495) 921-22-31; Задать вопрос юристу

Типовой Лицензионный договор

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Лицензионное соглашение

г. _______________                                «____» _______________ 200__ года


Настоящее Соглашение заключено между:
1) ____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны и
2) ____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны» договорились о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Лицензиар в соответствии с настоящим Соглашением предоставляет Лицензиату неисключительную Лицензию на товарные знаки (далее — Товарный знак), указанные в приложении о Товарном знаке к настоящему Соглашению в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Соглашением вознаграждение и использовать Товарный знак в соответствии с настоящим Соглашением.

2. Используемые термины

2.1. Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующее значение:

Продукция — ___________________________________________________, реализуемые Лицензиатом под Товарным знаком.
Товарный знак — ____________________________________ № _______________, в отношении товаров _________ класса: ______________________________.
Территория — страны, перечисленные в Приложении о Территории к настоящему Соглашению.
Сумма продаж — выручка от реализации Продукции по договорным ценам, указанных в Приложении к настоящему Соглашению, проданной Лицензиатом заказчикам независимой третьей стороны в коммерческих операциях, исключая:
1) скидки фактически предоставленные покупателям;
2) расходы на оплату перевозок и поставок Лицензиата;
3) кредиты и налоговые скидки, предоставляемые за возврат товара;
4) акцизные сборы и другие налоги, взимаемые в соответствии с действующим законодательством.

3. Предоставление лицензии

3.1. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату на время срока действия данного Соглашения неисключительную, не подлежащую передаче, лицензию, включающую право использования Товарного знака для рекламной деятельности, продажи и маркетинга Продукции, реализуемой и распространяемой Лицензиатом на Территории, а также иной деятельности, связанной с продажей Продукции с указанием Товарного знака.
3.2. Лицензиар подтверждает, что у третьих лиц отсутствуют законно обоснованные права на переданную лицензию.
3.3. Лицензиар информирует Лицензиата о других заключенных им лицензионных соглашениях касательно Продукции в отношении Территории.
3.4. Лицензиат выполняет меры по контролю над качеством Продукции, предписанные действующим законодательством Российской Федерации, с целью обеспечения такого качественного минимума Продукции, который бы был не ниже качества такой же продукции, реализуемой Лицензиаром.

3. 5. Лицензиат соблюдает другие стандарты, которые предписываются Лицензиаром на взаимно согласованной основе.
3.6. Лицензиат выражает согласие разрешать Лицензиару или его уполномоченному представителю проводить инспекцию в целесообразное время и при целесообразных обстоятельствах оборудования Лицензиата и предпринимать любые другие шаги, если существует разумная необходимость определить обеспечивает ли Лицензиат соответствие Продукции, реализуемой на рынке под Товарным знаком показательным образцам.
3.7. Лицензиат выражает согласие при использовании Товарного Знака обозначать их с применением знака ® или других подходящих обозначений.
3.8. Лицензиат не имеет права разрешать использование Товарного знака третьим лицам, если иное не предусмотрено дополнительным Соглашением Сторон.

4. Стандарты и Качество

4.1. Качество Продукции, реализуемой Лицензиатом, полностью соответствует действующему законодательству.
4.2. Качество товаров, реализуемых Лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров Лицензиара.
4.3. Лицензиат руководствуется и придерживается норм действующего законодательства о защите окружающей среды и производственной безопасности.
4.4. Лицензиат в согласованное Сторонами время и на согласованных Сторонами условиях предоставляет право доступа персоналу или представителям Лицензиара (за счет Лицензиара) на завод (иное помещение) для осуществления проверки производственного процесса (процесса реализации) и контроля качества Продукции. Весь персонал Лицензиара соблюдает правила и нормы завода (организации) Лицензиата.

5. Вознаграждение

5.1. В соответствии с настоящим Соглашением вознаграждение, выплачиваемое Лицензиатом Лицензиару, составляет ______% (______________) от Суммы продаж.

5.2. Сумма продаж определяется в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения и Приложением о ценах на продукцию к настоящему Соглашению.
5.3. Денежные средства, указанные в пункте 5.1. настоящего Соглашения выплачиваются Лицензиатом путем перевода на банковский счет Лицензиара в течение сорока пяти (45) дней после завершения каждого календарного квартала в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в настоящем Соглашении.

Выплачивая вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом, Лицензиат направляет Лицензиару также расчеты вознаграждения.
5.4. За просроченные выплаты вознаграждения Лицензиат несет неустойку в размере_______% (______________) годовых от суммы, указанной в пункте 5.1. настоящего Соглашения.
5.5. В соответствии с настоящим Соглашением вознаграждение выплачивается в __________________.
5.6. Лицензиар вправе, с привлечением независимого дипломированного бухгалтера (аудитора), назначенного Лицензиаром и одобренного Лицензиатом, проверять бухгалтерские документы, относящиеся к настоящему Соглашению, в целесообразное время (но не более 2 раз в год) с целью проверки точности отчетов и расчетов, предоставляемых Лицензиатом. Такие проверки проводятся в месте нахождения Лицензиата. Проверки бухгалтерской документации за любой финансовый год Лицензиата должны производиться в пределах трех (3) лет после окончания такого финансового года.

6. Конфиденциальность

6. 1. Условия настоящего Соглашения, а также условия иных договоренностей Сторон составляют конфиденциальную информацию.
6.2. Разрешается передавать конфиденциальную информацию в отношении следующих лиц:
1) Заказчиков по мере необходимости для решения вопросов технического обслуживания заказчиков;
2) Правительственных органов, когда необходимо получить правительственное одобрение на производство или продажу;
3) Иных лиц в случаях предусмотренных законом, договором либо в целях защиты передаваемых по настоящему Соглашению прав Лицензиата.

7. Срок действия Соглашения и условия его расторжения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации товарного знака в Патентном ведомстве и действуют до срока окончания действия свидетельства № ________________________ в отношении Товарного знака.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон предварительным письменным извещением, присланным за _______________________до расторжения.

8. Чрезвычайное расторжение Соглашения


8.1. Настоящее Соглашение может быть немедленно расторгнуто любой из Сторон в случае невыполнения другой Стороной любого из его условий и в случае, если это невыполнение не будет исправлено в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного уведомления об этом невыполнении.

9. Последствия расторжения

9.1. При расторжении настоящего Соглашения Лицензиат прекращает использование Товарного знака.
9.2. После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться до тех пор, пока не будет окончательно урегулирован вопрос об обязательствах, которые возникли в период действия настоящего Договора, в частности вопрос о выплате Лицензиатом вознаграждения Лицензиару за использование Лицензиатом Товарного знака.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (проявлением сил природы, военными действиями, забастовкой, гражданскими волнениями, пожаром, эпидемией, принятием органом власти или управления акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения, нарушением функционирования технических средств и (или) используемого программного обеспечения и т.

д.).
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону.
10.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны по взаимному согласию продолжают выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению.

11. Уведомления

11.1. Все уведомления, оговоренные настоящим Соглашением, должны передаваться заказной почтой или телефаксом согласно указанным реквизитам в настоящем Соглашении.
11.2. Срок действия уведомления начинается с даты получения уведомления по почте.

12. Передача прав

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по отношению к данному Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.

13. Порядок изменения и дополнения Соглашения

13.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными только в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде единого документа и подписаны Сторонами или надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.3. Все исправления в тексте настоящего Соглашения имеют юридическую силу только тогда, когда они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
13.4. После подписания настоящего Соглашения все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Соглашению, теряют силу, если они противоречат настоящему Соглашению или не соответствуют ему.

14. Применяемое законодательство

14.1. Настоящее Соглашение является предметом подчинения законодательства __________________ и должно интерпретироваться в соответствии с ними.

15. Порядок разрешения споров

15. 1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае их возникновения — разрешать их на основе взаимного согласия.
15.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами (в претензионном порядке).
15.3. Претензии, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, могут быть заявлены в течение трех месяцев после возникновения обстоятельств, служащих основанием для предъявления таких претензий.
15.4. Если Стороны не смогут в результате переговоров прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникшие между ними из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________________.

16. Заключительные положения

16.1. Местом заключения и местом исполнения настоящего Соглашения считается место нахождения Лицензиата.
16.2. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.3. Пять экземпляров подписываются обеими Сторонами, по одному для каждой Стороны и три экземпляра для предоставления на регистрацию в Патентное ведомство Российской Федерации с последующей передачей зарегистрированных экземпляров по одному для каждой Стороны.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Лицензиат:
___________________________

Банковские реквизиты:

Лицензиар :
____________________________

Банковские реквизиты:

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

________________ / __________________ /
Лицензиат:

________________ / __________________ /

Приложение о Территории
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___.___.______


Настоящее Приложение заключено между:
1) _____________________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны и
2) _____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны» договорились о нижеследующем:

Лицензиат вправе использовать полученные в соответствии с настоящим Соглашением Товарный знак на следующей территории:
1. 1._____________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

________________ / __________________ /
Лицензиат:

________________ / __________________ /

Приложение о Товарном знаке
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___.___.______


Настоящее Приложение заключено между:
1) _____________________________________________________________ , именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице ___________________________ , действующего на основании _______________________________________, с одной стороны и
2) _____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны» договорились о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Приложением Лицензиар передает неисключительные права Лицензиату на следующие товарные знаки:


____________________________

Свидетельство №_____________
____________________________

Свидетельство №_____________


ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

________________ / __________________ /
Лицензиат:

________________ / __________________ /

Приложение о ценах на Продукцию
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___. ___.______


Настоящее Приложение заключено между:
1) _____________________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны и
2) _____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны» договорились о нижеследующем:

Стороны установили следующие минимальные цены на Продукцию:

Продукция Цены

ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

________________ / __________________ /
Лицензиат:

________________ / __________________ /

Консультация: (495) 921-22-31; Задать вопрос юристу

Статьи и новости по теме:

Решением Конституционного суда норма ГК, по которой рассчитывали компенсацию за нарушение авторских прав, признана противоречащей Конституции >>

Во вторник, 21-го июля, Госдума приняла законопроект, который расширяет полномочия Роспатента по правовой охране изобретений >>

В среду, 8-го июля, Госдума приняла законопроект, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме >>

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, который включает в себя внедрение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве.

На последней пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал о последних событиях >>>

Новые правила о товарных знаках, вступившие в силу в марте этого года в Индии, предлагают полностью цифровую, простую и ускоренную процедуру регистрации товарных знаков >>>

При взаимодействии с товарными знаками необходимо понимать, каким образом должна использоваться информационная символика. Законы, регулирующие использование такой символики, варьируются в зависимости от юрисдикции. Последствия неправильного использования разнообразны: от претензий по поводу ложной рекламы до штрафов, а в некоторых странах даже уголовной ответственности >>>

Как подать иск в суд о нарушении патентных прав в США? Что делать, если ответчик ставит под сомнение ваши аргументы? >>>

Опубликовано обновлённое расписание для финальной стадии подготовки к открытию Единого патентного суда. В расписании указано, что суд может начать рассмотрение дел уже в декабре 2017 года, как только соглашение по проекту вступит в силу >>>

[  1   2   3   4   5  ]

Лицензионный договор на товарный знак

Лицензионный договор на товарный знак – самый распространенный способ передачи прав на товарные знаки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при его заключении правообладатель товарного знака сохраняет за собой исключительное право, с другой стороны, его контрагент получает право использовать товарный знак и извлекать из этого прибыль. Благодаря различным видам лицензионных договоров, гибким условиям лицензии, передача прав по лицензионному договору на товарный знак очень привлекательна с экономической точки зрения. В этой статье мы подробно расскажем о понятии, существенных условиях, видах, сроке и необходимости регистрации лицензионного договора.

  1. Лицензионный договор на товарный знак: понятие
  2. Виды лицензионных договоров
  3. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак.
  4. Территория и срок лицензионного договора на товарный знак
  5. Регистрация лицензионного договора.

Лицензионный договор на товарный знак – это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение.

Приведенное понятие дословно не соответствует п.1 ст.1489 Гражданского кодекса РФ, но является более точным, потому что сторонами лицензионного договора на товарный знак могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельности, поэтому безвозмездные сделки между ними запрещены. Таким образом, уплата вознаграждения является необходимым условием лицензии.

Как следует из понятия, две стороны лицензионного договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию. В последнем случае договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2 ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии являются требования к качеству товаров и услуг. Требования по качеству произведенного по лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару.

2. Виды лицензионных договоров.


Виды лицензионных договоров на товарные знаки не отличаются от общей классификации лицензионных договоров. Российское законодательство предусматривает передачу прав на товарные знаки по исключительным и неисключительным лицензиям.

Схема №1. Виды лицензионных договоров на товарные знаки


a. Исключительный лицензионный договор на товарный знак (исключительная лицензия) означает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами и, как правило, сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии. Заключение такого договора на товарный знак, несомненно, выгодно лицензиату, т.к. он становится монополистом в использовании бренда. При этом, однако, стоимость исключительной лицензии выше, чем стоимость простой лицензии.

b.  Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные лицензионные договоры на товарные знаки с другими лицами. Заключение такого договора более выгодно лицензиару, т.к. он может получать прибыль одновременно от нескольких лицензиатов и от собственной деятельности в отношении бренда.

Виды лицензионных договоров, а именно их выбор, зависят от экономических планов правообладателя, характеристик самого товарного знака и являются результатом процесса переговоров между сторонами. Если же в договоре прямо не согласован вид лицензии, то считается, что передана простая неисключительная лицензия.

3. Лицензионный договор на товарный знак: существенные условия


Существенные условия договора – это условия, минимально необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и порождал юридические последствия. Нет какого-либо существенного условия – нет договора. Лицензионный договор на товарный знак должен содержать существенные условия, представленные на схеме.

Схема №2. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак


a. Предмет лицензионного договора.Предмет лицензионного договора должен содержать указание на объект интеллектуальной собственности – товарный знак – и указание на то, что лицензиату передается право использования этого товарного знака. Товарный знак индивидуализируется путем указания реквизитов свидетельства на товарный знак, довольно часто с приложение к договору копии свидетельства.

b. Способы использования товарного знака. Например, для размещения товарного на произведенной продукции, для импорта продукции с товарным знаком в Россию, путем указания в рекламе, на вывесках и т.д. Довольно часто условие лицензии о способах использования товарного знака выглядит следующим образом: «любыми способами, не запрещенными законодательством».

c. Перечень товаров и услуг. Регистрация товарного знака всегда производится в отношении определенного перечня товаров и услуг, классифицированных в соответствии с МКТУ. Лицензионный договор на товарный знак можно заключить лишь в отношении части товаров или услуг, но в любом случае перечень в лицензии должен быть явно согласован.

d. Вознаграждение лицензиара. Поскольку почти всегда передача прав по лицензионным договорам на товарные знаки является возмездной, сторонами должна быть согласована цена. Порядок расчета вознаграждения лицензиара может быть совершенно различным: фиксированная ставка, роялти, часть произведенной продукции, их сочетание.

4. Другие условия лицензионного договора на товарный знак.


Если стороны договорились обо всех существенных условиях, договор может быть заключен. Но на практике важное юридическое значение имеют также иные условия лицензионного договора. Их отсутствие не делает договор недействительным или незаключенным, может вносить неопределенность в отношениях между сторонами. Поэтому крайне желательно, чтобы лицензионный договор на товарный знак также содержал условия и территории и сроке.

По общему правилу, территория действия лицензии на российский товарный знак охватывает всю территории России, лицензиат вправе использовать бренд и во Владивостоке и в Калининграде, и в Крыму. Но иногда, особенно в дистрибьюторских отношениях, сторонам нужно ограничить территорию отдельным регионом или городом. Гражданский кодекс позволяет это делать. Сложнее дела обстоят с международным товарным знаком, действие которого распространяется сразу на несколько стран. Универсального подхода здесь нет, все зависит от законодательства конкретной страны. Полезную информацию по этому вопросу Вы можете найти на сайте ВОИС и на сайте Sum Intellectual Property в разделе Библиотека интеллектуальной собственности. Так или иначе, в случае с международными знаками тем более рекомендуется согласовывать территорию действия лицензии или обращаться к квалифицированному юристу по интеллектуальной собственности.

Срок тоже не является существенным условием лицензии. Если стороны не согласовали его, права в России будут переданы на 5 лет. Помимо указания на конкретный срок, лицензионный договор на товарный знак может содержать случаи автоматического продления его срок действия, досрочного прекращения лицензии, порядок продления по взаимному согласию сторон. Иные условия лицензионного договора определяются в зависимости от конкретных целей его заключения.

Форма любой лицензии, как исключительной, так и простой неисключительной на любой объект интеллектуальных прав в России – письменная под страхом недействительности. Регистрация лицензионного договора на товарный знак требовалась до 1 октября 2014 года. С 1 октября 2014 года регистрация лицензионного договора на товарный знак была отменена. Кстати, обо всех изменениях в часть IV Гражданского кодекса в 2014 году Вы можете прочитать в этой статье на нашем сайте. В настоящее время регистрации подлежат только права на некоторую интеллектуальную собственность. Поэтому сейчас в Роспатенте регистрируется передача прав по лицензионному договору, а не сам договор. Для регистрации передачи прав на товарный знак необходимо:

  • уплатить патентную пошлину;
  • подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
  • подписанное сторонами уведомление о передачи прав по лицензионному договору ИЛИ удостоверенная нотариусом выписка из договора ИЛИ сам лицензионный договор на товарный знак

Приблизительный срок регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте – 3 месяца. Если у эксперта возникнут какие-либо основания для запроса, срок регистрации может затянуться до полугода. В связи с этим рекомендуем очень внимательно подходить к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, что можно сделать в открытых реестрах на сайте ФИПС, перейдя по ссылке. В своей практике я уже несколько раз сталкивался с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны.

 

Ключевые слова: лицензионный договор на товарный знак, регистрация лицензионного договора, срок лицензионного договора, передача прав по лицензионному договору, условия лицензионного договора

Передача прав на товарный знак (лицензионный договор)

По вопросам передачи и приобретения прав на товарный знак, регистрации договора на право использования товарного знака (лицензионного и сублицензионного договора) звоните: (863) 294-40-45, 8-918-554-40-45 (моб.

), 218-13-41

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на всей территории РФ.

Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Государственная регистрация лицензионного договора

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

Виды лицензионных договоров

1. Простая (неисключительная) лицензия — предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам

2. Исключительная лицензия — предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Срок действия лицензионного договора

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. 

Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Лицензионный договор должен предусматривать

  1. Предмет договора путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак (номер свидетельства о государственной регистрации товарного знака)
  2. Способы использования товарного знака.
  3. Перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Выплата вознаграждение

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Сублицензионный договор

  1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования товарного знака другому лицу (сублицензионный договор).
  2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования товарного знака только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
  3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
  4. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. 

Задайте свой вопрос или приходите на консультацию. Звоните: (863) 294-40-45, 8-918-554-40-45 (моб.), 218-13-41

Распоряжение исключительным правом на товарный знак

В настоящее время на мировом рынке действует около 20 млн. товарных знаков. В жестких условиях рынка, когда конкурируют не столько товары, сколько их товарные знаки, резко возрастает роль правовой охраны последних, появляется и динамично развивается новая форма передачи прав на использование товарных знаков, такая как франчайзинг.

Лицензирование товарных знаков

Лицензирование товарных знаков становится одним из самых прибыльных видов международной торговли. Уровень технологического и промышленного развития многих государств практически достиг своего пика. Это сделало возможным производство продукции различных модельных рядов и потребительских свойств одинаково высокого качества на промышленных предприятиях, расположенных в различных регионах планеты. Таким образом, если раньше компаниям, занимающимся производством, например, бытовой техники под определенным товарным знаком, было необходимо помимо собственных дизайнерских и конструкторских бюро иметь еще и производственные мощности, то в настоящее время они имеют возможность сосредоточить усилия лишь на развитии творческого, конструкторского и маркетингового потенциала и формировании надежно защищенного портфеля объектов ИС. При этом производство продукции такие компании могут наладить в странах, где оно достаточно дешево в силу известных геосоциальных факторов (например, в Китае, Филиппинах, Малайзии и других государствах Азиатского и Тихоокеанского регионов). В результате производители развитых европейских и североамериканских государств имеют возможность постепенно отказываться от дорогостоящих производств в собственных странах и, сосредоточив усилия на разработке новых технологий и маркетинговых стратегий, внедрять их, размещая заказы на свою продукцию под определенными товарными знаками в странах, где стоимость производства значительно ниже.

В общем объеме лицензионных сделок доля договоров на товарный знак постоянно возрастает и составляет примерно 70%.

Регистрация товарных знаков в РБ

Среди лицензионных сделок, заключаемых на территории РБ, количество сделок в отношении товарных знаков также превышает количество сделок в отношении других ОИС, При этом, если сравнивать количественный состав зарегистрированных в отношении товарных знаков договоров, то договора уступки превалируют над лицензионными соглашениями. Большое количество договоров уступки в РБ может быть объяснено тем, что знак может зарегистрировать на свое имя любое лицо, как юридическое, так и физическое и не всегда в целях его дальнейшего использования. Бывает, что регистрируется чужой знак для дальнейшей его уступки фактическому владельцу, (имеется ввиду лицо фактически раскрутившее данный товарный знак на какой-либо территории и не зарегистрировавшее по какой-то причине этот знак на территории РБ) или причина может быть в том, что не оправдалась надежда на собственный бизнес, а уже есть регистрация знака, который может быть интересен какому-либо производителю. Тем более, если учесть большой срок (2 года), который занимает регистрация в РБ, а также трудности в выборе нового охраноспособного обозначения, особенно в пищевой промышленности, где уже зарегистрировано огромное количество товарных знаков.

  • Что касается товаров, то наиболее часто предоставляется право на использование знаков для товаров, относящихся к продуктам питания, напиткам, табачным изделиям, изделиям легкой промышленности, услугам связи, услугам розничной торговли. И это неудивительно, так как именно в этих областях растет количество зарегистрированных товарных знаков в РБ.
  • Если сравнивать ситуацию с уступкой товарных знаков в РБ и России, то здесь можно отметить явное отставание за нашей страной. Надо сказать, что в России торговля зарегистрированными знаками – хорошо налаженный бизнес.
  • На основании Закона РБ «О Товарных знаках и знаках обслуживания» владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительные права на него. Расшифровать исключительное право можно следующим образом – право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.
  • Любому собственнику согласно ГК РБ принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Осуществление этого права может повлечь его прекращение или изменение его объема.
  • Никто не может использовать охраняемый на территории страны товарный знак без разрешения его владельца. Причем разрешение относится к распоряжению владельцем своей собственностью.

Как распоряжаться исключительными правами на товарный знак?

В рамках данной статьи мы раскроем различные аспекты распоряжения исключительными правами на товарный знак. Распоряжаться правами в данном случае можно двумя путями:

  • путем полной передачи права (уступки)
  • путем предоставления лицензии на использование

Владелец знака (Передающая сторона) может уступить право на товарный знак любому лицу (Принимающей стороне) по договору уступки. 

Такие договора должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве, при этом в Государственный реестр товарных знаков вносится запись об изменении владельца, такая же запись вносится и в свидетельство на товарный знак.

Уступка знака: полная и частичная

  1. При частичной уступке права передаются на часть товаров, указанных в перечне товаров зарегистрированного товарного знака. Таким образом, один товарный знак может быть уступлен одному или более лицу в отношении различных товаров (естественно в пределах зарегистрированного перечня). Патентным ведомством страны выдается дополнительное свидетельство с указанием нового владельца и перечнем товаров, в отношении которых ему переданы права. При этом при регистрации таких договоров проводится экспертиза для того, чтобы разные владельцы не владели одним и тем же товарным знаком в отношении однородных товаров. Такие случаи встречаются достаточно часто. Например, товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 и 31 классов, в каждом из которых присутствует такой товар, как орехи: орехи обработанные (30 класс) и просто орехи (31 класс). При частичной уступке знака в отношении 30 класса из перечня товаров пришлось исключить орехи и оставить их прежнему владельцу вместе с товарами 31 класса.
  2. В результате полной уступки право на товарный знак полностью переходит к Принимающей стороне. При этом возможна ситуация, когда потребители, не знающие о том, что право передано, будут введены в заблуждение. Это может произойти, например, в том случае, когда передаваемый знак вызывает географические ассоциации с местонахождением первоначального владельца. Например, право на изготовление сигарет под названием «Минск» передаются российскому производителю.

Возможность введения в заблуждение в ситуации с уступкой права присутствует также тогда, когда право на знак уступается без предприятия, которое при этом сохраняет фирменное наименование, повторяющее или явно ассоциирующееся с уступаемым знаком. Предположим гипотетически ситуацию, когда уступается знак «МИЛАВИЦА» или «Савушкин продукт». При этом остаются предприятия с этими названиями.

Кроме такого кардинального метода передачи прав как уступка, законодательством предусмотрено гарантировать какому-либо лицу не запрещать использование им знака на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию называют также лицензией или лицензионным соглашением.

Лицензионное соглашение

По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Надо сказать, что передача права пользования товарным знаком выгодна прежде всего владельцу знака. Во-первых, лицензионные соглашения, как правило, сопровождаются выплатой вознаграждения; во вторых, передача права усиливает правовую защищенность знака от недозволенного использования; в-третьих, передача права на товарный знак способствует его распространению на рынке товаров и услуг, что по существу является бесплатной рекламой. Последнее обстоятельство зачастую является основной причиной, по которой фирмы – владельцы знаков передают лицензии другим фирмам, особенно на те товары, которые в момент передачи владельцем знака не производятся.

При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений не достаточно регламентированы законодательством, они определяются общими нормами гражданского права. Вместе с тем, данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными.

Лицензионный договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон. 

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам:

  • договор о простой (неисключительной) лицензии;
  • договор об исключительной лицензии.

Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать знак в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять знак на той же территории или в тех же пределах.

Лицензионный договор об исключительной лицензии предусматривает предоставление лицензиату права использования объекта ИС с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

Лицензионные (сублицензионные) договора подлежат обязательной государственной регистрации, без чего они считаются ничтожными. 

Различают также полные и частичные лицензии.

  1. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.
  2. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых он зарегистрирован.

За рубежом широко применяется так называемая «параллельная» лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам, право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки «Кока-Кола» и «Будвайзер», приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами с целью их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д.

Распространение действия лицензионного соглашения

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории РБ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в РБ. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена, например, в соответствии с территориальным делением РБ. Однако, до сих пор на практике очень часто встречаются случаи, когда Российские компании предлагают белорусским заключение лицензионных соглашений на зарегистрированный в России товарный знак, не имея на него белорусской регистрации.

Cрок действия регистрации товарного знака

Как известно, срок действия регистрации товарного знака равен 10 годам. Владелец имеет право продлить регистрацию каждый раз на 10 лет. Поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем регистрации товарного знака. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия регистрации товарного знака.

Условия лицензионных соглашений

Подробнее необходимо остановиться на двух обязательных условиях лицензионных соглашений направленных на предоставление права пользования товарным знаком. Ими, как указывалось выше, являются условия о том, что:

  1. качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров производимых лицензиаром;
  2. контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар Данное требование установлено для защиты прав, как потребителя, так и владельца товарного знака.

Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Не включение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в Патентном Ведомстве. Следует также отметить, что хотя в Законе не установлены санкции за нарушение лицензиатом условий о качестве товара, в качестве санкций может последовать временное приостановление действия договора, либо его досрочное прекращение. Могут применяться и меры материального характера.

Несмотря на то, что необходимость данного условия не подлежит сомнению, т.к. оно в равной степени защищает интересы как Лицензиара, производителя товаров, так и потребителя, внесение его в соглашение в виде фразы, рекомендованной в Законе, «качество товаров Лицензиата будет не ниже качества товаров Лицензиара» не отражает всего многообразия реально существующих условий.

Возможна ситуация, и на практике она встречается довольно часто, когда владелец знака в принципе может и не заниматься производством той или иной продукции в отношении которой он имеет действующую регистрацию, но при этом широко лицензировать свой знак, в силу его популярности или по другим причинам. Один из самых известных примеров – товарный знак «ДОВГАНЬ».

В силу приведенных ситуаций текст нормы Закона не отражает реальность, и на практике могут быть использованы следующие формулировки «качество товаров лицензиата должно отвечать требованиям к качеству, устанавливаемому лицензиаром».

В РБ, РФ и некоторых других странах Закон установил обязательную регистрацию лицензионных договоров на товарный знак. Причем сторонам необходимо учитывать, что без такой регистрации договора считаются недействительными. В некоторых иностранных государствах же регистрации договора не требуется для того, чтобы он вступил в силу (например, в Китае)

 

Полезные статьи

Рег-знаки.ру | Статьи | Передача прав на регистрацию товарного знака: лицензирование и юридическое оформление

24.10.2019

Передача прав на регистрацию товарного знака: лицензирование и юридическое оформление

Передача прав на регистрацию товарного знака (ТЗ) регламентируется 1488-й статьей ГК РФ. Товарный знак представляет собой объект интеллектуальной собственности, который по желанию его правообладателя может быть уступлен либо передан во временное пользование другому лицу (физическому или юридическому, осуществляющему предпринимательскую деятельность).

Такая передача прав возможна для всех видов услуг и товаров, для которых данный ТЗ зарегистрирован, либо для конкретных указанных видов услуг и/или товаров. Уступка обозначения может осуществляться как бесплатно, так и за определенную плату. Основанием же для уступки служит гражданско-правовой договор, заключенный между сторонами, согласно которому собственник обозначения утрачивает все права на него, а также отказывается от дальнейшего его использования. При этом права на ТЗ его владелец передает приобретателю, который принимает обязанности и права собственника этого ТЗ. Главной причиной передачи прав на ТЗ довольно часто является предстоящая ликвидация компании либо изменение профиля деятельности его правообладателя.

Передача прав на регистрацию товарного знака: лицензирование
Передача прав на регистрацию товарного знакаУступка товарного знака может осуществляться также по лицензионному договору. Лицензиату при этом на оговоренный срок будет предоставлено право использовать данное обозначение. При этом владелец сохраняет свое право на ТЗ, а лицензиату выдается лишь разрешение на его использование. Такое предоставление лицензии регламентируется 1489-й статьей ГК.

Условия лицензионного соглашения могут быть произвольными, поскольку их определяют непосредственно участвующие стороны, которые могут самостоятельно решить, будет ли исключительное право использования ТЗ у лицензиата или нет, а также самостоятельно установить срок действия этого соглашения, определить порядок и размер уплаты вознаграждения и т.д. Тем не менее, существуют еще и обязательные условия, предусмотренные законодательством. Так, например, в лицензионном соглашении должно быть прописано, что лицензиат обязан предоставлять потребителям товары того же качества или выше, которое обеспечивает (обеспечивал) владелец данного знака. Это условия являются своего рода гарантией для тех потребителей, которые уже успели привыкнуть к продукции, выпускаемой под этим товарным знаком. А если выпускаемая лицензиатом продукция не будет соответствовать установленному уровню качества, то правообладатель будет вынужден запретить дальнейшее использование его товарного знака с целью маркировки данной продукции. Кроме того, организации по охране прав потребителей, заинтересованные лица и государственные органы могут инициировать процесс досрочного прекращения действия лицензионного договора.

Также стоить отметить, что владелец ТЗ может выдать одновременно несколько лицензий, причем он может претендовать на денежное вознаграждение от каждого своего лицензиата вследствие предоставления им права использования его ТЗ.

Передача прав на регистрацию товарного знака: юридическое оформление

Передача прав на регистрацию товарного знака. Договор передачи прав на регистрацию товарного знака (как и лицензирование) обязательно должны пройти процедуру регистрации в Роспатенте. Без нее ни передача прав, ни лицензионный договор с юридической точки зрения не будут действительны. Порядок регистрации этих соглашений устанавливает Роспатент.

Также для успешного прохождения процедуры регистрации необходимо оплатить государственные пошлины. Это можно сделать непосредственно в Роспатенте. При этом размер пошлин является одинаковым для обоих договоров (передача прав и лицензирование). Далее Патентное ведомство в течение 2 месяцев после подачи пакета необходимых документов производит их проверку, по результатам которой оно выносит решение либо о регистрации уступки ТЗ либо об отказе ее проведения. Решение об отказе может быть обусловлено, к примеру, неверно оформленными документами. Помимо этого, заявитель должен устранить все найденные ведомством недостатки не позднее, чем через 2 месяца после возвращения ему документов вместе с замечаниями. Он также может обжаловать решение об отказе посредством обращения в суд либо к генеральному директору Патентного ведомства.

После проверки в случае положительного решения сторонам-участницам договора по указанным ими адресам направляются следующие документы:
Экземпляр договора, содержащий отметку о регистрации, где указаны регистрационный номер, а также дата регистрации.
Уведомление о регистрации их договора.
Все последующие изменения, вносимые в договор, обязательно должны быть зарегистрированы через Роспатент. Иначе они будут считаться недействительными.

Если Вы хотите узнать другие нюансы передачи прав на регистрацию товарного знака или любой другой процедуры в области интеллектуальной собственности, то Вы всегда можете связаться с нами. Специалисты «Рег-знаки.ру» с радостью дадут подробную бесплатную консультацию по любым вопросам, а также предложат услуги наших опытных патентных поверенных для решения поставленных задач.

Газгольдеры в Москве и области от компании AsGaz

Облагается ли НДС передача права на товарный знак по лицензионному договору?

О.И. Прохорова,
автор ответа, консультант Аскон по бухгалтерскому учету и налогообложению

ВОПРОС

ООО на ОСНО. Имеет зарегистрированный товарный знак. Планирует заключить договор предоставления права использования интеллектуальной собственности, а именно: видео, где фигурирует товарный знак.

Облагается ли предоставление права НДС? Какой договор заключить?

ОТВЕТ

В данном случае следует заключить лицензионный договор.

Передача права на товарный знак по лицензионному договору облагается НДС.

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может применять результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые установлены лицензионным договором. Если соответствующее право прямо не указано в названном договоре, оно не считается предоставленным лицензиату.

Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если законом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, которые определены в ст. 1232 ГК РФ.

Следовательно, в данном случае следует заключить лицензионный договор.

Передача неисключительных прав по лицензионному договору для целей исчисления НДС относится к услугам и облагается НДС, если их покупатель ведет деятельность на территории РФ. Это следует из пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, пп. 4 п. 29 Приложения N 18 к Договору о ЕАЭС, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, Письма Минфина России от 22.01.2016 N 03-07-08/2275.

Если по лицензионному договору предоставляются права на использование объектов интеллектуальной собственности, поименованных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, то такая операция освобождается от налогообложения НДС. К указанным объектам относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). По такой операции лицензиар не обязан составлять счет-фактуру на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ.

Передача права на товарный знак по лицензионному договору облагается НДС в общеустановленном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, Письмо Минфина России от 27.10.2017 N 03-07-11/70530).

Лицензионный договор на использование торговой марки

Лицензионный договор на использование торговой марки составляется для того, чтобы законно передать право использования индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам. То есть, правообладатель остается тот же, но контрагент, имеющий на руках договор, может пользоваться торговой маркой (знаком) в тех рамках, которые очерчены в вышеуказанном документе.

Лицензионный договор, какие возможности он дает

При наличии договора на использование товарного знака (марки), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель получает следующие возможности:

  • имеет право выдавать сублицензии;
  • регистрировать домены, содержащие в своем названии буквенное обозначение торговой марки;
  • размещать ее на упаковке своей продукции;
  • использовать в рекламных материалах.

В каждом конкретном случае, объем тех прав, которые получит сторона соглашения, может различаться. Все зависит от того, что будет прописано в лицензионном договоре на использование торговой марки.

Виды лицензионных договоров

Какие же виды лицензионных договоров на интеллектуальную собственность существуют? Выделяют три основных вида договорных обязательств:

  • неисключительная лицензия – лицензиар предоставляет лицензиату возможность пользования правами на интеллектуальную собственность, сохраняя за собой право, выдавать лицензии другим лицам;
  • исключительная лицензия – лицензиар теряет право составлять лицензионные договора после того, как лицензиат получает права на использование интеллектуальной собственности;
  • сублицензия – если лицензиат по условиям договора с лицензиаром имеет право выдавать разрешение на право использования интеллектуальной собственности третьим лицам, то он выдает, в свою очередь, такую лицензию, на основании своих прав на интеллектуальную собственность, подтвержденную законом.

Важно помнить, что регистрация товарного знака в России осуществляется Роспатентом. Следовательно, и регистрация лицензионного договора на использование торговой марки тоже должна осуществляться вышеупомянутой организацией.

Срок действия лицензионного договора может составлять до двадцати лет, но может быть уменьшен, если таковое будет предусмотрено обстоятельствами, прописанными в договоре.

Сам по себе лицензионный договор можно в Роспатент не предоставлять, достаточно зарегистрировать только его резолюционную часть. Таким образом, удастся защитить от излишней огласки те условия и договоренности, которые стороны считают конфиденциальными.

Срок действия договора

Максимальный срок действия – срок действия исключительных прав на интеллектуальную собственность. Как только срок действия патента прекращается, лицензионный договор считается таким, который потерял свою законную силу.

Условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре

Какие основные условия обязательно должны содержаться в лицензионном договоре? Вот их перечень:

  • предмет договора – обязательно должен быть указан номер патента, его серия, дата выдачи;
  • способы использования прав на интеллектуальную собственность;
  • какова сумма материального вознаграждения лицензиару, либо способы ее определения;
  • территория, на которой лицензиату предоставлены права использования интеллектуальной собственностью, если таковые не определены, по умолчанию – все территория России.

Такие условия лицензионного договора на интеллектуальную собственность считаются основными. 

Примеры использования товарных знаков

Использование товарных знаков . Дистрибьютору не разрешается печатать, публиковать или иным образом использовать фирменные бланки, телефонные карточки, литературу, вывески или другие изображения от имени Поставщика (или любого из его аффилированных лиц) или представлять себя в качестве Поставщика (или любого из его аффилированных лиц) или делать обязательства от имени Поставщика (или любого из его аффилированных лиц) без явного письменного разрешения Поставщика. Дистрибьютор прямо соглашается с тем, что настоящим Соглашением не предоставляется лицензия на использование Поставщика (или каких-либо товарных знаков, торговых наименований, знаков обслуживания или логотипов его аффилированных лиц (совместно именуемые «Товарные знаки поставщика»).Однако Дистрибьютор может указывать в своих рекламных и маркетинговых материалах, что он является дистрибьютором Продукции Поставщика и может, при необходимости, случайно использовать Товарные знаки Поставщика в своих усилиях по продажам / маркетингу. По запросу Поставщика Дистрибьютор разместит надлежащие уведомления о товарных знаках, авторских правах и патентах в своих рекламных объявлениях, рекламных брошюрах и других маркетинговых материалах для Продуктов Поставщика. Поставщик оставляет за собой право просматривать маркетинговые и коммерческие материалы Дистрибьютора перед их публикацией или использованием.Никакие права не переходят к Дистрибьютору в результате любого такого использования или упоминания, и все такие права, включая деловую репутацию, переходят в пользу Поставщика и переходят к нему. После расторжения настоящего Соглашения по любой причине Дистрибьютор немедленно прекращает использование Товарные знаки Поставщика, как разрешено в этом Разделе, и должны немедленно предпринять все соответствующие и необходимые шаги для (а) удаления и отмены любых списков в общедоступных записях, телефонных книгах, других каталогах, удаления любых визуальных дисплеев или литературы в местонахождении Дистрибьютора, в Интернете и в других местах, которые укажет или заставит общественность поверить, что Дистрибьютор является представителем Поставщика (или любого из его аффилированных лиц) или продуктов или услуг Поставщика (или любого из его аффилированных лиц); и (b) отменить, отказаться или передать (по запросу Поставщика) любые лицензии на продукцию, заявки на регистрацию торговых марок, заявки на товарные знаки или регистрации или другие заявки на регистрацию в правительства Территории (независимо от того, были ли такие заявки разрешены Поставщиком), которые могут включать Торговые марки Поставщика или любые марки или названия, сходные до степени смешения с Торговыми марками Поставщика.В случае невыполнения Дистрибьютором требований настоящего пункта Поставщик может подать заявку на такое удаление, отмену, отказ или передачу от имени Дистрибьютора. Дистрибьютор должен оказывать помощь и возмещать Поставщику расходы на …

Основы права — Лицензионные соглашения на товарный знак и переуступку товарных знаков

Полная уступка (продажа) всех прав на товарный знак является относительно простой задачей по сравнению с частичной уступкой. и лицензии. Когда владелец знака позволяет другим осуществлять права на знак, но при этом оставляет за собой некоторые права, он подвергает себя значительному риску.

Напомним, что права на товарный знак могут быть потеряны несколькими способами, как обсуждалось ранее в этой главе. Утрата этих прав значительно снижает ценность знака (чего владелец знака явно хочет избежать). Знак может стать универсальным, как мы видели в случае Bayer , или от него можно отказаться. Мы также рассмотрели концепции открытого лицензирования и отказа от применения полиции — идеи, которые теперь становятся актуальными при обсуждении лицензий на товарные знаки.

Когда владелец знака передает все права на знак, первоначальному владельцу не нужно беспокоиться о том, как (или даже если) покупатель использует знак.Если после передачи знак становится родовым или заброшенным, первоначальный владелец не пострадает. Кроме того, поскольку владелец не сохраняет никаких прав на собственность, ему не нужно заботиться о надзоре или контроле над любым будущим использованием знака.

Это не означает, что дженеризм, отказ от товарного знака и другие проблемы, связанные с утратой товарного знака, не играют роли в контрактах на продажу знака. Как и в случае с любой стороной контракта, продавца, скорее всего, попросят предоставить определенные заверения и гарантии.Например, покупатель захочет быть уверенным в том, что предыдущее использование знака владельцем не нарушило права любого другого владельца знака. Может быть запрошено представление о добросовестных усилиях владельца по предотвращению дженеризма (хотя все понимают, что дженеризм может иметь место независимо от попыток владельца знака предотвратить его). Точно так же покупатель захочет знать, что знак был использован (и сохранена соответствующая документация), чтобы его статус в первичном реестре не подвергался риску из-за отказа.

Прямая уступка знака обычно означает передачу четырех отдельных прав или интересов:

  • Регистрационные права.
  • Право на подготовку производных работ.
  • Доход, роялти и претензии, связанные с товарным знаком, которые подлежат выплате на дату уступки или после нее.
  • Гудвил, связанный с товарным знаком.

§1060 («Присвоение») накладывает ряд ограничений на присвоение баллов, включая четвертое требование, указанное выше.В соответствии с этим разделом

«Добрая воля бизнеса, в котором используется знак, или … та часть доброй воли бизнеса, которая связана с использованием знака и символизируется им»

должна быть включена в уступку. . Подраздел (2) поясняет, что гудвил бизнеса, связанный с другими знаками, используемыми продавцом, может оставаться отдельным.

Продажа товарного знака без гудвила, связанного с этим знаком, является «уступкой на валовой основе». Эта продажа не имеет исковой силы и недействительна, и если такая продажа происходит, товарный знак считается заброшенным.

Что же тогда это за гудвил, который так важен при продаже марки? Доброжелательность марки действительно лежит в основе ее стоимости. Если кто-то продает только сам товарный знак (слова, логотип и т. Д.), Он по сути бесполезен без «всей доброй воли, которую он создал, связанной с этим знаком». Greelon, Inc. of Cincinnati v. Greenlawn, Inc. , 542 F. Supp 890, 895 (S.D. Ohio, 1982).

Трудно дать точное определение гудвилла. В West Hornbook Роджера Шехтера и Джона Томаса, упомянутых ранее в этих материалах, нам дается следующее определение (772):

[Гудвилл] обычно определяется как репутация, которую бизнес установил с течением времени, и ее последующее ожидание продолжения бизнеса в будущем, основанное на прошлом успехе.

Хотя Шехтер и Томас не в восторге от этого или других формулировок этого термина, он в некоторой степени полезен. Вы также можете думать о доброй воле как о значении символа или знака — идеи, которую этот знак передает потребителям.

Когда вы видите определенные торговые марки, на ум приходят определенные образы. Производители запускают дорогостоящие рекламные кампании, чтобы внушить эти образы потребителю. Например, изображение Бетти Крокер тщательно скроено, чтобы вызвать в нашем сознании определенные образы, которые, мы надеемся, помогут нам хорошо относиться к этим продуктам и побудят нас покупать их.Это гудвилл, связанный с маркой.

Для покупателя товарного знака один жизненно важный шаг после уступки установлен в § 1060 (4). В соответствии с этим разделом покупатель должен подать соответствующую заявку в PTO в течение трех месяцев с момента покупки. В противном случае новый владелец знака подвергается риску использования знака

«последующим покупателем за ценное вознаграждение без предварительного уведомления».

Эта концепция не является необычной для имущественного права и предназначена для защиты невиновной третьей стороны, которая считает, что покупает товарный знак у его законного владельца.

ПРИМЕР: Abbott владеет зарегистрированным товарным знаком «First Base Beef» для тематического ресторана. 1 января он продает марку Blockhead. 1 февраля он предлагает продать марку Костелло. Костелло ничего не знает о предыдущей продаже. Он проявляет должную осмотрительность и сверяется с PTO, и записи там показывают, что Abbott владеет зарегистрированным товарным знаком. Он платит справедливую цену за марку и открывает собственный ресторан. Blockhead не может предотвратить такое использование знака последующим покупателем за ценное вознаграждение, поскольку Blockhead не подал заявку в PTO (это означает, что здесь нет конструктивного уведомления), а Костелло не получил фактического уведомления о предыдущей продаже.

Конечно, по мере того, как ставки повышаются и передается все более ценное имущество, сложность этих вопросов и то, как они проявляются на бумаге, чрезвычайно возрастает.

Лицензирование товарного знака

Лицензирование товарного знака связано с множеством проблем, которые не существуют при продаже знаков. За исключением случаев, когда она делает определенные заявления и гарантии, статус знака (родовой характер, отказ, нарушение других знаков и т. Д.) Не имеет значения для владельца знака, продающего полный пакет прав на знак.В лицензионных соглашениях владелец должен знать об этих проблемах и о том, как использование знака лицензиатом повлияет на собственность владельца.

Незарегистрированное лицензирование или неспособность контролировать лицензированный знак может привести к заключению, что владелец отказался от знака. Очевидно, что полная потеря ценности знака не является целью, когда кто-то намеревается разрешить другому использовать его знак. К счастью, этого легко избежать.

Поддержание стоимости лицензионного знака происходит в два этапа.Во-первых, для этого требуется сильное лицензионное соглашение, в котором четко излагаются права владельца знака, обязанности лицензиата и пределы лицензионного использования. Во-вторых, это требует от владельца постоянной бдительности, чтобы гарантировать, что лицензиат использует знак в соответствии с условиями лицензионного соглашения. Недостаточно просто иметь контракт; Владельцы знаков должны контролировать использование своих знаков во избежание ненадлежащего использования.

ПРИМЕР: Майра разрешает Марте использовать знак «Wonder Mop», и они подписывают жесткое лицензионное соглашение, которое строго защищает Майру.Поскольку Майра имеет ряд деловых интересов, она не замечает, когда Марта начинает использовать знак в нарушение соглашения. Лучший контракт в мире не принесет Майре никакой пользы, если она «спит на своих правах» (то есть не сможет обеспечить соблюдение своих прав).

Как и в случае уступки, владельца обычно просят сделать определенные заявления и гарантии, как правило, такие же, как те, которые участвуют в уступке. Дополнительные пункты лицензионного соглашения будут включать:

  • Срок действия лицензии.
  • Географические ограничения на использование знака лицензиатом.
  • Положения о надзоре владельца знака за использованием знака.
  • Подробная информация о типе и качестве продукта, с которым может использоваться этот знак.
  • Положения о проверке владельцем знака качества продукции.
  • Другие ограничения прав лицензиата (например, ограничение права передавать лицензию третьему лицу).
  • График платежей и метод расчета платежа.

В отличие от продажи, лицензия создает постоянные отношения между владельцем знака и лицензиатом. Как и в случае с любыми деловыми отношениями, дела могут ухудшиться до первоначально согласованной даты окончания, поэтому требуются пункты, касающиеся нарушения, прекращения действия, убытков и других вопросов, связанных с досрочным прекращением действия лицензии.

Лицензии могут быть очень сложными, включая несколько товарных знаков, продуктов, географических регионов и т. Д. Хотя простой образец лицензионного соглашения может содержать менее 10 страниц, вы должны знать, что лицензионные соглашения могут легко достигать 100 страниц или более, когда основные знаки и долгосрочные , используются большие деньги.

Другие ограничения §1060 включают запрет на продажу прав в заявке на регистрацию, за исключением определенных обстоятельств, и ограничения на продажу знаков правопреемникам, не проживающим в Соединенных Штатах.

Что такое соглашения о товарных знаках и как они работают?

Согласно описанию Управления США по патентам и товарным знакам (USPTO), товарный знак — это слово, фраза, рисунок, символ или другой уникальный знак, который помогает определить источник товара в сознании потребителя.Товарные знаки — ценная форма интеллектуальной собственности. Многие компании сосредоточены на защите своих прав на товарные знаки.

В некоторых случаях два или более объекта могут захотеть использовать похожий знак, но не могут принципиально конфликтовать друг с другом. Благодаря соглашению о товарных знаках стороны часто могут избежать хлопот и расходов, связанных с юридическим спором. Ниже вы найдете подробную информацию о соглашениях о товарных знаках и о том, как они работают в Мэриленде.

Что такое соглашение о товарных знаках?

Если вы путешествовали по стране, вы, вероятно, заметили, что многие пиццерии имеют похожие названия и похожий бренд.Это характерно для разных отраслей, от автосалонов до оптовых торговцев. Поскольку эти компании не обязательно конкурируют друг с другом, они могут использовать аналогичный брендинг.

Если «обе компании соглашаются с правами на использование одних и тех же знаков, эти соглашения должны быть территориальными, чтобы не вводить потребителей в заблуждение, поскольку источник на общем рынке может уничтожить права на товарный знак, поскольку знак не указывает единый источник товаров », — говорит Джеймс Б. Астрахан, поверенный по интеллектуальной собственности из Балтимора.

В некоторых случаях компании, которые находятся или могут находиться на одном рынке, также могут захотеть использовать аналогичный брендинг. Соглашение о товарном знаке позволяет двум или более сторонам использовать один и тот же или аналогичный знак на определенных условиях. Среди прочего, эти типы соглашений могут касаться:

  • Срок использования товарного знака
  • Какие продукты или услуги могут продаваться под брендом
  • Любые географические ограничения на использование
  • Компенсация или ее отсутствие за использование товарного знака .

Не существует единственного правильного способа составить соглашение о товарном знаке. Каждая ситуация индивидуальна, и в контракте должна быть оговорена конкретная ситуация. Действительно, соглашения о товарных знаках сильно различаются по своему объему и целям. Чтобы соглашение о товарном знаке было действительно эффективным для обеих сторон, оно должно быть адаптировано к их уникальным потребностям.

Астрахань приводит пример с брендами молока. «Молочный завод на западном побережье и молочный завод на восточном побережье используют один и тот же бренд, но их рынки не могут совпадать из-за расстояния», — говорит он.

Ознакомьтесь с условиями: соглашения о товарных знаках

Чаще всего в соглашения о товарных знаках входят знаки, зарегистрированные на федеральном уровне. При этом компании могут согласиться лицензировать незарегистрированный знак обслуживания. Вот три общих термина, которые вы, вероятно, встретите в соглашении о товарных знаках:

  • Согласие: Посредством соглашения о согласии компания или организация могут разрешить регистрацию или использование того же или похожего знака. Соглашаясь с соглашением, две компании могут избежать конфликта или спора, установив параметры использования.
  • Совместное использование: Как правило, регистрация товарных знаков для одновременного использования предполагает согласие двух (или более) сторон на использование одинаковых или похожих знаков в разных географических регионах. Федеральные правила позволяют сторонам добровольно ограничивать свой географический охват.
  • Соглашение о сосуществовании: Компании нередко заключают соглашения о сосуществовании. Как пояснила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), соглашение о сосуществовании товарных знаков позволяет сторонам использовать одинаковые или похожие знаки на том основании, что они не являются прямыми конкурентами и могут разумно действовать, не вводя потребителей в заблуждение.

Перед заключением соглашения о товарном знаке компании должны тщательно рассмотреть возможные варианты. Убедитесь, что любое подписанное вами соглашение об интеллектуальной собственности обеспечивает надлежащую правовую защиту. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу соглашений о товарных знаках, вам может помочь опытный адвокат по законам штата Мэриленд.

Наши Условия использования — УсловияFeed

Условия использования

Эта веб-страница представляет наши Условия использования и продажи («Соглашение») в отношении нашего веб-сайта, расположенного по адресу TermsFeed.com, а также инструменты, которые мы вам предоставляем («Веб-сайт» или «Сервис»). Последний раз он был опубликован 13 сентября 2012 года. Термины «мы» и «наш», используемые в настоящем Соглашении, относятся к TermsFeed.

Мы можем изменить настоящее Соглашение в любое время, разместив измененные условия на нашем веб-сайте. Мы можем или не можем публиковать уведомления на главной странице нашего веб-сайта, когда происходят такие изменения.

Мы называем настоящее Соглашение, нашу Политику конфиденциальности, доступную по адресу https://termsfeed.com/legal/privacy-policy, и любые другие условия, правила или руководящие принципы на нашем Веб-сайте в совокупности как наши «Юридические условия».«Вы явно и неявно соглашаетесь соблюдать наши Юридические условия каждый раз, когда заходите на наш Веб-сайт. Если вы не хотите быть такими связанными, пожалуйста, не используйте и не заходите на наш Веб-сайт.

Ограниченная лицензия

TermsFeed предоставляет вам неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на доступ и использование нашего Веб-сайта, чтобы вы могли покупать электронные документы и связанные услуги через наш Веб-сайт, строго в соответствии с нашими Юридическими условиями.

Авторские права и товарные знаки

Если не указано иное, все материалы, включая, помимо прочего, логотипы, торговые марки, изображения, дизайн, фотографии, видеоклипы, а также письменные и другие материалы, которые появляются как часть нашего Веб-сайта, являются авторскими правами, товарными знаками, знаками обслуживания, фирменным стилем и / или другими интеллектуальная собственность, зарегистрированная или незарегистрированная («Интеллектуальная собственность»), принадлежащая, контролируемая или лицензируемая TermsFeed.Наш веб-сайт в целом защищен авторскими правами и оформлением. Ничто на нашем веб-сайте не может быть истолковано как предоставление, косвенно, лишения права возражения или иным образом, любой лицензии или права на использование любой интеллектуальной собственности, отображаемой или используемой на нашем веб-сайте, без предварительного письменного разрешения владельца интеллектуальной собственности. УсловияFeed настойчиво защищает свои права на интеллектуальную собственность в строгом соответствии с законом. Названия и логотипы TermsFeed не могут использоваться каким-либо образом, в том числе в рекламе или рекламе, относящейся к распространению материалов на нашем Веб-сайте, без предварительного письменного разрешения от TermsFeed.TermsFeed запрещает использование любого логотипа TermsFeed или любого из его аффилированных лиц в качестве части ссылки на любой веб-сайт или с любого веб-сайта, если только TermsFeed не одобряет такую ​​ссылку заранее и в письменной форме. Добросовестное использование интеллектуальной собственности TermsFeed требует надлежащего подтверждения. Другие названия продуктов и компаний, упомянутые на нашем веб-сайте, могут являться интеллектуальной собственностью их соответствующих владельцев.

Ссылки на сторонние веб-сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты, принадлежащие или управляемые сторонними организациями, кроме TermsFeed.Такие ссылки предоставляются только для справки. TermsFeed не отслеживает и не контролирует внешние веб-сайты и не несет ответственности за их содержание. Включение TermsFeed ссылок на сторонний веб-сайт не подразумевает какого-либо одобрения материалов на нашем веб-сайте или, если явно не указано иное, какого-либо спонсорства, аффилированности или связи с его владельцем, оператором или спонсором, а также включение ссылок на сайт TermsFeed не подразумевает, что TermsFeed имеет право использовать любое торговое название, товарный знак, логотип, официальную или официальную печать или символ, защищенный авторским правом, которые могут быть отражены на связанном веб-сайте.

Заявление об ограничении ответственности

Публикации на нашем веб-сайте выполняются в то время, которое TermsFeed определяет по своему усмотрению. Вы не должны предполагать, что информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, была обновлена ​​или иным образом содержит текущую информацию. TermsFeed не проверяет прошлые публикации, чтобы определить, остаются ли они точными и информация, содержащаяся в таких сообщениях, могла быть заменена. ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ, УСЛОВИЯМИ И УСЛОВИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ ЗДЕСЬ.ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛНОЙ, ПРАВИЛЬНОЙ ИЛИ АКТУАЛЬНОЙ. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.

Отказ от ответственности за заключение договоров и юридических консультаций

Вы понимаете, что мы предлагаем юридические контракты («Контракты»), созданные и / или проверенные юристами или помощниками юристов для продажи через наш Веб-сайт. Вы признаете, что мы не являемся адвокатами или помощниками юристов и не даем юридических консультаций. Вы признаете, что мы не одобряем какого-либо конкретного поверенного или помощника юриста или какие-либо контракты как лучше других.В противном случае мы не гарантируем юридическую точность или применимость любых Контрактов для ваших юридических нужд. Вы всегда будете обращаться к любому адвокату или помощнику юриста, которого выберете для оказания услуг, в отношении любых юридических претензий, связанных с такими услугами.

Возврат

Мы возвращаем деньги по Контрактам в течение 7 дней с момента первоначальной покупки Контракта.

Нет гарантий; Исключение ответственности; Компенсация

НАШ ВЕБ-САЙТ РАБОТАЕТ ПО TermsFeed НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «ПО ДОСТУПНОСТИ», БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ.В ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, TermsFeed ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ IT-ПРОДАЖИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ СЕРВИСОВ WEB-ПРОДАЖИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЯВНЫХ УСЛУГ. TermsFeed НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ УПУЩЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ НАШЕГО ВЕБ-САЙТА, ​​В ОТНОШЕНИИ КОНТРАКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ПРОДАВАЕМЫХ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ, ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ В СВЯЗИ С НАШЕМ ВЕБ-САЙТОМ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ИЛИ ДАННЫХ. ДРУГОЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ СВЯЗЬ С НАШЕМ САЙТОМВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ЛЮБЫЕ КОНТРАКТЫ ИЛИ УСЛУГИ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКНУЮЩИЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАШЕГО САЙТА, ​​КОНТРАКТОВ И УСЛУГ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ ИНАЧЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАШЕМ ВЕБ-САЙТОМ, КОНТРАКТАМИ ИЛИ СВЯЗАННЫМИ УСЛУГАМИ, НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА, ПРАКТИКИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНАЧЕ, ДАЖЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЮБОГО ТАКОГО УЩЕРБА.НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ компании TermsFeed ЗА УБЫТКУ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ДЛЯ СДЕЛКИ ЗА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СДЕЛКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНОВИТЬ ТАКУЮ ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА.

В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕГО, TermsFeed НЕ ЗАЯВЛЯЮТ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ, ПОЛНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ, СВОЕЙ ИЛИ ТЕКУЩЕЙ ИЛИ ЧТО НАШ ВЕБ-САЙТ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРЕРЫВОВ ИЛИ ОШИБОК.

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВСЕГДА БУДЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ К АДВОКАТАМ, У КОГО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ УСЛУГИ, ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ, УЩЕРБ ИЛИ ГАРАНТИЮ. TermsFeed И ИХ УЧАСТНИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАКТОВ И УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ.

TermsFeed НЕ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО КОНТЕНТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ, КОНТРАКТЫ ИЛИ СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ, ПРИМЕНИМО ИЛИ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВСЕХ ЮРИСДИКЦИЯХ.

Компенсация

Вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и защищать TermsFeed от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в результате или связанных с использованием вами нашего Веб-сайта или любых Контрактов или Услуг, которые вы приобретаете через него.

Основные принципы лицензионного соглашения на товарный знак

Лицензионные соглашения на товарный знак различаются по длине и сложности. Хотя многие лицензии содержат схожую структуру, каждая лицензия будет содержать разные детали и пункты в зависимости от лицензируемых товаров или услуг. Хотя чаще всего лицензируются товарные знаки, а не знаки обслуживания, лицензионные соглашения могут охватывать продукты или услуги. Более того, лицензионные соглашения часто включают зарегистрированные на федеральном уровне товарные знаки, но незарегистрированные знаки также могут быть предметом лицензии.Что касается регистрации, в некоторых странах существует законодательное требование о регистрации лицензионных соглашений. В США не требуется, чтобы лицензия на товарный знак регистрировалась в Ведомстве США по патентам и товарным знакам.

Некоторые положения можно найти в большинстве лицензий на товарные знаки. В лицензионном соглашении должны быть рассмотрены следующие вопросы:

Стороны и интеллектуальная собственность — Укажите стороны соглашения и интеллектуальную собственность (товарные знаки), на которую распространяется лицензия (эти вопросы могут быть описаны в Пункте о предоставлении права).

Товары или услуги, срок и территория — Укажите характер товаров или услуг, которые лицензиат будет предлагать под товарным знаком, срок действия контракта и географическую территорию, на которой эти знаки лицензируются. Помимо идентификации товаров или услуг, часто указывается лицензионное использование. Например, в соглашении может быть указано, что разрешены следующие виды использования: производство, продажа, продвижение, распространение и / или реклама. Кроме того, лицензиар может ограничить или разрешить следующие каналы распространения, обычную розничную торговлю, продажу через Интернет, оптовую или розничную продажу или продажу, ограниченную определенными магазинами или классами потребителей.

Определения — Часто будет раздел с определениями (ключевые термины будут определены в соглашении).

Контроль качества — Детальный пункт о контроле качества имеет решающее значение для лицензии на товарный знак. Требуется контроль со стороны лицензиара, поскольку знак отражает репутацию и добрую волю владельца. При принятии решения о покупке потребители полагаются на репутацию владельца товарного знака в отношении качества товаров или услуг. Обычно лицензиат повторяет, что «всякая добрая воля действует в пользу лицензиара».

Эксклюзивность — Лицензия может быть трех типов:

(A) Исключительная — Права будут предоставлены лицензиату за исключением всех остальных, включая лицензиара, и это также может относиться к определенной географической зоне или региону .

(B) Единоличное — Права предоставляются только одному лицензиату, но не исключению лицензиара.

(C) Неисключительные — права могут быть предоставлены другим сторонним лицензиатам, кроме того, лицензиар может использовать товарный знак в коммерческих целях.

Компенсация — Одной из распространенных форм компенсации является выплата роялти на основе процента от чистых продаж. Лицензиар может даже захотеть провести аудит деятельности лицензиата, чтобы убедиться, что лицензиар получает надлежащую компенсацию. Это может быть указано в пункте о записях и аудите. Лицензиар может также пожелать получить гарантии того, что лицензиат приложит все усилия для использования лицензионных брендов. Это может быть оговорка о максимальных усилиях или положение о минимальном роялти.

Судебный процесс — Этот пункт устанавливает права сторон на обеспечение соблюдения знака.

Страхование — Это положение требует, чтобы лицензиат получил страховку для защиты лицензиара от ответственности по искам, предъявленным лицензиату, и, возможно, для покрытия невыполнения лицензиатом своих обязательств по лицензионному соглашению.

Гарантия — Лицензиат может потребовать защиты своих интересов с помощью пункта, в котором лицензиар предоставляет явную гарантию ненарушения прав.Это может потребовать от лицензиара согласия возместить лицензиату любые расходы, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Прекращение действия и право на возмещение ущерба — Это положение включено в лицензию как средство поощрения сторон к совместной работе по разрешению незначительных споров, возникающих в соответствии с соглашением. Если происходит нарушение, нарушившей обязательства стороне предоставляется возможность исправить недостаток в течение определенного периода времени. Если сторона, нарушившая договор, продолжает нарушать соглашение, сторона, не нарушившая договор, будет иметь право расторгнуть соглашение.

Арбитраж — В случае возникновения спора в соответствии с лицензионным соглашением, обычно предусматривается разрешение спора через арбитраж, поскольку это экономически эффективный метод. В статье будет указано, будет ли арбитраж обязательным для сторон и какой вид судебной защиты будет получен через арбитраж.

Выбор закона и форум — Положения закона о выборе предпочтительны, поскольку они обеспечивают определенную уверенность в отношении исполнения лицензионного соглашения.Кроме того, суды часто применяют положения о выборе суда при условии, что суд имеет разумные и логические отношения со сторонами и лицензией.

Это некоторые из наиболее распространенных положений, включенных в лицензионное соглашение о товарных знаках. Если вам потребуется консультация по более подробным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения любезной консультации с одним из наших поверенных по товарным знакам.

Верховный суд разъясняет последствия банкротства для лицензий на товарные знаки

White & Case Technology Newsflash

20 мая 2019 года Верховный суд вынес решение по делу Mission Products Holdings, Inc.v. Tempnology, LLC , что отказ должника-лицензиара от лицензионного соглашения на товарный знак не «лишает лицензиата его прав на использование товарного знака». 1 Этот холдинг разрешает давний раскол в Федеральных апелляционных судах по поводу последствий банкротства для лицензий на товарные знаки.

Фон

Компания Tempnology производит спортивную одежду и аксессуары под торговой маркой Coolcore. В 2012 году Tempnology предоставила Mission Products неисключительную лицензию до 2016 года на использование товарных знаков Coolcore в США и за рубежом, но Tempnology объявила о банкротстве в 2015 году, до истечения срока действия лицензионного соглашения.Суд по делам о банкротстве разрешил компании Tempnology отклонить свое соглашение с компанией Mission Products в соответствии с 11 U.S.C. § 365 (а). 2

Раздел 365 (а) Кодекса о банкротстве предусматривает, что должник или доверительный управляющий может, при условии одобрения суда, принять или отклонить любой «исполнительный контракт» — контракт, в котором некоторое исполнение остается обязательным для обеих сторон. В результате должник или доверительный управляющий решат, стоит ли поддерживать исполнительный договор, то есть является ли он чистым активом или чистым обязательством перед имуществом.Хотя осуществление этого права подлежит одобрению суда, решение о заключении контракта или отказе от него пользуется широким уважением. Если исполнительный договор отклоняется, § 365 (g) предусматривает, что отказ представляет собой «нарушение» со стороны должника, и контрагент может подать в суд и требовать возмещения убытков от имущества.

Хотя Кодекс о банкротстве специально защищает определенные виды прав интеллектуальной собственности при отклонении контракта (включая патенты, коммерческую тайну и авторские права), определение «интеллектуальной собственности» в Кодексе о банкротстве («Кодекс») не включает товарные знаки. 3 Согласно § 365 (n), лицензиат интеллектуальной собственности, чье согласие было отклонено, может решить сохранить свои права на интеллектуальную собственность при условии, что он уплачивает роялти в течение срока действия договора. 4

Раздел 365 (n) был добавлен в Кодекс, чтобы противостоять решению Четвертого округа Lubrizol Enterprises., Inc. против Richmond Metal Finishers, Inc. (1985), в котором говорилось об отказе в выдаче патентной лицензии должником-лицензиаром. аннулировал права лицензиата на патент. 5 В этом деле, как и во многих других, Суд по делам о банкротстве исходил из отрицательного вывода о том, что отсутствие товарных знаков из § 365 (n) означает, что правило Lubrizol не было отменено законом применительно к товарным знакам. Таким образом, отказ Tempnology от контракта означал отмену права Mission Products на использование товарного знака Coolcore. 6

Апелляционная коллегия по делам о банкротстве отменила решение, опираясь на решение Седьмого округа Sunbeam Products против Chicago American Manufacturing, LLC (2012). 7 В Sunbeam судья Истербрук постановил, что отказ в выдаче лицензии на товарный знак представляет собой нарушение контракта, и, как в контексте банкротства, так и вне его, «нарушение лицензиаром не прекращает права лицензиата на использование интеллектуальной собственности». 8

Апелляционный суд первого округа отклонил это толкование, вместо этого полагаясь на Lubrizol и отделяя товарные знаки от других форм ИС в контексте банкротства. 9 Товарные знаки требуют постоянного обязательства со стороны лицензиара по мониторингу качества товаров, связанных с лицензированным товарным знаком, что возлагает бремя на имущество должника, чего, по мнению Первого округа, Конгресс намеревался избежать, предоставив лицензиару возможность отказаться от договора. 10

Темпнологический холдинг

После предоставления certiorari для разрешения этого раскола между Первым и Седьмым округами, Верховный суд в заключении, вынесенном судьей Каганом, постановил, что компания Tempnology не может отменить в случае банкротства лицензию на товарный знак, которую она ранее предоставила. 11 В частности, Суд постановил, что «[r] расторжение договора — любого договора — при банкротстве действует не как расторжение, а как нарушение». 12 Поскольку «нарушение» не является «специализированным условием банкротства», традиционное правило, согласно которому потерпевшая сторона «сохраняет права, полученные по соглашению», сохраняется. 13 Суд отклонил аргумент компании Tempnology о том, что различные разделы Кодекса имели негативное значение. Компания Tempnology рассудила, что, поскольку §§ 365 (h) и 365 (n) определяют конкретные категории договоров, по которым контрагент сохраняет свои договорные права, несмотря на отказ должника (соответственно, аренда недвижимости и интеллектуальная собственность, за исключением товарных знаков), отказ должника любого другого договора прекращает права контрагента. 14

В ответ на этот аргумент Суд проанализировал законодательную историю § 365 и пришел к выводу, что различные положения, определенные Tempnology, «возникли в разное время» и «ответили на дискретную проблему — как правило, исправляя судебное решение именно то, что требует Темпнология.« 15 Соответственно,« Конгресс принял положения, когда и когда это было необходимо, чтобы усилить или прояснить общее правило, согласно которому договорные права остаются в силе при отклонении ». 16 Суд постановил, что отсутствие в § 365 (n) явного включения товарного знака лицензии не приводят к отрицательному выводу о том, что Конгресс намеревался рассматривать отказ должника от лицензии на товарный знак как прекращение прав лицензиата. 17

Эксклюзивность

Один момент, по которому Суд промолчал, заключается в том, сохранится ли в случае выдачи исключительной лицензии на товарный знак исключительное право лицензии.В отношении других категорий интеллектуальной собственности, защищенных § 365 (n), в законе прямо указано, что исключительность не подлежит отказу. Кто-то может возразить, что обязательство воздерживаться от предоставления дополнительных прав другим лицензиатам является обязательством лицензиара, от которого лицензиар может отказаться после отказа, при условии только претензий до подачи заявления о возмещении ущерба и, следовательно, только четких положений § 365. (n) позволить такой исключительности выжить.

С другой стороны, аргументация большинства, сформулированная судьей Каганом, указывает на то, что Суд может придерживаться противоположной точки зрения и что исключительное право лицензиатов товарных знаков также должно оставаться в силе при отклонении.Суд отметил, что в соответствии с § 365 (g) конкурсная масса «не может владеть чем-либо большим, чем сам должник вне процедуры банкротства». 18 Таким образом, права должника не должны расширяться в результате подачи заявления о банкротстве. Следовательно, будущий суд может постановить, что, если лицензиар не имел права выдавать дополнительные лицензии на товарный знак до банкротства, банкротство не расширило бы права такого лицензиара.

Последствия

Решение Tempnology имеет очевидные последствия для лицензиатов товарных знаков, которые должны оценивать контрагентские риски лицензиаров своих товарных знаков. Tempnology не может устранить риски, возникающие в результате банкротства лицензиара товарного знака, но значительно снижает их. В случае банкротства лицензиар товарных знаков больше не может лишать лицензиата прав лицензиата на дальнейшее использование товарных знаков. Более того, имущественная масса лицензиара теперь может с меньшей вероятностью отклонить лицензионное соглашение о товарном знаке, потому что такой отказ, вероятно, только снизит стоимость товарных знаков, поскольку защита контроля качества может исчезнуть в результате такого отказа.

Tempnology также может иметь последствия для компаний, стремящихся к реструктуризации до возможной реорганизации банкротства. Банкротство организации, владеющей активами товарных знаков, не обязательно поставит под угрозу внутрифирменные лицензии на эти товарные знаки другим подразделениям предприятия. С другой стороны, способность холдинговой компании поддерживать и обеспечивать соблюдение таких товарных знаков все еще может быть поставлена ​​под угрозу банкротством, а также утратой стоимости собственности самих товарных знаков.Более того, как обсуждалось выше, эксклюзивность таких внутрикорпоративных лицензий все еще остается неопределенной.

Заключение

Хотя Tempnology не решает все оставшиеся без ответа вопросы лицензий на интеллектуальную собственность при банкротстве, он ответил на ключевой вопрос и может указать направление для других постановлений своим строго сформулированным мнением о том, что вступление в банкротство не должно ограничивать или расширять права лицензиар. Стоит подумать, применит ли Суд в конечном итоге то же самое мнение к лицензиатам, объявленным о банкротстве, где также остается некоторая неопределенность в соответствии с действующим законодательством.В дальнейшем практикующим специалистам необходимо будет тщательно обдумать все решения при реструктуризации компаний, в которых лицензии на товарный знак и другую интеллектуальную собственность между организациями имеют существенное значение для деятельности.

1 587 США ____, 1 (2019).
2 In re Tempnology , LLC, 541 B.R. 1, 7 (Bankr. D.N.H.2015).
3 См. Раздел 11 U.S.C. § 101 (35A).
4 11 U.S.C. § 365 (п).
5 756 F.2d 1043, 1048 (4-й округ 1985 г.).
6 In re Tempnology , LLC, 541 B.R. в 7–8.
7 In re Tempnology LLC, 559 B.R. 809, 819–22 (B.A.P. 1st Cir. 2016) (со ссылкой на Sunbeam Prods. V. Chi. Am. Man., LLC, F.3d 372 (7th Cir. 2012)).
8 Sunbeam, F.3d at 376–77 (цитируется §365 (g)).
9 In re Tempnology , LLC, 879 F. 3d 389, 394–95 (1st Cir. 2018).
10 ид. на 402–403.
11 Судья Каган присоединился к своему решению Верховного судьи Робертса, а также судей Томаса, Гинзбурга, Брейера, Алито, Сотомайора (автора согласия) и Кавано.Судья Горсух выразил несогласие на том основании, что дело было спорным.
12 Mission Prod. Holdings, Inc. против Tempnology , LLC, 587 U. S. ____, at 8.
13 Id. на 8, 10.
14 ид. на 12.
15 ид. на 13.
16 ид.
17 Идентификатор . на 14.
18 ид. при 11.

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией.Эта публикация защищена авторским правом.
© 2019 White & Case LLP

Legalities 31: Создание имиджа бренда для вашего клиента — кому и какие права принадлежат?

В. У меня вопрос по товарному знаку. Со мной связался клиент, который зарегистрировал торговую марку своего бренда. У него был талисман / персонаж, но он хочет, чтобы я создал новую версию, так как ему не нравится тот, который у него есть. Мы договорились об авансе и гонорарах. Я хочу сохранить авторские права на своего персонажа. Мой вопрос: если он является торговой маркой персонажа, дает ли это ему полные права на него (передает ли это мои авторские права?)

Что я могу указать в контракте, в котором говорится, что он не может использовать торговую марку для нового персонажа, или если он это сделает, и контракт будет нарушен / расторгнут, все права вернутся ко мне? Будет ли это классифицироваться как лицензирование «изображения»? У меня есть контракты на это, но не на талисманов / корпоративных персонажей.

Если это поможет, он планирует использовать его как часть своего бренда, но также хочет моделировать из него плюшевые игрушки и использовать его в товарах.

A. Товарные знаки и авторские права — это две разные системы защиты. Но иногда они перекрываются.

Товарные знаки

Товарные знаки защищают бренды и их функцию в качестве обозначения источника продуктов или услуг (например, «Mattel» является товарным знаком компании-производителя игрушек; логотип Apple является товарным знаком компьютеров Apple).Диапазон того, что может быть товарным знаком, очень широк — слова, логотипы, звуки, цвета и изображения могут функционировать как товарные знаки. Даже вся упаковка и рекламная концепция для всей линейки продуктов могут быть защищены товарным знаком (например, отличительная реклама Apple iPod).

Таким образом, изображение персонажа часто охраняется как товарный знак, даже отдельно от имени персонажа. Подумайте, например, о Микки Маусе, зайчике Energizer Bunny или моем любимом клиенте Hello Kitty. Все эти изображения персонажей говорят вам, кто создал товары.

Права на товарные знаки нарушаются, когда кто-то другой использует аналогичный знак для аналогичных товаров, так что потребители могут быть введены в заблуждение, полагая, что они происходят из того же источника. Стандарт нарушения прав на товарный знак называется «сходным до степени смешения».

Авторские права

Авторское право защищает творческое выражение, такое как текст, изображения и мягкие скульптуры, такие как плюшевые игрушки (также видео, музыка, радиопередачи, программное обеспечение и т. Д.). Авторские права нарушаются, когда кто-то на самом деле копирует оригинальную работу, и их работа настолько похожа, что обычные наблюдатели могут признать ее копией оригинала.Стандарт нарушения авторских прав называется «по существу аналогичным».

Итак, вы можете видеть, что изображения персонажей могут быть защищены как товарными знаками, так и авторскими правами. Однако владельцы этих двух прав будут разными.

Право собственности и пользования

В вашем случае ваш клиент — это тот, кто будет использовать изображение персонажа в качестве бренда для своей компании и продуктов, например, на упаковке своих продуктов и в рекламе. Значит, он будет владельцем торговой марки.Он будет иметь законное право запретить кому-либо другому использовать сходные до степени смешения изображения для товаров, связанных с ошибкой.

Права на товарный знак создаются только при использовании товарного знака в коммерческих целях. Ваш клиент будет владеть правами на товарный знак на изображение персонажа, как только он начнет использовать изображение персонажа в продуктах или рекламных акциях своей компании. Когда вы говорите, что ваш клиент «зарегистрировал» имя персонажа, я предполагаю, что вы имеете в виду, что он получил федеральную регистрацию для этого имени. Для создания прав на товарный знак регистрация не требуется, но она усиливает защиту.Если ваш клиент получит федеральную регистрацию товарного знака для изображения персонажа, регистрация даст ему презумпцию общенациональных прав.

Таким образом, вы не можете указать в контракте что-либо, что помешало бы вашему клиенту «использовать товарный знак» для персонажа. Это не имело бы смысла, поскольку его способность использовать персонажа в качестве товарного знака — это вся цель контракта.

С другой стороны, вы являетесь создателем или «автором» изображения, поэтому в соответствии с законом об авторском праве вы являетесь владельцем авторских прав.Если вы не передадите свои авторские права клиенту в письменном соглашении, вы сохраните это авторское право, даже если вы дадите своему клиенту лицензию на использование изображения. Сюда входит создание плюшевых игрушек на основе ваших двумерных изображений. Они были бы трехмерной копией.

Таким образом, с юридической точки зрения, разрешение ему использовать изображение в качестве товарного знака не означает передачи отдельной правовой концепции авторского права. Однако с практической точки зрения сохранение ваших авторских прав в этой ситуации не будет для вас особо ценно.Поскольку ваш клиент будет владеть правами на товарный знак, вы будете весьма ограничены в том, что вы можете делать с персонажем. Вы не сможете передать лицензию на такое же или похожее до степени смешения произведение другому клиенту. Если вы это сделаете, и этот клиент, и ваш новый клиент могут предъявить к вам претензии за соучастие в нарушении прав на товарный знак.

Большинство клиентов, которые заказывают произведение искусства для использования в качестве товарного знака, захотят получить полную передачу всех прав, включая авторское право, чтобы гарантировать, что они будут иметь полный контроль над своим товарным знаком.В целом считаю, что это уместно. Клиент платит вам за создание чего-то уникального для своей компании. Он не хочет, чтобы вы поручали аналогичную работу его конкурентам. Это сведет на нет ценность его торговой марки.

Производные работы

У вашей ситуации есть вторая морщина, которая еще больше усложняет этот анализ. Поскольку вы создаете новую версию персонажа своего клиента, ваши авторские права более ограничены, чем общие авторские права.Ваш новый персонаж, вероятно, будет включать в себя некоторые охраняемые авторским правом выражения из исходного описания персонажа вашего клиента и / или его первого изображения персонажа (помните, что авторские права защищают как текст, так и изображения. Так что, если ваше изображение включает характеристики из исходного описания вашего клиента или оригинальное произведение искусства, ваше изображение будет включать некоторые из этих оригинальных выражений). В таком случае ваша работа будет производной. Согласно закону об авторском праве, вы должны иметь разрешение (или «лицензию») от автора (или владельца авторских прав) на оригинальную работу, чтобы законно создавать производные работы (например, Disney предоставляет производителям игрушек лицензии на создание плюшевых игрушек. на основе их анимации).Когда автор дает это разрешение, он также может установить ограничения на то, как вы можете использовать производную работу (например, Disney может сказать, что плюшевые игрушки могут быть сделаны только из определенных материалов или проданы на определенных рынках). Таким образом, в этом случае ваш клиент может решить, что производная работа может использоваться только для его бизнеса в соответствии с законом об авторском праве, а также законодательством о товарных знаках.

Право на возврат

Основная причина сохранения ваших авторских прав в подобной ситуации — это гарантия того, что вы сможете изменить назначение изображения, если в будущем ваш клиент перестанет использовать произведение искусства.Вы можете сделать это, предоставив своему клиенту исключительную лицензию с положением о возврате, которое гласит, что если он перестанет использовать изображение, все права переходят к вам. Таким образом, вы оба защищены: ваш клиент получает исключительные права на изображение до тех пор, пока он продолжает его использовать; и вы сохраняете за собой потенциальные права на повторную лицензию на работу, когда он закончит с ней.

Вот простое положение о возврате (это положение отражает общее допущение в соответствии с законом о товарных знаках, что товарный знак был прекращен после трех лет неиспользования.):

В случае, если Клиент не использует Лицензионное искусство в течение трех (3) последовательных лет, считается, что Клиент отказался от Лицензии, предоставленной в настоящем документе, указанная Лицензия считается прекращенной, и все права на Лицензированное произведение искусства возвращаются. художнику.

Право на свой художественный стиль

Если новая версия персонажа, которую вы создаете для этого клиента, соответствует отличительному стилю, в котором вы работаете, вы также можете убедиться, что защищаете свои права на продолжение создания других персонажей в том же стиле.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Законность 29 — «Нарушение прав персонажей мультфильмов».

———————

Приглашаем вас задать вопросы для следующих колонок «Юридические аспекты». Присылайте свои вопросы по адресу [email protected]

Legalities является знаком обслуживания Линды Джой Каттвинкель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *