Использование товарного знака без регистрации – Чем грозит использование товарного знака без согласия правообладателя?

Содержание

Чем грозит использование товарного знака без согласия правообладателя?

Для компаний-ответчиков в спорах, касающихся интеллектуальной собственности мы готовы предложить несколько пакетов услуг. В зависимости от обстоятельств дела Вы можете приобрести один из пакетов:

Если Вы твердо уверены в отсутствии вменяемых Вам нарушений, и у Вас имеются доказательства своей позиции

Если Вы частично или полностью признаете факт нарушения, но не согласны с суммой предъявляемых к Вам исковых требований

Если Вы полностью признаете свою вину и сумму исковых требований, но в настоящий момент имеете недостаточно материальных ресурсов для их выплаты

Центральный офис патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп.4
Время работы: Пн-Пт: 9:00 —
19:00

Как добраться

Пешком:

Станция метро «Рязанский проспект», первый вагон из центра, из метро направо, дойти до супермаркета, затем
еще раз повернуть направо. Вы увидите две розово-серые башни.
Клиентский отдел находится во-второй
башне (от шлагбаума) на 6-м этаже. С поста охраны на первом этаже необходимо позвонить по внутреннему
телефону 1506, затем с документом, удостоверяющим личность, подойти к охране.

На машине:

Из центра: на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника развернуться на круге и повернуть на
ул. Паперника. После второй автобусной остановки, не доезжая моста, повернуть во дворы. Либо ехать дальше по
улице Паперника, после моста объехать авто заправку и свернуть на улицу Вострухина, затем на 4-й
Вешняковский проезд.

В центр: не сворачивая с Рязанского проспекта, проехать чуть дальше станции метро «Рязанский
проспект», развернуться на круге, затем проехать в обратную сторону и повернуть на втором повороте.

legal-support.ru

Разрешение на использование товарного знака: помощь адвоката

   Зачастую при осуществлении совместных проектов у компаний появляется потребность в использовании товарного знака, бренда, торговой марки друг друга.

   Что такое товарный знак? Это персонализация товара либо услуги. Компания либо лицо, зарегистрировавшие свой знак отличия, являются его владельцем. Если права будет нарушены, то в будущем в мошенника возникнут серьезные проблемы, решить которые будет очень и очень сложно. Как доказать незаконное использование товарного знака можно узнать по ссылке.

   Разрешение на использование товарного знака дает возможность третьему лицу применять торговый знак в коммерческих целях платно или на иных условиях. Все вопросы в сфере интеллектуальной собственности лучше разобрать с нашим адвокатом, чтобы в последующем не столкнуться со штрафными санкциями, спорами в суде и конфликтом сторон предпринимательской деятельности.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео по теме защита интеллектуальной собственности, узнавайте, как правильно выстроить защиту товарного знака и иных прав. Подписывайтесь на канал YouTube и получайте бесплатные советы адвоката по авторским и исключительным правам в комментариях

Особенности заключения соглашения на использование товарного знака

   Перед предприятиями, осуществляющими совместные проекты, появляется потребность в применении товарного знака партнеров. Оформление всех необходимых соглашений требует прохождения процедуры регистрации и дополнительных финансовых затрат в рамках чего будет защита товарного знака и знака обслуживания на уровне договорных отношений.

   Лицензионный договор на право использования товарного знака – это, в первую очередь, юридический документ. При сделке обязательно озвучивание условий и способов этого применения. Стоит отметить, что компания, передающая право использования, должна производить контроль качества производимой продукции стороной, использующей знак отличия. Соглашение об использовании товарного знака также обязывает вторую сторону производить заранее оговоренную плату.

Образец разрешения на использование товарного знака

Директору ООО «Бренд»

от ООО «Торговая марка»

Согласие на использование товарного знака

   ООО «Торговая марка» в лице директора (далее по тексту «Правообладатель»), настоящим письмом дает согласие и подтверждает:

  1. «Правообладатель» является собственником исключительных прав на товарный знак, что подтверждается свидетельством о регистрации №__ от ___________;
  2. «Правообладатель» настоящим письмом предоставляет ООО «Бренд» согласие на использование товарного знака путем размещения его на сайте ООО «Бренд» с доменным именем ________, размещения в полиграфической продукции, прайсе партнера;
  3. Право на использование исключительного права предоставлено сроком на три года без права передачи третьим лицам;
  4. Использование товарного знака в объеме большем, чем оговаривается в настоящем письме, подлежит дополнительному согласованию с правообладателем.

Дата, подпись

Разрешительное письмо от правообладателя

   Письмо разрешение на использование товарного знака – альтернатива соглашению и еще один законный способ оформления взаимоотношений с правообладателем. Заключение договора удобно при долгосрочном сотрудничестве. Значительно менее затратным и удобным способом при простом размещении торгового знака на сайте считается получение письма.

   На имя правообладателя дается запрос на использование логотипа. При получении согласия вы можете его применять в своем интернет-магазине, законно и без негативных последствий для своего бизнеса.

   Использование товарного знака без лицензионного договора может привести к судебному разбирательству (подробнее по вопросу защита прав исключительного лицензиата по ссылке). И если факт нарушения будет доказан, то нарушитель понесет гражданскую, административную и даже уголовную ответственность.

   Если у вас возникают какие-либо вопросы, Вам следует проконсультироваться с нашими специалистами в области интеллектуальных споров, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны. Они помогут решить все проблемы в максимально короткое время. Однако Вам следует предельно серьезно отнестись к их выбору, так как от этого будет во многом зависеть конечный результат. Они должны обладать большим опытом работы в интересующей сфере деятельности. Такими можно считать наших адвокатов, которые готовы принять Вас прямо сейчас.

ИНТЕРЕСНО: взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по ссылке в блоге адвоката

katsaylidi.ru

Как происходит передача прав на товарный знак?

В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг

Когда необходима только регистрация договора

Если стороны являются аффилированными лицами

Разработка договора с нуля, углубленное изучение рисков

Центральный офис патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп.4
Время работы: Пн-Пт: 9:00 —
19:00

Как добраться

Пешком:

Станция метро «Рязанский проспект», первый вагон из центра, из метро направо, дойти до супермаркета, затем
еще раз повернуть направо. Вы увидите две розово-серые башни.
Клиентский отдел находится во-второй
башне (от шлагбаума) на 6-м этаже. С поста охраны на первом этаже необходимо позвонить по внутреннему
телефону 1506, затем с документом, удостоверяющим личность, подойти к охране.

На машине:

Из центра: на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника развернуться на круге и повернуть на
ул. Паперника. После второй автобусной остановки, не доезжая моста, повернуть во дворы. Либо ехать дальше по
улице Паперника, после моста объехать авто заправку и свернуть на улицу Вострухина, затем на 4-й
Вешняковский проезд.

В центр: не сворачивая с Рязанского проспекта, проехать чуть дальше станции метро «Рязанский
проспект», развернуться на круге, затем проехать в обратную сторону и повернуть на втором повороте.

legal-support.ru

Использование товарного знака, торговой марки, знака обслуживания

В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг

Когда необходима только регистрация договора

Если стороны являются аффилированными лицами

Разработка договора с нуля, углубленное изучение рисков

Центральный офис патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

109456, Москва, Рязанский проспект, д.75, корп.4
Время работы: Пн-Пт: 9:00 —
19:00

Как добраться

Пешком:

Станция метро «Рязанский проспект», первый вагон из центра, из метро направо, дойти до супермаркета, затем
еще раз повернуть направо. Вы увидите две розово-серые башни.
Клиентский отдел находится во-второй
башне (от шлагбаума) на 6-м этаже. С поста охраны на первом этаже необходимо позвонить по внутреннему
телефону 1506, затем с документом, удостоверяющим личность, подойти к охране.

На машине:

Из центра: на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника развернуться на круге и повернуть на
ул. Паперника. После второй автобусной остановки, не доезжая моста, повернуть во дворы. Либо ехать дальше по
улице Паперника, после моста объехать авто заправку и свернуть на улицу Вострухина, затем на 4-й
Вешняковский проезд.

В центр: не сворачивая с Рязанского проспекта, проехать чуть дальше станции метро «Рязанский
проспект», развернуться на круге, затем проехать в обратную сторону и повернуть на втором повороте.

legal-support.ru

Последствия использования товарного знака в Интернете без разрешения правообладателя


Из желания быстро заработать некоторые компании прибегают к нечестному способу: используют чужой раскрученный бренд или узнаваемый популярный товарный знак в своих интересах. Зачастую компании без разрешения владельца применяют результат интеллектуальной деятельности в Интернете: то ли по незнанию порядка, установленного нормами права в данной области, то ли из предположения, что в сети никто не сможет за это наказать.


Рассмотрим на примере судебного разбирательства по делу № А40-132026/2017 последствия неправомерного использования результатов чужой интеллектуальной деятельности.


Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело по иску «Азбука вкуса» к «Регистратор Р01» и гражданину Лукину В.В. о защите исключительных прав на товарный знак. Заявитель в суд, чтобы обязать ответчиков закрыть доступ к Интернет-ресурсу azbuka-vkusa-nim.ru, а также ко всем материалам страницы, так как на ней незаконно размещены изображения трех товарных знаков, принадлежащих обществу «Азбука вкуса».


Основные моменты дела


Компании «Азбука вкуса» принадлежат три товарных знака. Два из них неправомерно без ведома правообладателя были размещены на вышеназванном сайте, и один знак является частью доменного имени. Фирменный бренд общества представляет собой следующее:

  1. Первый – это многокомпонентный товарный знак. Он состоит из слов и графического изображения, прошел регистрацию 21 апреля 2011 г. и действует до 18 марта 2020 г.;
  2. Второй – это многокомпонентный товарный знак. Он также состоит из слов и графического изображения, зарегистрирован 22 октября 2012 г., действителен до 27 июня 2021 г.;
  3. Третий товарный знак состоит из комбинации слов, зарегистрирован 12 марта 2002 г. и действует до 5 апреля 2021 г.


При разбирательстве дела суд руководствовался положениями следующих норм:

  • Ч. 1 ст. 1229 ГК РФ. Согласно норме, гражданин либо организация, которым принадлежит результат интеллектуальной деятельности, могут пользоваться им по своему усмотрению, также передавать его другим лицам. Таким результатом третьи лица могут пользоваться только с согласия его владельца;
  • Ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которой товарный знак необходим для индивидуализации товаров посредством размещения этого знака на упаковке, документации товара, в рекламных материалах, СМИ, Интернете, доменном имени и т.д. Запрещается применять без согласия правообладателя товарный знак для сходных товаров другими лицами, если это может стать причиной введения в заблуждение;
  • Ст. 1476 ГК, по смыслу которой фирменное наименование может являться элементом товарного знака.


Комбинация слов «Азбука вкуса» применяется компанией в качестве фирменного обозначения и наименования, согласно нормам ст. ст. 1538 и 1473 ГК РФ, соответственно.


Товарный бренд «Азбука вкуса» является популярным и узнаваемым среди потребителей продуктов питания Москвы, области, Санкт-Петербурга.


Исходя из протокола «Whois», компания «Регистратор Р01» выступает регистратором в сети Интернет адреса azbuka-vkusa-nim.ru, собственник которого не установлен. Адрес был зарегистрирован 10 марта 2016 г., его администратором является Лукин В.В., не явившийся в суд.


Исходя из представленных истцом доказательств, суд признал принадлежность товарных знаков компании «Азбука вкуса».


Согласно положениям Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122, степень сходства обозначений, знаков может быть установлена судом по факту без экспертного заключения.


В данном случае неправомерное применение компанией «Регистратор Р01» и Лукиным В.В. обозначения, напоминающего товарный знак «Азбуки вкуса», находит подтверждение.


Лукин В.В. применил в доменном имени словосочетание «azbuka vkusa», схожее с третьим товарным знаком. При этом, в соответствии с п. 41 Правил, введенных Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 № 482, товарный знак будет являться похожим на другое обозначение, если оно вызывает ассоциацию с ним, если даже присутствуют некоторые отличия.


На странице azbuka-vkusa-nim.ru размещены изображения первого и второго товарных знаков. Факт подтверждается протоколом осмотра сайта, заверенным нотариусом. Исходя из порядка регистрации доменных имен, администратор домена отвечает за информационное наполнение ресурса. Так как размещение товарных знаком общества «Азбука вкуса» является незаконным, то их неправомерное применение может быть пресечено путем прерывания делегирования доменного имени.


Согласно материалам дела, истец не давал разрешения использовать первый и второй товарные знаки для размещения на указанном сайте и включать компоненты третьего в доменное имя. Следовательно, действия по размещению в сети фирменных логотипов «Азбуки вкуса» являются незаконными и нарушают права заявителя на результат его интеллектуальной деятельности.


Кроме того, Интернет-ресурс позиционирует себя как сайт сети магазинов «Азбука вкуса», содержит информацию об акциях, предлагает возможность удаленной покупки продукции. По факту сайт не принадлежит заявителю и не регулируется им, что ставит под сомнение достоверность указанных на нем сведений.


Доменное имя сайта зарегистрировано 10 марта 2016 г. Из этого следует, что товарные знаки размещены и находятся на момент рассмотрения дела на нем неправомерно, что составляет длящееся правонарушение.


В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ товарный знак может размещаться в Интернете и содержаться в доменном имени. П. 3 ст. 1484 ограничивает право пользования фирменными логотипами: без разрешения правообладателя их использование является незаконным.


П. 3 ст. 1515 ГК обязывает лиц, незаконно применяющих чужие результаты интеллектуальной деятельности, удалить их либо также отказаться от иных обозначений, похожих на эти знаки.


П. 2 ст. 1539 ГК не допускает применение третьими лицами коммерческого знака, похожего на фирменное наименование, товарного знака или иного обозначения, принадлежащего другому лицу, зарегистрировавшему свое право ранее.


В соответствии с п. 3 ст. 1539 ГК тот, кто нарушил порядок использования товарного знака, обязан перестать пользоваться обозначением и возместить владельцу знака убытки.


П.1 ст. 1253.1 Кодекса устанавливает ответственность за несоблюдение интеллектуальных прав в Интернете, если вина доказана.


В данном случае компания «Регистратор Р01» выступает информационным посредником, под которым в силу п.1 ст. 1253.1 ГК понимаются лица:


  • Передающие материалы в Интернете;

  • Дающие возможность разместить материал, доступ к которому осуществляется через Интернет;

  • Предоставляющие доступ к материалу в сети.


Компания «Регистратор Р01» является информационным посредником, дающим возможность доступа к материалам. При этом он также имеет техническую возможность закрыть доступ к содержанию сайта для посетителей. При урегулировании доменных споров судами используется Справка СИП от 28 марта 2014 № СП-21/4, согласно которой от администратора доменного имени можно потребовать пресечения неправомерного применения доменного имени. Возможность пресечь нелегальное пользование товарным знаком у регистратора также имеется.

Решение суда


Судом установлено, что имеется факт использования сайтом azbuka-vkusa-nim.ru первого и второго товарных знаков, включения третьего фирменного наименования в виде коммерческого названия в доменное имя. Данное обстоятельство удостоверяется протоколами осмотра сайта, заверенного нотариально, и подтверждает незаконность размещения коммерческого названия и сочетания «Азбука вкуса» на спорной странице.


Исходя из норм п. 1 ст. 1252 ГК, защита интеллектуальных прав обеспечивается путем пресечения нарушающих право действий. На основании указанной нормы суд решил обязать компанию «Регистратор Р01» и администратора сайта Лукина В.В.:

  • прекратить неправомерно использовать третий товарный знак в доменном имени;
  • прекратить пользоваться первым и вторым фирменными логотипами компании «Азбука вкуса», размещаемыми ответчиками на сайте azbuka-vkusa-nim.ru.


Доводы, приведенные ответчиком, судом признаны неаргументированными и отклонены.

Заключение


В соответствии со ст. 1539 ГК РФ при неправомерном применении коммерческого обозначения его правообладатель может потребовать возмещения причиненных убытков, возникших вследствие такого применения.


В рассматриваемой ситуации, когда для использования товарного знака и коммерческого наименования в доменном имени не было получено соответствующее разрешение, важен сам факт пресечения незаконных действий по использованию чужой интеллектуальной собственности. Это важно, чтобы прекратить незаконное получение прибыли за счет достижений заявителя и не вводить в заблуждение потребителей.


Законодательство не запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности с разрешения правообладателя. Таким образом, владельцу доменного имени следовало заблаговременно обратиться к собственнику товарных знаков для оформления соглашения на пользование этими логотипами на обоюдовыгодных условиях. Поэтому лицам, намеревающимся вести дело на просторах Интернета, очень важно знать нюансы законодательства, касающиеся интеллектуального права и при малейших затруднениях обращаться за квалифицированной консультацией.

ce-na.ru

Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт США и России

И.Д. Ходаков,
аспирант кафедры патентного права
и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС,
Юрист юридической фирмы Lidings

 

 

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 19, март 2018 г., с.103-108

В российском законодательстве отсутствуют нормы о свободном использовании товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателей. Поэтому имеет смысл обратиться к уже сложившимся подходам, сформированным в законодательстве и судебной практике США (trademark fair use — доктрина добросовестного использования). Также проанализируем российскую судебную практику на предмет наличия аналогичных случаев признания или отрицания возможности свободного использования товарных знаков третьими лицами.

Первые подходы к свободному использованию товарных знаков возникли в законодательстве и судебной практике США. В соответствии c законодательством США (Lanham act, § 33(b)(4))1 допускается использование товарных знаков третьими лицами в описательных целях (descriptive use)2. Доктрина свободного использования товарных знаков в описательных целях заключается в том, что слово в одном случае может использоваться как описательный термин или нарицательное существительное, а в другом случае обладать различительной способностью для определенных видов товаров [1]. В таком подходе отражаются ограничения исключительного права на товарный знак в части описательного значения слова, но при этом являющегося охраноспособным в силу второго или третьего значения слова, используемого в товарном знаке. Очевидно, что в силу регистрации товарного знака зарегистрированное слово не теряет своего описательного значения и его использование в письменной речи не может быть ограничено правообладателем словесного товарного знака.

Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:

1)

не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;

2)

используется добросовестно;

3)

используется только для описания своего товара или услуги.

В таком случае используемое слово или выражение не играет роль товарного знака, а является характеристикой товара.

В деле Zatarain’s, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак.3

Поскольку довод об использовании товарного знака в описательных целях применяется для защиты от иска о незаконном использовании товарного знака, в судебной практике возник вопрос о необходимости доказывания ответчиком отсутствия вероятности смешения [2]. Данный спор был разрешен в 2004 году в деле K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., в котором Верховный суд США постановил, что бремя доказывания отсутствия вероятности смешения не возлагается на ответчика. Кроме того также возлагается на правообладателя, поскольку именно он принял решение идентифицировать свой товар словом, имеющим известное описательное значение в языке.

Другим классическим примером судебного подхода к свободному использованию товарных знаков является номинативное использование (nominative use). Впервые критерий номинативного использования был введен в 1992 г. в деле New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.4, в котором ответчики использовали название популярной музыкальной группы New Kids on the Block, которое также являлось товарным знаком, для проведения социологического опроса о популярности группы, что невозможно без упоминания названия.

Для установления номинативного использования и отсутствия смешения товаров или услуг на рынке были сформулированы 3 критерия.

1.

Товар или услуга не могут быть однозначно идентифицированы без использования товарного знака.

2.

Товарный знак используется только в том объеме, в котором он необходим для идентификации товара или услуги.

3.

Ответчик не должен предпринимать каких-либо действий, которые создают впечатление о наличии связи с правообладателем в виде спонсорства или согласия правообладателя на такое размещение товарного знака.

Таким образом, номинативное использование товарного знака предполагает упоминание товара; непосредственно обращение; ссылку на товар, маркированный товарным знаком в новостной статье; комментарии.

К разновидности номинативного использования относится сравнительная реклама (comparative advertising) – сравнение собственного товара с другим товаром путем указания на товарный знак.

Первым известным делом о сравнительной рекламе с использованием товарного знака является дело 1910 года (Saxlehner v. Wagner). В нем ответчик публично заявлял, что производит минеральную воду, аналогичную товару истца. Верховный суд США разрешил использовать товарный знак истца с целью обращения к товару конкурента и добросовестного сравнения товара ответчика с аналогичным товаром истца.

Такое сравнение в рекламе считается допустимым до тех пор, пока оно не является ложным, не наносит вред деловой репутации правообладателя или не «размывает» товарный знак (dilution) [3].

Поэтому сравнительная реклама должна соответствовать как номинативному использованию товарного знака, так и нормам, регулирующим добросовестную рекламу [4].

Пародирование товарных знаков (trademark parody) – такое использование товарных знаков, в котором они должен восприниматься потребителями в качестве шутки.

К одному из наиболее известных дел о пародировании товарных знаков относится дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc5. В рамках обстоятельств дела компания-производитель кукол Barbie обратилась с иском о незаконном использовании товарного знака к звукозаписывающей студии группы Aqua, которая выпустила одноименный сингл Barbie girl. Суды признали песню пародией, а использование товарного знака подпадающим как под номинативное использование, так и под Первую поправку к Конституции США.

Данный вид свободного использования — самый неоднозначный. Некоторые исследователи полагают, что в суде основанием для освобождения от ответственности является не сама пародия, а отсутствие вероятности смешения в связи с успешным пародированием товарного знака [5].

К тому же пародирование товарных знаков может являться нарушением в отношении известных товарных знаков, что мотивируется концепцией «размывания» товарного знака (dilution) [6]. Например, в деле Kraft Food Holdings, Inc. v. Helm, ответчик использовал на своем сайте обозначение VelVeeda, схожее с известным товарным знаком сыра Velveeta. На сайте размещались изображения сексуального характера, а также изображения употребления наркотиков. Такое использование товарного знака не является пародированием и было признано нарушающим исключительное право правообладателя в форме дискредитации оригинального товарного знака.

Рассмотренные выше виды свободного использования товарных знаков именно потому не являются нарушением исключительного права на товарный знак, что такое использование не может вызывать смешения товаров в глазах рядовых потребителей.

Примеры свободного использования товарных знаков в США дают почву для размышлений о том, в каких случаях российские суды могут признавать законным использование товарных знаков без согласия правообладателя.

В соответствии с российской судебной практикой допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях. Однако единообразного мнения, что именно следует понимать под использованием в информационных и описательных целях, пока не существует.

Так, изображения товарных знаков на упаковке для описания свойств товаров признается нарушением исключительного права на товарный знак. Например, использование на упаковке бургеров выражения «С ПЫЛУ, С ЖАРУ»6 было признано нарушением исключительного права, несмотря на то что, согласно доводам ответчика, товарный знак истца был выполнен мелким шрифтом и расположен на боковой упаковке товара ответчика, а также размещены другие товарные знаки ответчика «Макдоналдс», «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ», стилизованная буква «М», очевидным образом индивидуализирующие правообладателя, что свидетельствовало, по мнению ответчика, об использовании товарного знака истца не в целях индивидуализации товара, а в целях описания его свойств. Однако данная правовая позиция не была поддержана Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ.

Также выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» на упаковке зубной пасты было признано незаконным использованием товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Ответчик пытался доказать, что выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» в русском языке имеет значение «крепкое здоровье». Суд по интеллектуальным правам не принял позицию ответчика и постановил7: «Вывод об описательном характере спорного обозначения не имеет правового значения для разрешения настоящего спора». Аналогичный вывод был установлен в деле об использовании в описательных целях выражения «НЯМ-НЯМ» на упаковке паштетов8.

Данные примеры свидетельствовали об отсутствии у ответчиков намерения использовать товарные знаки в целях индивидуализации своих товаров. Но суды установили, что цель нанесения тех или иных слов/выражений на упаковку не имеет правового значения. В приведённых спорах для установления нарушений исключительного права на товарный знак судам было достаточно установить: 1) нанесение товарного знака истца на упаковку (т.е. установить использование), 2) тождество или сходство обозначений до степени смешения; 3) однородность товаров.

Вместе с тем, по нашему мнению, суды помимо указанных выше критериев должны исследовать «возникает ли вероятность смешения при использовании товарного знака», что соответствует п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а соответственно устанавливать имеется ли ассоциативная связь между используемым выражением и правообладателем товарного знака.

Свободное использование товарного знака в информационных и описательных целях на упаковках товаров не допускается. Единственным решением для ответчиков остается признание такого товарного знака недействительным в связи с отсутствием различительной способности обозначения, что возможно сделать только путем обращения в Роспатент (Палату по патентным спорам) в отдельном производстве. Согласно абзацу 2 п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» до аннулирования товарного знака в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, правообладателю не может быть отказано в его защите. Соответственно, с учетом указанных правовых позиций использование товарного знака на упаковках товаров без согласия правообладателя в информационных и описательных целях недопустимо до признания товарного знака недействительным в порядке, установленном законом.

Свободное использование товарного знака возможно при его использовании иным способом, чем на упаковке товара.

В Постановлении по делу № А40-128923/2015 Суд по интеллектуальным правам постановил, что «не является использованием товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статьях в описательных или информационных целях»9. В данном деле Суд по интеллектуальным правам признал, что не является нарушением размещение фирменного наименования и товарного знака в статье на сайте, не связанной с осуществлением коммерческой деятельности и предложением к продаже товаров и услуг.

Позиция о свободном использовании товарных знаков в описательных или информационных целях без цели индивидуализации товара была отражена в ряде других судебных актов по следующим товарным знакам:

«Дискатор»10, размещенный в интервью генерального директора на сайте ответчика, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы. В деле по этому товарному знаку Высший арбитражный суд РФ сформулировал позицию, что «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием [товарного] знака».

«Изосайдинг»11, использованный в статье как общеупотребимое название декоративных облицовочных панелей.

«Флюкостат»12 ─ в сравнительной рекламе, наравне с препаратом Ответчика.

«ЖелДорЭкспедиция»13 ─ в статье, связанной с пропажей груза ответчика, воспользовавшегося услугами истца.

«FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ»14 ─ на сайтах для указания в информационных целях контактных данных лица, нарушающего исключительное право на товарный знак.

«Палочки оближешь»15 ─ в рекламном сообщении на телевидении только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара без цели индивидуализации товара.

«МадамМУ»16 ─ при использовании словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет.

Отсюда можно сделать вывод, что российские суды признают свободное использование товарного знака без согласия правообладателя в двух случаях: использование без целей индивидуализации в общеупотребительном значении слова при условии, что такое обозначение не нанесено на упаковку товара (отсутствуют доказательства маркировки продукции ответчиком), а также при номинативном использовании товарных знаков третьими лицами. Номинативное использование товарного знака не является нарушением именно потому, что в нем нет самого факта использования товарного знака по п. 2-3 ст. 1484 ГК РФ.

По мнению М.А. Кольздорф [7], суды признают вышеописанные случаи использования товарных знаков правомерными исходя из толкования понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и способов его использования (ст. 1484 ГК РФ). По смыслу указанных положений закона размещение товарного знака для информационных целей не является использованием товарного знака.

Представляется, что до устранения законодательного пробела подходы к свободному использованию товарных знаков могут развиваться именно через системное толкование п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Суды должны при оценке наличия нарушения устанавливать – используется ли обозначение в целях индивидуализации товаров и (или) услуг, то есть имеется ли факт использования товарного знака, а не слова/выражения в общепринятом значении, действует ли ответчик добросовестно, влияет ли использование обозначения на возможность смешения товаров и (или) услуг на рынке.

 


1That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin // URL:https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1115.

2Законодательный подход был инкорпорирован из общего права. См. дело William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924) // URL:https://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/526/case.html.

3“The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense.”// URL: https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm.

4New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) // URL: https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf.

5См. дело Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc // URL: http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1260576.html.

6Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11.

7Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу N А40-183877/2015.

8Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2017 по делу N А11-11283/2015.

9Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

10Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. по делу № А45-15761/2008.

11Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 по делу № А32-7400/2013.

12Определение ВАС РФ от 27 февраля 2012 № ВАС-17774/11 по делу № А40-108056/10-19-956.

13Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

14Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А40-139596/2013.

15Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № А40-47872/2015.

16Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012.

 

Литература

1. Patrick J. Flinn. Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies. New York : Wolters Kluwer, Gaithersburg [Md.] : Aspen Law & Business, 2000.

2. John McDermott. Permitted Use of Trademarks in the United States, 2009 // URL https://www.ipaj.org/english_journal/pdf/5-4_Mcdermott.pdf.

3. Baila H. Celedonia, Kieran G. Doyle. Trademark Parody, Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act., 2007 //URL: http://www.cll.com/clientuploads/pdfs/Statutory_and_Nominative_Fair_Use_Under_the_Lanham_Act-_KGD_March_9th_2007.pdf.

4. Leslie J. Lott. Intellectual property issues in comparative advertising // URL: http://lottfischer.com/articles/IP%20Issues%20in%20Corporate%20Advertising.pdf.

5. Juli Wilson Marshall, Nicholas J. Sicilianno. The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law— Can Satire Ever Be a Fair Use? – P. 9 URL: http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf.

6. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014, № 2. С. 38 — 45.

7. Кольздорф М.А. Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2017, № 15 С. 65-71.

ipcmagazine.ru

Использование товарного знака: понятие и особенности

Товарный знак на сегодняшний день является самым важным средством индивидуализации, именно поэтому вопрос охраны интересов правообладателей стоит особенно остро. Напомним, что владельцу принадлежит исключительное право – гарантированная законом возможность использовать торговую марку любым образом в рамках закона. Сперва дадим понятие использованию, потом проанализируем отдельные случаи, связанные с использованием чужого товарного знака.

Что является использованием товарного знака?

В практике утвердилась правовая позиция, согласно которой использование – это размещение товарного знака. Кроме того, в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ указаны отдельные частные случаи использования. Сюда относятся эпизоды размещения товарного знака:

  1. На товарах (на этикетках, упаковках).
  2. При выполнении работ, оказании услуг.
  3. На документах, когда товары вводятся в гражданский оборот (например, когда товар растаможивается).
  4. В рекламе, на вывесках, в предложениях о продаже товаров.
  5. В Интернете (в частности, в доменном имени).

Обратите внимание, что каждый из этих случаев предполагает, что другие лица использовать товарный знак в отношении аналогичных эпизодов не вправе. Однако из этого правила есть исключения, которые касаются, в частности, двух последних случаев. Остановимся здесь подробнее.

Использование торговой марки в рекламе

Как использовать товарный знак в данной ситуации? Представим стандартную ситуацию. Небольшое предприятие, продающее запчасти к автомобилям, чтобы проинформировать покупателей о том, запчасти каких брендов можно приобрести у них, вполне логично размещает соответствующие товарные знаки в объявлениях и рекламе. Кроме того, и на самом магазине размещаются эти торговые марки. Проанализируем эту ситуацию с правовой точки зрения.

Товарные знаки всех брендов, запчастями которых торгует магазин (пусть это будут Mercedes-Benz и Volkswagen) охраняются интеллектуальным правом как средства индивидуализации. У каждой этой торговой марки есть свой правообладатель, а если обратиться к уже упоминаемой статье 1484 ГК РФ, то он и только он вправе использовать товарный знак в рекламе. Следовательно, третьи лица (каким и является в нашем примере магазин) это делать не могут. Единственный выход – заключить лицензионный договор, чтобы получить возможность использовать товарный знак. Должен ли российский магазин связываться с немецким правообладателем в каждом таком случае?

Обратимся к Федеральному закону «О рекламе». В статье 5 введено такое понятие, как недобросовестная реклама. Перечислены отдельные случаи, какая реклама не допускается. Одним из таких эпизодов является использование чужого средства индивидуализации, если это вводит в заблуждение относительно того, кто реальный правообладатель. Иными словами, нельзя делать так: разместить товарный знак и «нажиться» на его репутации, указав, например, что магазин является официальным поставщиком запчастей от официального дилера. Можно ли из этого сделать вывод, что в остальных случаях, просто в качестве информации, размещать можно?

Да, и, по крайней мере, это представляется вполне логично. Хотя было нашумевшее дело, когда Volkswagen посчитал иначе, потребовав не только удалить размещенные товарные знаки, но и огромные суммы в качестве компенсации. Впрочем, суд, руководствуясь Законом и, видимо, здравым смыслом, встал на сторону предпринимателя, решив, что простое информирование о том, что продается в магазине, никоим образом не нарушает интересы обладателя исключительного права.

Размещение в Интернете

Здесь тоже все не так просто. Ситуация, когда рядовые пользователи размещают обозначение товарных знаков, законом не регламентируется. По той же логике, что и с рекламой, здесь нарушения нет ввиду отсутствия умысла пользователя на причинение вреда правообладателю. Иначе были бы сотни тысяч исков. Хотя опять-таки формально все это можно подвести под нарушение.

А вот случаи, когда товарные знаки регистрируются в качестве доменных имен, очень распространены. Это так называемые доменные споры. Суд по интеллектуальным правам однозначно высказался по этому поводу, что прав всегда владелец товарного знака. Поэтому даже если некий пользователь ранее зарегистрировал сайт, к примеру, www.cocacola.ru, ему придется сменить название и, вероятнее всего, уплатить компенсацию. По этому поводу можно вспомнить один из первых случаев: дело Майка Ро Софта против корпорации Microsoft.

Использование в личных целях

Хотя прямо это не предусмотрено в законе, но очевидно, что не будет нарушением исключительного права, когда гражданин размещает товарные знаки, например, у себя дома (т.е в личных целях). Здесь можно провести аналогию с институтом авторского права, где подобное допускается. Поэтому обычный гражданин может не беспокоиться за это. Хотя конкретная норма в законе, конечно, не помешала бы, тогда бы такие случаи, как предъявление претензий со стороны концерна Volkswagen, не имели место быть.

Прямо запрещенные действия

В п. 3 ст. 1484 отдельно указан запрет на размещение третьими лицами товарного знака на товарах. Из этого можно сделать вывод, что нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью, самые существенные. Действительно, продажа контрафактной продукции подрывает гражданский оборот и нарушает нормальное функционирование рынка. За это предусмотрена не только гражданская ответственность, но и административная, уголовная (более подробно об этом здесь).

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

copylegal.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о