Использование товарного знака без регистрации – Незарегистрированный товарный знак – проблема или нормальное явление

Последствия использования обозначения в виде, отличном от зарегистрированного товарного знака. Теория и практика.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, исключительные права, товарный знак, регистрация товарного знака, использование товарного знака, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, изменение товарного знака

 

            В соответствии с законодательством Российской Федерации, на правообладателе зарегистрированного товарного знака лежит обязанность его использовать. Так, в соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался…Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе».

            Таким образом, товарные знаки следует регистрировать в том виде, как заявитель их использует или планирует использовать. По общему правилу, если правообладатель не использует свой товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, для каких-либо товаров или услуг, правовая охрана этого товарного знака для этих позиций перечня теоритически может быть прекращена.

            Однако Гражданский кодекс содержит одно исключение: в соответствии с п.2 ст. 1486 ГК РФ, среди прочего, «…использованием товарного знака признается …использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

            Сходное положение содержится в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. П. 2. раздела С ст. 5 устанавливает, что «Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.»

            Таким образом, если правообладатель использует товарный знак в виде, несколько отличном от того, как знак был зарегистрирован, суд может признать это использованием зарегистрированного товарного знака, и откажет истцу – заинтересованному лицу – в исковых требованиях о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака в связи с неиспользованием.

            Но что такое «использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака»? Похожую формулировку мы находим в статье, посвященной внесению изменений в зарегистрированный товарный знак. Согласно статье 1505 ГК РФ, по заявлению правообладателя Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) может внести в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство изменения, касающиеся, в том числе, «…изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок». Административным регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 704, который регулирует порядок предоставление Роспатентом соответствующей государственно услуги по внесению изменений, установлено, что при изучении возможности внесения изменений, экспертиза проверяет, не меняют ли вносимые изменения суть товарного знака, восприятие знака в целом или его основных, доминирующих элементов.

            В доктрине и исследовательской литературе достаточно часто высказывается мнение, что использованием товарного знака считается использование правообладателем обозначений, сходных с ним до степени смешения. Этот вывод основывается на прежней редакции данной статьи: до внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения в п.2. говорилось о таком изменении, которое не влияет на различительную способность товарного знака. В соответствии с Правилами Роспатента (утвержденными Приказом  Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482). «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

            Как мы понимаем, такое достаточно «пространное» и общее регулирование оставляет окончательное решение о том, меняет ли изменение отдельных элементов знака сам знак по существу, на усмотрение эксперта (в случае внесения изменений) либо судьи (которому надлежит установить факт использования или неиспользования товарного знака, в частности, по делам о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак в связи с его неиспользованием).           

Примеры знаков с внесенными в них изменениями, которые были приняты ведомством (Роспатентом):

Изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его по существу, вероятно может быть признано использование изобразительного элемента в его зеркальном отображении, несущественное изменение цвета или цветового сочетания, изменение реестра букв (со строчных на заглавные и наоборот), иногда даже транслитерация знака.          Однако, использование зарегистрированного товарного знака в значительно модифицированном виде (например, когда добавляются значимые охраноспособные изобразительные и/или словесные элементы, полностью меняется компоновка или пропорции уже имеющихся элементов), который, в сущности, меняет его различительную способность, вероятнее всего не будет признано использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

            Приведем несколько примеров.

            Так, по делу о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ЮНИТОН» () по свидетельству Российской Федерации № 316520 в отношении части товаров 3-го и 5-го классов МКТУ (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2016 г. № С01-352/2016 по делу N СИП-448/2015), Истец настаивал, что используемое Ответчиком (правообладателем) обозначение «РАДИО ЮНИТОН» не сходно до степени смешения с его товарным знаком «ЮНИТОН» и, следовательно, такое использование нельзя признать использованием товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака. Суд первой инстанции посчитал, что спорный товарный знак используется в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, и Президиум СИП подтвердил этот вывод. Президиум Суда отметил, что «…оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений».

            По делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Регион» () по свидетельству Российской Федерации № 207894 в отношении товара «пиво» 32 класса, товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса и услуг «реализация алкогольных напитков, пива» 42 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, Суд первой инстанции сделал вывод о том, что использование словесных обозначений «РЕГИОН 55» и «РЕГИОН 27» свидетельствует об использовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «РЕГИОН», с чем, естественно, не согласился истец, подав кассационную жалобу. Однако, Президиум СИП подтвердил выводы Суда первой инстанции.

            По делу о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением «РАДУГА» () по свидетельству Российской Федерации № 418816, Истец выразил несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком использовался товарный знак с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему охрану (а именно  — словесный товарный знак «РАДУГА» без оригинальной окантовки), поскольку, по мнению заявителя, судом произведена подмена понятий «использование обозначения, сходного до степени смешения», не применимого при рассмотрении настоящего спора, и «использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему охрану», что «…привело к необоснованному выводу об использовании товарного знака правообладателем в спорный период».

Президиум СИП поддержал позицию суда первой инстанции, который установил, что «…спорный товарный знак используется обществом с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, а именно без изобразительного элемента, представляющего собой рамку для словесного элемента, выполненную тонкими черными линиями в форме волны и завитков, не имеющую высокой степени оригинальности».

   Что касается смешения понятий «сходства до степени смешения» и «использование товарного знака с изменением его отдельных элементов…», Президиум отметил, что Суд первой инстанции действительно отчасти руководствовался при рассмотрении дела Методическими рекомендациями Роспатента по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, но не для проверки сходства до степени смешения, «…а для установления того, какой из элементов комбинированного обозначения оспариваемого товарного знака занимает доминирующее положение при восприятии потребителем этого комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов». На основе положений Рекомендаций, Суд сделал вывод, что «…внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и на основании сравнительного анализа комбинированного обозначения, как оно зарегистрировано в качестве товарного знака, и словесного обозначения, которое используется ответчиком, пришел к выводу о том, что товарный знак используется ответчиком с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Президиум Суда по данному делу также озвучил принципиально важную в рамках темы настоящей статьи позицию: «… оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака …  или на изменение существа товарного знака … вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.»

Подводя итог, можно сказать, что использование правообладателем товарного знака «…с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака» может быть признано использованием зарегистрированного обозначения и препятствовать его аннулированию в суде по заявлению заинтересованного лица. Однако, вопрос о том, меняют ли те или иные изменения знак по существу, остается на усмотрение суда. Суд при рассмотрении иска по неиспользованию будет руководствоваться нормативно установленными критериями сходства зарегистрированного товарного знака и используемого обозначения до степени смешения, исследовать влияние изменений на различительную способность, восприятие знаков потребителями (в целом, а не отдельных их элементов) и выносить решение по итогам тщательного и детального анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

В практическом плане, рекомендация заявителем остается прежней: регистрировать товарный знак нужно в том виде, в котором вы его используете или планируете использовать, поскольку не существует гарантий, что последующее использование товарного знака с какими-либо изменениями не будет квалифицировано в качестве изменения, влияющего на его восприятие и создающие риски для аннулирования.

zuykov.com

Упоминание товарного знака на сайте

В юридической практике немалое значение имеет вопрос о том, какие действия можно относить к использованию товарного знака, а какие действия таким использованием считать не следует.

В качестве самого распространённого из таких действий является упоминание обозначения товарного знака на Интернет-сайте. И в самом деле, даже банально описывая какие-либо события, зачастую невозможно как-то обозначить конкретную вещь, не употребив её название, обозначение которого практически всегда является зарегистрированным товарным знаком.

Например, в таком вымышленном предложении: «убрал iPhone в бардачок BMW, надел кроссовки Nike и побежал навстречу приключениям, снимая происходящее камерой GoPro» упоминаются сразу 4 товарных знака.

Но есть ли в примере выше использование товарных знаков в понимании нормы ст. 1484 ГК РФ?

Немного теории

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, знак обслуживания является средством индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Для удобства иногда употребляется только термин «товарный знак».

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную законом ответственность. Сущность и цель товарного знака — индивидуализация товаров и услуг.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Исходя из буквального анализа указанной нормы, неправомерным использованием товарного знака должно признаваться только такое использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, которое:

  • во-первых, связано с введением товара в гражданский оборот или предложения услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
  • во-вторых, создаёт, собственно, вероятность смешения в глазах потребителей.

Соответственно, если действие с введением товара в гражданский оборот не связано, и нет вероятности смешения, то такое действие не должно быть признано нарушением.

Судебная практика

Есть ряд достаточно известных дел, где суды действительно пришли к выводам, что упоминание товарного знака не является его использованием.

Дело А45-15761/2008 (обозначение «Дискатор»)

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 подчёркивается, что

по смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака

(…)

В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе.

Вряд ли здесь потребуются какие-то дополнительные пояснения.

Дело А40-118198/2010 (обозначение «TESMEC»)

Также следует процитировать Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК от 8.06.2011 по делу № А40-118198/10-143-1016:

само по себе упоминание ответчиком на сайте товарного знака истца не является его незаконным использованием в смысле требований п.п.2,3 с т. 1484 ГК РФ.

(…)

Ответчик на упомянутом веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги, а не товары истца, и не представлял себя как их производителя.

Данное постановление было обжаловано в ФАС Московского округа и было оставлено без изменения.

Дело А56-21573/2011 (обозначение «Издательский дом Финансы и Кредит»)

Аналогичные доводы изложены в Постановлении 13 ААС от 19.01.2012 по делу № А56-21573/2011.

Суд проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, указав, что ответчик разместил на своём сайте товарный знак в информационных целях (в целях идентификации товара). В частности, 13 ААС указал следующее:

Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака и ООО «АРБК», размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.

Учитывая, что в соответствии с вышеприведенными нормами закона, возможность такого смешения является основным признаком нарушения права на товарный знак, то такое нарушение в данном случае отсутствует.

Указанное постановление и решение суда первой инстанции по делу были предметом обжалования кассационной и надзорной инстанций, и были оставлены в силе вышестоящими судами.

Дело А40-158330/2012 (обозначение «Краспан»)

Несмотря на кажущиеся единообразие, логичность и очевидность выводов в приведённой выше выборке, порой суды совершенно не спешат применять указанные толкования при разрешении конкретного спора, что можно проследить по материалам дела А40-158330/2012.

Так, УФАС по г. Москве в решении признало Общество нарушившим положения ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в оборот товаров с незаконным использованием товарных знаков ООО «Краспан». Общество не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в АС г. Москвы. АС г. Москвы и 9 Арбитражный апелляционный суд не поддержали позицию Общества. Дело пересматривалось после отмены судебных актов Судом по интеллектуальным правам, но снова АС г. Москвы и 9 ААС, проигнорировав указания кассационной инстанции, не дали оценку значимым обстоятельствам дела, и не вынесли решение в пользу Общества.

В конечном итоге точку в споре поставил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении № С01-208/2013 от 02.09.2014 (обзор в журнале Суда), указав:

доказательства, свидетельствующие о том, что ООО «Инновационные фасадные материалы» совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, маркированного товарными знаками третьего лица, в материалах дела отсутствуют и суды к таким выводам не приходили.

(…)

При этом простое упоминание чужого товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не является использованием этого товарного знака. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.09.2009 N 10852/09.

Выводы

Главным признаком нарушения исключительного права на товарный знак является возможность смешения.

В случае упоминания обозначения товарного знака при отсутствии вероятности смешения такие действия не могут рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, и следовательно не могут считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Источник.

zakon.ru

Что дает регистрация товарного знака?

Зачастую многие предприниматели задуют себе вопрос – зачем вообще нужна регистрация товарного знака? Компания работает уже не первый год под определенным названием, не было никаких проблем, и дальше благополучно просуществует, используя выбранное в самом начале обозначение без регистрации товарного знака. Такой вариант развития событий тоже возможен, но никто вам не даст гарантии, что компания не станет жертвой недобросовестной конкуренции.

Что угрожает незарегистрированному товарному знаку?

Во-первых, любое физическое или юридическое лицо может зарегистрировать ваш товарный знак на себя и, присвоив себе тем самым не только вашу репутацию, но и торговую марку.

Во-вторых, новоявленный «собственник» будет иметь право привлечь истинного владельца товарного знака к гражданской или уголовной ответственности.

В-третьих,  возможна и противоположная ситуация, когда компания в своей коммерческой деятельности использует товарный знак, принадлежащий другому лицу. В этом случае оно, может быть и неосознанно, рискует стать нарушителем прав законного собственника этого товарного знака со всеми вытекающими последствиями, включая обязанность возместить нанесенные незаконным использованием убытки.

Ну и один из самых распространённых случаев судебных споров, когда после нескольких лет работы на рынке компания, в силу внутренних противоречий, делится на несколько фирм или предприятий, занимающих одну нишу рынка, и бывшие партнеры по бизнесу превращаются в конкурентов. При этом каждый из них считает себя правопреемником и претендует на уже известный потребителям товарный знак, торговый бренд, логотип и запомнившиеся словесное обозначение.

При всех рассмотренных вариантах, материальные и моральные расходы на судебные тяжбы могут оказаться несоизмеримо большими, чем затраты, требующиеся для своевременной регистрации товарного знака Патентным ведомством РФ, удостоверяющие Ваши права законного владельца на товарный знак.

На сегодняшний день, во время жесткой конкуренции, недостаточно просто создать и тиражировать свой логотип. Самым важным моментом является защита своего бренда от копирования и подделок, а это возможно, если вы являетесь владельцем зарегистрированного товарного знака, и при необходимости можете отстоять свои права и защитить свои интересы.

Что даёт владельцу регистрация товарного знака?

  1. Исключительное право на использование товарного знака. Регистрация товарного знака подтверждает то, что Вы являетесь его единственным законным правообладателем. А так же предотвращает злоупотребления правами со стороны третьих лиц, преднамеренно регистрирующих на себя чужие товарные знаки для предъявления претензий настоящему владельцу знака.
  2. Гарантии того, что правообладатель не нарушает права других лиц, используя свой товарный знак.
  3. Преимущественное положение. Регистрация товарного знака запрещает его использование без разрешения владельца, что дает ему преимущественное положение. Только его владелец имеет право маркировать им свою продукцию.
  4. Узнаваемость товаров. Регистрация товарного знака позволяет выделить свою продукцию среди массы однородных товаров и услуг, присутствующих на рынке. По данным немецкого исследования, маркированные товары продаются на 20% лучше, чем такие же безымянные товары. Благодаря товарному знаку происходит не только информирование потребителя, но и вырабатывается определенный автоматизм в приобретении товаров.
  5. Использование в реализации рекламных и маркетинговых компаний. Товарный знак – неотъемлемая часть любых рекламных материалов, именно он позволяет выделять товар конкретного производителя из огромного числа аналогичных товаров.
  6. Повышение стоимости бизнеса. Товарный знак является важным нематериальным активом компании, та как числится на балансе предприятия с учетом его рыночной стоимости. Его популярность увеличивает стоимость бизнеса, например, товарные знаки самых известных фирм, стоят намного дороже, чем все их основные фонды.
  7. Возможность создания франчайзинговой сети. Товарный знак является необходимым элементом при продаже франшизы и заключении соответствующего договора.
  8. Получение дополнительной прибыли. В частности, товарный знак можно продать, выдать за определенную плату лицензию на его использование третьим лицам, заложить товарный знак банку.
  9. Увеличение конкурентоспособности вашей продукции или услуг за счет повышения узнаваемости бренда.

Выше перечисленные преимущества в равной степени касаются и оказываемых услуг. Регистрация товарного знака является залогом того, что владелец бизнеса может безбоязненно заниматься его развитием, вкладывая в него время, деньги и усилия. Использование другими лицами зарегистрированных товарных знаков без разрешения правообладателя преследуется законом.

 

gostpatent.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о