Право собственности на товарный знак: ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак / КонсультантПлюс

Содержание

ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак / КонсультантПлюс

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1484 ГК РФ

Арбитражные споры:

Правообладатель хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак при его использовании в доменном имени

Правообладатель хочет запретить использование товарного знака (сходного обозначения) на товарах, упаковках, документации, при оказании услуг или выполнении работ

Споры в суде общей юрисдикции:

Правообладатель хочет запретить использовать товарный знак (сходное обозначение) в доменном имени

Гражданин (должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Правообладатель хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак при его использовании в доменном имени

Правообладатель (исключительный лицензиат) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак при его использовании в интернете

Правообладатель хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права при использовании товарного знака (сходного обозначения) на товарах, упаковках, документации, при оказании услуг или выполнении работ

 

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Открыть полный текст документа

Исключительное право на товарный знак – право только предпринимателей?

В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам

 

 

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 26, декабрь 2019 г., с. 100-105

Действующее российское законодательство ограничивает круг субъектов, которые могут обладать исключительным правом на товарный знак, в силу ст. 1478 ГК РФ: ими могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Возможно, данное ограничение по кругу субъектов законодатель связывал с основной функцией товарного знака – индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ), которая может осуществляться в процессе предпринимательской деятельности.

Вместе с тем положения ст. 1478 ГК РФ вызывают два взаимосвязанных вопроса – действительно ли в Российской Федерации все товарные знаки принадлежат только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оправдано ли это ограничение как таковое?

Сразу следует отметить, что в любом случае перечень возможных обладателей исключительного права на товарный знак, прямо указанный в законе, исчерпывающим не является, поскольку ими могут быть также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования, которые в силу п. 1 ст. 124 ГК РФ выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами.

К публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Положения § 2 гл. 76 ГК РФ не исключают возможности принадлежности исключительного права на товарный знак публично-правовым образованиям, поскольку прямо не связывают такую возможность с правом на непосредственное осуществление предпринимательской деятельности.

Больший интерес вызывает невключение в ст. 1478 ГК РФ в перечень субъектов исключительного права на товарный знак физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Видимо, это законодательное решение основывается на положениях п. 1 ст. 23 ГК РФ, в соответствии с которыми гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Учитывая, что товарный знак должен использоваться в предпринимательской деятельности, закон ограничивает круг субъектов права на товарный знак лишь субъектами, которые вправе предпринимательской деятельностью заниматься.

Вместе с тем, если причина исключения физических лиц из числа возможных субъектов исключительного права на товарный знак действительно в невозможности им заниматься предпринимательской деятельностью, соблюдается ли эта логика в ст. 1478 ГК РФ?

С одной стороны, эта статья не исключает из круга субъектов права на товарный знак некоммерческие организации, деятельность которых предпринимательской не является.

Некоммерческие организации в силу п. 4 ст. 50 ГК РФ могут осуществлять приносящую доход деятельность, которая для целей индивидуализирующей функции товарного знака может быть приравнена к предпринимательской, но только если это предусмотрено их уставами и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Таким образом, могут существовать некоммерческие организации, которые в принципе не могут заниматься приносящей доход деятельностью, но тем не менее вправе быть субъектом исключительного права на товарный знак.

С другой стороны, само по себе обладание исключительным правом на товарный знак предпринимательской деятельностью не является.

С данной точки зрения, положения ст. 23 ГК РФ сами по себе не препятствуют физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, владеть исключительным правом на товарный знак. При этом товарный знак мог бы использоваться в предпринимательской деятельности лицами, которым исключительное право на товарный знак предоставлено на основании лицензионного договора, или самим физическим лицом – не в предпринимательской деятельности, но способами, доступными для физических лиц (например, путем размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации – подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Тем не менее, закон и не исключает из круга возможных правообладателей некоммерческие организации, которые не вправе заниматься приносящей доход деятельностью, но и не включает в круг правообладателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, идея о возможности обладания товарным знаком только лиц, которые фактически вправе его использовать в сфере предпринимательской деятельности, не выдерживается в тексте ГК РФ.

Кроме того, нельзя не отметить, что несмотря на кажущийся прямым запрет на обладание исключительным правом на товарный знак физическими лицами бывают ситуации, когда субъектами исключительного права на товарный знак могут быть физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

На практике возможны следующие случаи.

1. При государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 22.3 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») исключительное право на товарный знак не прекращается автоматически и остается принадлежать физическому лицу, более не являющемуся индивидуальным предпринимателем.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

При этом, как отмечено в п. 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) [5], в этом случае прекращается исключительное право на товарный знак на будущее время с момента внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Таким образом, с момента, когда физическое лицо прекратило быть индивидуальным предпринимателем, и до момента, когда Роспатент по заявлению любого лица прекратит правовую охрану товарного знака, исключительное право на товарный знак будет действовать и принадлежать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем.

Исходя из действующей редакции ст. 1514 ГК РФ без заявления Роспатент самостоятельно не вправе прекратить правовую охрану товарного знака, даже если получит сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, например, в рамках межведомственного взаимодействия с налоговыми органами.

Следует также отметить, что факт принадлежности товарного знака физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, не препятствует его правообладателю распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Более того, если такое распоряжение состоялось и на дату подачи в Роспатент заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исключительное право на товарный знак снова принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, это «исцеляет» товарный знак и в прекращении его правовой охраны должно быть отказано (п. 175 Постановления № 10).

Если законодатель действительно хотел не допустить принадлежности исключительного права на товарный знак физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, он должен был установить обязанность налоговых органов сообщать в Роспатент о каждом факте государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и корреспондирующую ей обязанность Роспатента по фактам поступления такой информации из налоговых органов по собственной инициативе прекращать правовую охрану всех принадлежащих этому физическому лицу товарных знаков.

Но законодатель этого не сделал.

2. В случае смерти индивидуального предпринимателя – правообладателя исключительное право на товарный знак как право имущественное входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). При этом положения части III ГК РФ не исключают наследования исключительного права на товарный знак наследниками, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – Постановление № 9) [4] отмечено, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства (за исключением случая, если в течение этого срока он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя). До истечения этого срока правовая охрана товарного знака, знака обслуживания по основанию, предусмотренному подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не может быть прекращена.

В данном случае Верховным Судом РФ по аналогии применены положения п. 1 ст. 238 ГК РФ, когда по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать.

Прямое действие этой нормы исключено п. 3 ст. 1227 ГК РФ, но в данном случае нормой, применяемой по аналогии, восполняется пробел закона, не определяющего последствия наследования исключительного права на товарный знак лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

При этом в условиях законодательного пробела, когда и в части III и в части IV ГК РФ отсутствуют специальные правила о наследовании товарных знаков, толкование, данное Верховным Судом РФ, является единственно возможным – с одной стороны, позволяющим не прекращать правовую охрану товарного знака умершего правообладателя до принятия наследства и определения дальнейшей судьбы этого знака, а с другой, – вводящей определенные временные ограничения по моменту, до которого наследники имеют возможность решить, что делать с товарным знаком.

Если законодатель действительно хотел не допустить принадлежности исключительного права на товарный знак физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, он мог, например, установить правило о том, что унаследовать исключительное право на товарный знак может только наследник, являющийся индивидуальным предпринимателем на дату принятия наследства, а при отсутствии таковых исключительное право на товарный знак прекращается.

Однако законодатель этого не сделал.

3. В силу п. 8 ст. 63 ГК РФ при ликвидации юридического лица оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество этого лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

Хотя правилами этого пункта не определяется судьба товарных знаков, принадлежащих ликвидируемым юридическим лицам, нет оснований считать, что исключительное право на товарный знак как имущественное право, входящее в состав имущества, не должно переходить к учредителям.

Соответственно, на основании п. 8 ст. 63 ГК РФ, если учредителем является физическое лицо, именно к нему перейдет исключительное право на товарный знак.

Законодатель (хотя такая возможность у него была) не устанавливает правила о том, что исключительное право на товарный знак при ликвидации юридического лица переходит только к учредителям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, а при отсутствии таковых продается с торгов.

Если исключительное право на товарный знак перешло учредителю – физическому лицу, можно применить тот же подход, что закреплен в п. 85 Постановления № 9: считать, что исключительное право, полученное учредителем, должно быть отчуждено им в течение года со дня получения (за исключением случая, если в течение этого срока он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя).

Следует отметить также, что в случае если по какой-либо причине исключительное право на товарный знак осталось нераспределенным при ликвидации юридического лица – правообладателя, исключительное право не прекращается автоматически – в случае если исключительное право не перешло к иным лицам правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ по заявлению любого лица.

При этом до подачи такого заявления исключительное право может быть распределено даже после ликвидации юридического лица – в специальном порядке, определенном п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.

4. Четвертым возможным случаем принадлежности исключительного права на товарный знак физическому лицу можно считать ситуацию, когда на территорию Российской Федерации распространяется действие товарного знака, зарегистрированного на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. [2] и Протокола к нему от 27 июня 1989 г. [3].

В случае если в стране «базовой» заявки («базовой» регистрации) исключительное право на товарный знак может принадлежать физическому лицу, этому же лицу принадлежит исключительное право на соответствующий товарный знак на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков отказ в расширении на территорию Российской Федерации охраны, возникающей в результате международной регистрации, может основываться только на мотивах, которые в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знаку, заявка на который подана непосредственно в ведомство, уведомившее об отказе. Однако в охране не может быть отказано даже частично только на том основании, что применимое национальное законодательство допускает регистрацию знаков только для ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности в ст. 6 quinquies не запрещает государственную регистрацию товарных знаков за лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью.

С учетом этого Роспатент при территориальном расширении правовой охраны товарного знака по международной регистрации статус правообладателя не проверяет.

В силу п. 11 ст. 1483 ГК РФ Роспатент проверяет соответствие товарного знака по международной регистрации только правилам ст. 1483 ГК РФ.

Буквальное прочтение текста ГК РФ приводит к мысли о том, что если не на стадии расширения правовой охраны, то впоследствии – на основании возражения заинтересованных лиц – правовая охрана товарного знака, зарегистрированного за физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, может быть прекращена.

Так, в силу п. 4 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным п. 2 этой статьи. При этом в силу подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем полагаем, что препятствием к прекращению правовой охраны такого товарного знака будет ст. 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, ограничивающая основания для отказа в территориальном расширении.

Статья 1512 ГК РФ исходя из своего существа применяется тогда, когда изначально исключительное право было предоставлено неправомерно (в этом суть аннулирования товарного знака с самого начала). С этой точки зрения, если правовая охрана изначально была предоставлена правомерно (как отмечено выше, отсутствие у правообладателя статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для отказа в территориальном расширении), то нелогично и последующее оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию.

Представляется, что в отношении товарных знаков по международной регистрации исключительное право не может быть прекращено и на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ.

Значит для этих товарных знаков исключительное право без каких-либо ограничений может принадлежать физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.

5. Следует отметить, что еще одним – очевидным – случаем, когда исключительное право на товарный знак может принадлежать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, может быть случай ошибки, когда исключительное право на российский товарный знак изначально предоставлено физическому лицу.

Возможность такой ошибки не исключает и законодатель, в подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусмотревший специальное основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному с нарушением требований ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем на этом основании правовая охрана не прекращается автоматически – она прекращается по результатам рассмотрения возражения, поданного на основании п. 2 ст. 1513 ГК РФ заинтересованным лицом.

Таким образом, пока возражение не подано, Роспатент не вправе устранить допущенную ошибку и правовая охрана товарного знака будет действующей.

Более того, судебная практика исходит из того, что если данная ошибка будет устранена самим правообладателем (например, в результате регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или отчуждения исключительного права на товарный знак), то правовая охрана товарного знака оставляется в силе [6].

В заключение необходимо отметить, что целью настоящей статьи не была попытка дать окончательный ответ на вопрос о том, оправдано ли ограничение круга правообладателей товарных знаков в ст. 1478 ГК РФ.

Вместе с тем наличие столь большого числа исключений из простого правила о том, что правообладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приводит к мысли о целесообразности пересмотра имеющегося ограничения. Дополнительным аргументом в пользу этого может быть уже упоминавшееся правило о том, что само по себе обладание исключительным правом на товарный знак осуществлением предпринимательской деятельности не является.

 



Литература

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г. // Закон, № 7, 1999.

2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, вступило в силу для СССР 1 июля 1976 г. // Публикация ВОИС, № 260(R), 1992.

3. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г., вступил в силу для Российской Федерации 10 июня 1997 г. // Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности http://wipo.int.

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 7, июль, 2012.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 7, июль, 2019.

6. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. по делу № СИП-482/2016.

 

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования места происхождения товаров

Товарный знак (ТЗ) — обозначение, служащее для индивидуализации  товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья  1477 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы  словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации  (статья  1482 ГК РФ).

Знак обслуживания (ЗО) — обозначение, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Правила Гражданского Кодекса Российской Федерации о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания (статья  1477 ГК РФ).

Коллективный знак (КЗ) — товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц (статья  1510 ГК РФ).

Географическое указание (ГУ) — обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара (ст. 1516 ГК РФ).

Наименование места происхождения товара (НМПТ) — обозначение,  представляющее собой либо содержащее современное или историческое,  официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,  городского или сельского поселения, местности или другого географического  объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее  известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства  которого исключительно или главным образом определяются характерными для  данного географического объекта природными условиями и (или) людскими  факторами (статья  1516 ГК РФ).


 

Страницы: 1 2 3 4 5 … 17 Все

Архив



Методические рекомендации
Руководство по регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака
Pуководство по регистрации и предоставлению исключительного права на географическое указание и наименование места происхождения товара
Информационное сообщение о требованиях к представлению изображения объемного обозначения в заявке на государственную регистрацию товарного знака
Все Рекомендации

Помощь и информация
Региональные бренды России
Знаки охраны ГУ и НМПТ
О значении НМПТ, процедурах регистрации НМПТ и предоставления права его использования
Особенности организации предоставления государственной услуги по выдаче Минздравом РФ заключений
Постановление Правительства РФ от 08.08.2020 № 1195 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключения, необходимые для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Германские законы в области права интеллектуальной собственности на русском языке
Ответы на часто задаваемые вопросы
Для новичков
Типичные ошибки при составлении заявок на ТЗ и НМПТ
Брошюры «Интеллектуальная собственность для бизнеса»
Заполняемые PDF-формы заявлений
Государственная регистрация товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдача свидетельств
Электронная подача заявки
Административный регламент по государственной регистрации ТЗ, ЗО, КЗ и выдаче свидетельств на ТЗ, ЗО, КЗ, их дубликатов
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации ТЗ, ЗО, КЗ
Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию ТЗ, ЗО, КЗ, и прилагаемым к ней документам и их форм
Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию КЗ в заявку на государственную регистрацию ТЗ, ЗО и наоборот
Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на ТЗ (ЗО)
Административный регламент по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
Перечень сведений, указываемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный знак
Расcчитать пошлину
 
Государственная регистрация ГУ, НМПТ, предоставление исключительного права и выдача свидетельства
Административный регламент по государственной регистрации ГУ и (или) предоставлению исключительного права на такое ГУ и государственной регистрации НМПТ и (или) предоставлению исключительного права на такое НМПТ, а также выдаче свидетельства об исключительном праве на ГУ, НМПТ, его дубликата
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации ГУ и (или) предоставлению исключительного права на такое ГУ и государственной регистрации НМПТ и (или) предоставлению исключительного права на такое наименование
Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию ГУ и (или) на предоставление исключительного права на такое ГУ, заявке на государственную регистрацию НМПТ и (или) на предоставление исключительного права на такое наименование, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формы
Приложения к Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию географического указания и (или) на предоставление исключительного права на такое географическое указание, заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и (или) на предоставление исключительного права на такое наименование, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формы
Перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на ГУ, на НМПТ
Расcчитать пошлину
Ознакомление с документами заявки
Административный регламент по ознакомлению с документами заявки на государственную регистрацию ТЗ, ЗО, КЗ и выдаче копий таких документов
Порядок ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию ТЗ, ЗО, КЗ и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки
Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на государственную регистрацию географического указания и на предоставление исключительного права на такое географическое указание, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание, на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче копий таких документов.
Порядок ознакомления с документами заявки на географическое указание, наименование места происхождения товара и выдачи копий таких документов

Внесение изменений в государственные реестры
Административный регламент по внесению изменений в государственные реестры ТЗ и ЗО, НМПТ Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на ТЗ, ЗО, КЗ, на общеизвестный ТЗ, об исключительном праве на НМПТ
Порядок преобразования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания и наоборот
Продление и досрочное прекращение правовой охраны
Административный регламент по продлению срока действия исключительного права на ТЗ, ЗО, КЗ
Административный регламент по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ
Административный регламент по досрочному прекращению действия правовой охраны ТЗ, ЗО, действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ по заявлению правообладателя
Административный регламент по досрочному прекращению правовой охраны ТЗ, ЗО, общеизвестного ТЗ, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на НМПТ по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, а также в случае смерти гражданина — обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на НМПТ

Распоряжение исключительным правом по договору
Административный регламент по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом
Правила регистрации распоряжения исключительным правом по договору и перехода исключительного права на РИД без договора
Переход исключительного права без заключения договора с правообладателем
Административный регламент по государственной регистрации перехода исключительного права без договора
Правила регистрации распоряжения исключительным правом по договору и перехода исключительного права на РИД без договора
Пошлины
Таблица пошлин
Реквизиты
Электронная форма квитанции
Калькулятор пошлин
Подробнее

Зарубежное патентование
Мадридская система регистрации
товарных знаков
Подробнее
Информационные ресурсы
Официальные публикации
Официальный бюллетень
Международная классификация товаров и услуг
Проспект изданий и баз данных
Базы данных
Открытые реестры
3D модели

Патентные поверенные
Квалификационный экзамен
Поиск патентных поверенных
Подробнее
Палата по патентным спорам
Правила обращения
Решения Палаты
Подробнее
Услуги ФИПС
Услуги
Реквизиты
Все услуги
 
Годовой отчет
Раздел 1. Деятельность Роспатента
Подробнее
Контактная информация ФИПС
Подробнее

 


Распоряжение исключительным правом на товарный знак

В настоящее время на мировом рынке действует около 20 млн. товарных знаков. В жестких условиях рынка, когда конкурируют не столько товары, сколько их товарные знаки, резко возрастает роль правовой охраны последних, появляется и динамично развивается новая форма передачи прав на использование товарных знаков, такая как франчайзинг.

Лицензирование товарных знаков

Лицензирование товарных знаков становится одним из самых прибыльных видов международной торговли. Уровень технологического и промышленного развития многих государств практически достиг своего пика. Это сделало возможным производство продукции различных модельных рядов и потребительских свойств одинаково высокого качества на промышленных предприятиях, расположенных в различных регионах планеты. Таким образом, если раньше компаниям, занимающимся производством, например, бытовой техники под определенным товарным знаком, было необходимо помимо собственных дизайнерских и конструкторских бюро иметь еще и производственные мощности, то в настоящее время они имеют возможность сосредоточить усилия лишь на развитии творческого, конструкторского и маркетингового потенциала и формировании надежно защищенного портфеля объектов ИС. При этом производство продукции такие компании могут наладить в странах, где оно достаточно дешево в силу известных геосоциальных факторов (например, в Китае, Филиппинах, Малайзии и других государствах Азиатского и Тихоокеанского регионов). В результате производители развитых европейских и североамериканских государств имеют возможность постепенно отказываться от дорогостоящих производств в собственных странах и, сосредоточив усилия на разработке новых технологий и маркетинговых стратегий, внедрять их, размещая заказы на свою продукцию под определенными товарными знаками в странах, где стоимость производства значительно ниже.

В общем объеме лицензионных сделок доля договоров на товарный знак постоянно возрастает и составляет примерно 70%.

Регистрация товарных знаков в РБ

Среди лицензионных сделок, заключаемых на территории РБ, количество сделок в отношении товарных знаков также превышает количество сделок в отношении других ОИС, При этом, если сравнивать количественный состав зарегистрированных в отношении товарных знаков договоров, то договора уступки превалируют над лицензионными соглашениями. Большое количество договоров уступки в РБ может быть объяснено тем, что знак может зарегистрировать на свое имя любое лицо, как юридическое, так и физическое и не всегда в целях его дальнейшего использования. Бывает, что регистрируется чужой знак для дальнейшей его уступки фактическому владельцу, (имеется ввиду лицо фактически раскрутившее данный товарный знак на какой-либо территории и не зарегистрировавшее по какой-то причине этот знак на территории РБ) или причина может быть в том, что не оправдалась надежда на собственный бизнес, а уже есть регистрация знака, который может быть интересен какому-либо производителю. Тем более, если учесть большой срок (2 года), который занимает регистрация в РБ, а также трудности в выборе нового охраноспособного обозначения, особенно в пищевой промышленности, где уже зарегистрировано огромное количество товарных знаков.

  • Что касается товаров, то наиболее часто предоставляется право на использование знаков для товаров, относящихся к продуктам питания, напиткам, табачным изделиям, изделиям легкой промышленности, услугам связи, услугам розничной торговли. И это неудивительно, так как именно в этих областях растет количество зарегистрированных товарных знаков в РБ.
  • Если сравнивать ситуацию с уступкой товарных знаков в РБ и России, то здесь можно отметить явное отставание за нашей страной. Надо сказать, что в России торговля зарегистрированными знаками – хорошо налаженный бизнес.
  • На основании Закона РБ «О Товарных знаках и знаках обслуживания» владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительные права на него. Расшифровать исключительное право можно следующим образом – право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.
  • Любому собственнику согласно ГК РБ принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Осуществление этого права может повлечь его прекращение или изменение его объема.
  • Никто не может использовать охраняемый на территории страны товарный знак без разрешения его владельца. Причем разрешение относится к распоряжению владельцем своей собственностью.

Как распоряжаться исключительными правами на товарный знак?

В рамках данной статьи мы раскроем различные аспекты распоряжения исключительными правами на товарный знак. Распоряжаться правами в данном случае можно двумя путями:

  • путем полной передачи права (уступки)
  • путем предоставления лицензии на использование

Владелец знака (Передающая сторона) может уступить право на товарный знак любому лицу (Принимающей стороне) по договору уступки. 

Такие договора должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве, при этом в Государственный реестр товарных знаков вносится запись об изменении владельца, такая же запись вносится и в свидетельство на товарный знак.

Уступка знака: полная и частичная

  1. При частичной уступке права передаются на часть товаров, указанных в перечне товаров зарегистрированного товарного знака. Таким образом, один товарный знак может быть уступлен одному или более лицу в отношении различных товаров (естественно в пределах зарегистрированного перечня). Патентным ведомством страны выдается дополнительное свидетельство с указанием нового владельца и перечнем товаров, в отношении которых ему переданы права. При этом при регистрации таких договоров проводится экспертиза для того, чтобы разные владельцы не владели одним и тем же товарным знаком в отношении однородных товаров. Такие случаи встречаются достаточно часто. Например, товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 и 31 классов, в каждом из которых присутствует такой товар, как орехи: орехи обработанные (30 класс) и просто орехи (31 класс). При частичной уступке знака в отношении 30 класса из перечня товаров пришлось исключить орехи и оставить их прежнему владельцу вместе с товарами 31 класса.
  2. В результате полной уступки право на товарный знак полностью переходит к Принимающей стороне. При этом возможна ситуация, когда потребители, не знающие о том, что право передано, будут введены в заблуждение. Это может произойти, например, в том случае, когда передаваемый знак вызывает географические ассоциации с местонахождением первоначального владельца. Например, право на изготовление сигарет под названием «Минск» передаются российскому производителю.

Возможность введения в заблуждение в ситуации с уступкой права присутствует также тогда, когда право на знак уступается без предприятия, которое при этом сохраняет фирменное наименование, повторяющее или явно ассоциирующееся с уступаемым знаком. Предположим гипотетически ситуацию, когда уступается знак «МИЛАВИЦА» или «Савушкин продукт». При этом остаются предприятия с этими названиями.

Кроме такого кардинального метода передачи прав как уступка, законодательством предусмотрено гарантировать какому-либо лицу не запрещать использование им знака на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию называют также лицензией или лицензионным соглашением.

Лицензионное соглашение

По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Надо сказать, что передача права пользования товарным знаком выгодна прежде всего владельцу знака. Во-первых, лицензионные соглашения, как правило, сопровождаются выплатой вознаграждения; во вторых, передача права усиливает правовую защищенность знака от недозволенного использования; в-третьих, передача права на товарный знак способствует его распространению на рынке товаров и услуг, что по существу является бесплатной рекламой. Последнее обстоятельство зачастую является основной причиной, по которой фирмы – владельцы знаков передают лицензии другим фирмам, особенно на те товары, которые в момент передачи владельцем знака не производятся.

При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений не достаточно регламентированы законодательством, они определяются общими нормами гражданского права. Вместе с тем, данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными.

Лицензионный договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон. 

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам:

  • договор о простой (неисключительной) лицензии;
  • договор об исключительной лицензии.

Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать знак в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять знак на той же территории или в тех же пределах.

Лицензионный договор об исключительной лицензии предусматривает предоставление лицензиату права использования объекта ИС с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

Лицензионные (сублицензионные) договора подлежат обязательной государственной регистрации, без чего они считаются ничтожными. 

Различают также полные и частичные лицензии.

  1. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.
  2. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых он зарегистрирован.

За рубежом широко применяется так называемая «параллельная» лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам, право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки «Кока-Кола» и «Будвайзер», приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами с целью их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д.

Распространение действия лицензионного соглашения

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории РБ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в РБ. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена, например, в соответствии с территориальным делением РБ. Однако, до сих пор на практике очень часто встречаются случаи, когда Российские компании предлагают белорусским заключение лицензионных соглашений на зарегистрированный в России товарный знак, не имея на него белорусской регистрации.

Cрок действия регистрации товарного знака

Как известно, срок действия регистрации товарного знака равен 10 годам. Владелец имеет право продлить регистрацию каждый раз на 10 лет. Поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем регистрации товарного знака. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия регистрации товарного знака.

Условия лицензионных соглашений

Подробнее необходимо остановиться на двух обязательных условиях лицензионных соглашений направленных на предоставление права пользования товарным знаком. Ими, как указывалось выше, являются условия о том, что:

  1. качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров производимых лицензиаром;
  2. контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар Данное требование установлено для защиты прав, как потребителя, так и владельца товарного знака.

Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Не включение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в Патентном Ведомстве. Следует также отметить, что хотя в Законе не установлены санкции за нарушение лицензиатом условий о качестве товара, в качестве санкций может последовать временное приостановление действия договора, либо его досрочное прекращение. Могут применяться и меры материального характера.

Несмотря на то, что необходимость данного условия не подлежит сомнению, т.к. оно в равной степени защищает интересы как Лицензиара, производителя товаров, так и потребителя, внесение его в соглашение в виде фразы, рекомендованной в Законе, «качество товаров Лицензиата будет не ниже качества товаров Лицензиара» не отражает всего многообразия реально существующих условий.

Возможна ситуация, и на практике она встречается довольно часто, когда владелец знака в принципе может и не заниматься производством той или иной продукции в отношении которой он имеет действующую регистрацию, но при этом широко лицензировать свой знак, в силу его популярности или по другим причинам. Один из самых известных примеров – товарный знак «ДОВГАНЬ».

В силу приведенных ситуаций текст нормы Закона не отражает реальность, и на практике могут быть использованы следующие формулировки «качество товаров лицензиата должно отвечать требованиям к качеству, устанавливаемому лицензиаром».

В РБ, РФ и некоторых других странах Закон установил обязательную регистрацию лицензионных договоров на товарный знак. Причем сторонам необходимо учитывать, что без такой регистрации договора считаются недействительными. В некоторых иностранных государствах же регистрации договора не требуется для того, чтобы он вступил в силу (например, в Китае)

 

Полезные статьи

Право на товарный знак: свидетельство правообладателя

Гражданским кодексом Российской Федерации охраняется право на товарный знак. Лицо, на которое зарегистрировано данное коммерческое обозначение, является правообладателем и может распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению, в том числе передавать лицензию на его использование третьим лицам (при заключении соответствующего договора).

Подтверждает наличие данного права свидетельство на товарный знак.

Кто может быть правообладателем

Любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с требованиями российского законодательства, а также физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Свидетельство на товарный знак

В России документ, удостоверяющий права на товарный знак и приоритет данного обозначения, выдает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Свидетельство выдается после проведения экспертизы и внесения сведений о государственной регистрации в реестр    .

Дела с указанным органом исполнительной власти может вести как лично заявитель, так и через патентного поверенного или иного представителя, наделенного соответствующими полномочиями. Документы могут быть представлены лично, направлены почтой или переданы курьером. Для некоторых процедур предусмотрена возможность проведения через интернет, с использованием криптографических методов защиты информации.

При появлении каких-либо изменений (в имени или наименовании правообладателя, перечне товаров и др.) необходимо уведомить Роспатент для внесения соответствующих изменений в Государственный реестр и свидетельство (ст. 1505 ГК РФ).

Срок действия

Свидетельство выдается на срок 10 лет, по истечении которого правообладатель может подать заявление о продлении (на тот же период). Количество продлений не ограничено. Правовая защита, предоставляемая общеизвестному товарному знаку, действует бессрочно. ТЗ признается общеизвестным по рассмотрении Роспатентом соответствующего ходатайства.

При неиспользовании зарегистрированного обозначения в течение трех лет с момента выдачи свидетельства любое заинтересованное лицо может подать заявление о досрочном прекращении правовой защиты. Если правообладатель заинтересован в сохранении своего права на товарный знак, он должен предоставить доказательства использования обозначения.

Форма свидетельства

Определяется Роспатентом. Также данным органом исполнительной власти определяется, какие сведения будут указаны в документе.

Документ выдается на бланке установленного образца и содержит:

  • Номер свидетельства;
  • Зарегистрированное обозначение;
  • Реквизиты правообладателя;
  • Номер заявки;
  • Дату начала приоритета товарного знака;
  • Дату внесения в Государственный реестр;
  • Срок действия;
  • Печать выдавшего свидетельство на товарный знак ведомства;
  • Подпись руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Регистрация известных выражений в качестве товарных знаков»

Комментарии в СМИ
Интеллектуальная собственность / информационные технологии

Антонина Шишанова, юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям, рассказывает о возможности регистрации слов и предложений в качестве товарного знака.

Около месяца назад в СМИ появилась новость о том, что Роскосмос подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака известной фразы Юрия Гагарина «Поехали!» для товаров и услуг — в том числе, парфюмерии, алкогольной продукции, нижнего белья, письменных принадлежностей и даже материалов для пломбирования зубов, а также транспортных услуг и исследований в различных областях.

Заявку на регистрацию, кстати, Роскосмос подал еще в январе 2020 года, и в сентябре уже получил от Роспатента уведомление с дополнительными вопросами и уточнениями, о содержании которого остается нам только догадываться.

Причин для таких вопросов Роспатента может быть достаточно много. Начиная от совпадений по отдельным классам с уже зарегистрированными товарными знаками в виде словесного обозначения «Поехали!» (таких действующих товарных знаков, как минимум, два: один у «Первого канала» и один у «СпортЛото») — до вопросов относительно наличия различительной способности у обозначения для транспортных услуг.

А может, у Роспатента возник вопрос и в части того, что выражение «Поехали!» может охраняться как объект авторского права. Вот на этом любопытном вопросе и хотелось бы остановиться подробнее.

Что говорит закон

Нынешний год вообще как-то богат на интересные примеры регистраций различных выражений в качестве товарных знаков.

Так, в сентябре 2020 года «Газпром Нефть» подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака высказывания популярного американского бизнес-тренера и писателя Тони Роббинса: «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». В это же время «Газпром Нефть» также решило попытаться зарегистрировать высказывание английского философа Джона Локка: «Правильно мыслить более ценно, чем многое знать», а также высказывание немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете: «То, что не начато сегодня — не закончить завтра».

Размышляя о возможности регистрации подобных выражений как товарных знаков, нужно иметь в виду положение пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, тождественное названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. То есть, если произведение является известным в России, то не может допускаться регистрация в качестве товарного знака его названия, персонажа или цитаты из него без согласия автора или иного правообладателя такого произведения.

В первую очередь, необходимо понимать, что в указанном подпункте идет речь именно о произведении как объекте авторского права. Перечень таких произведений, которые являются объектами авторского права, в соответствии с со ст. 1259 ГК РФ открытый. В этой же статье приводится и перечень того, что к таким произведениям не относится:

  • идеи;
  • концепции;
  • принципы;
  • методы;
  • различные технические и организационные решения.

А также прямо указывается, что объектами авторского права не могут являться официальные документы, государственные символы и знаки, фольклор и сообщения о событиях и фактах, имеющих место в действительности.

Так фраза Гагарина «Поехали!» будет считаться цитатой из произведения, для использования которой нужно попросить согласие правообладателя? Как известно, Гагарин произнес эту фразу во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток», и вероятно, говорить о том, что произнесенные Гагариным перед стартом слова являются самостоятельным произведением, не получится.

Здесь как-то вроде и признака творческого характера нет, чтобы считать такие его слова произведением, да и произносить перед взлетом эту фразу Гагарин придумал не сам: согласно различным источникам, такую фразу вместо уставной «Экипаж, взлетаю» предпочитал использовать лётчик-испытатель Марк Галлай, методист и инструктор первого отряда космонавтов. Другой вопрос, что ставшая крылатой фраза стала использоваться в других произведениях: в припеве песни Н. Добронравова «Знаете, каким он парнем был» или, например, в документальном фильме И. Копалина «Первый рейс к звездам».

Но делает ли использование фразы, произнесенной Гагариным в этих произведениях, ее сразу той самой цитатой, для использования которой нужно согласие правообладателя? Полагаю, что нет, так как на деле такая отсылка к ней в произведениях является сообщением о фактах, которые, как помните, не являются объектами авторского права.

В случае использования строчки из песни Н.Добронравова «Он сказал: „Поехали!“. Он взмахнул рукой» целиком, вероятно, да, согласие правообладателя бы уже требовалось. Однако сама по себе фразу «Поехали!» не должна рассматриваться как цитата из какого-либо произведения, а соответственно, она и не подпадает под условие для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное пп. 9 п.1 ст. 1483 ГК РФ.

Другое дело с выражениями, которые заявило на регистрацию «Газпром Нефть». Если в отношении высказываний И. Гете и Дж. Локка в случае признания их самостоятельными творческими объектами, вопрос с использованием решается довольно просто — срок охраны указанных выражений давно истек, то вот относительно фразы Тони Роббинса у Роспатента могут возникнуть вопросы. Фраза Тони Роббинса взята из литературного произведения его авторства «Книга о власти над собой», то есть она является цитатой из охраняемого авторскими правами произведения, что может стать основанием для отказа в регистрации обозначения.

Однако и здесь есть нюанс, пп. 9 п. 1 ст. 1483 ГК РФ говорит не просто о цитате из произведения, а именно из произведения, известного в России на дату подачи заявку на регистрацию товарного знака. То есть согласие на регистрацию товарного знака необходимо только от правообладателя, чье произведение на территории России все знают, или, как минимум, знают эксперты Роспатента, которые проводят экспертизу обозначения. При этом понятие известности произведения или каких-то критериев для ее определения законом нигде не закреплено — и вероятнее всего, этот вопрос решается по субъективному усмотрению экспертов.

Помимо того, Суд по интеллектуальным правам в своей практике придерживается позиции, что «для того, чтобы признать факт использования именно цитаты, должно быть установлено, что она узнаваема как часть конкретного произведения. Такая узнаваемость также зависит от степени известности произведения» (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-199/2018).

То есть, даже если произведение на территории России вроде бы и известно, то может оказаться так, что конкретная цитата оттуда такой известностью обладать не будет.

По-видимому, согласие правообладателя произведения может требоваться для осуществления регистрации товарного знака, если такая цитата стала крылатым выражением или просто много транслируется и ассоциируется именно с конкретным известным всем в России произведением.

Если Роспатент при проведении экспертизы такого обозначения посчитает, что все-таки цитата является узнаваемой частью известного на территории России произведения, он должен указать в уведомлении, которые направляются заявителям в ходе регистрации товарного знака, на необходимость предоставления согласия правообладателя на ее использование или попросить представить заявителя свои аргументы относительно того, что заявляемое обозначение не является известной цитатой. А что, если эксперты Роспатента не обратят внимание, что на регистрацию заявляется вообще выражение, которое принадлежит какому-то конкретному автору?

В заявках «Газпром Нефти», например, вовсе отсутствует указание на то, что заявляемое обозначение является кому-то принадлежащим выражением. И представим, что эксперты не воспримут это как цитату и даже не будут задумываться об известности или неизвестности ее, не исследуют этот вопрос и не попросят каких-либо уточнений у заявителя, а просто дадут зеленый свет регистрации. В таком случае заинтересованное лицо, которым в данном случае может являться как раз-таки правообладатель произведения, может обратиться с возражением против предоставления правовой охраны обозначению.

Согласно ст. 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку, если она была предоставлена без учета требования о согласии правообладателя для регистрации цитаты из известного произведения, может быть оспорено заинтересованным лицом в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак. Подавая такое возражение правообладателю, правда, предстоит доказать, что его произведение является известным в России, а использованная цитата тоже узнаваема и ассоциируется именно с этим произведением.

Кроме этого, правообладатель еще и в ходе регистрации товарного знака может также направить в Роспатент письмо, в котором он может привести свои доводы, что регистрация не должна допускаться, так как используется известная цитата, и эти доводы будут учитываться Роспатентом при принятии решения о регистрации. Впрочем, отчего-то я сомневаюсь, что Тони Роббинс и его представители вообще догадываются о том, что его фразу хотят зарегистрировать в качестве товарного знака на территории России и будут принимать какие-то активные действия для препятствия такой регистрации.

Про авторские права

При использовании известных выражений как товарных знаков возникает еще один интересный вопрос: а что происходит с соблюдением прав авторов таких охраняемых цитат после такой регистрации? Если выражение было зарегистрировано в качестве товарного знака, автор такого выражения может привлечь лиц, использующих такой товарный знак без согласия автора, к ответственности, пока охрана такого товарного знака не прекращена? А неуказание имени автора выражения при использовании зарегистрированного товарного знака является нарушением личных неимущественных прав автора?

В данном случае мы имеем дело с так называемым пересечением режимов охраны объектов интеллектуальной собственности. С одной стороны, у нас есть товарный знак с одним правообладателем, с другой стороны, объект авторского права — с другим правообладателем. И если правообладатель уже зарегистрированного товарного знака нарушает права автора произведения, чья часть и используется в таком товарном знаке, то кажется, что автору должна предоставляться соответствующая защита. Особенно с учетом того, что доступная автору защита путем направления возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку может работать только, если автор докажет, что его произведение известно на территории России, в то время как отсутствие известности произведения на территории России не может являться основанием для отказа в защите его авторских прав.

Даже в случае, если произведение не рассматривается как известное на территории России, а отдельная цитата или название произведения могут рассматриваться как самостоятельные результаты творческого труда, автору такого произведения должна предоставляться возможность защиты его авторских прав по отношению к правообладателю товарного знака.

Правда, может возникнуть проблема с исполнением требования автора о запрете использования части его произведения, которая зарегистрирована как товарный знак: у правообладателя товарного знака ведь есть свое исключительное право и возможность использовать его по своему усмотрению, а такой запрет фактически исключительное право ограничит, да и вообще сделает бессмысленным само существование такого товарного знака.

Что касается прав авторства, то кажется, что сама по себе подача заявки в Роспатент на регистрацию выражения без ссылки на автора уже является нарушением такого личного неимущественного права автора. И также кажется, что при использовании товарного знака, содержащего часть произведения автора, без указания его имени, такой автор тоже может требовать указывать свое имя и привлечь правообладателя к ответственности за нарушение личного неимущественного права, даже если его произведение не является известным на территории России. По крайней мере, такой подход будет справедливым, и не позволит правообладателю товарного знака получить монополию на использование чужой и фактически присвоенной части произведения автора.

Таким образом, действительно, допускается регистрация известных выражений в качестве товарных знаков, с единственным необходимым требованием о предоставлении согласия правообладателя в случае, если выражение является узнаваемой цитатой известного на территории России произведения. Не совсем четкие критерии определения такой узнаваемости могут привести к тому, что будет осуществлена регистрация товарного знака в отсутствие согласия автора произведения и правообладатель товарного знака фактически получит возможность свободно использовать часть чужого произведения.

Чтобы не допускать подобных ситуаций, предполагается, что в любом случае автору произведения должна предоставляться возможность защиты его авторских прав против правообладателя товарного знака.

А следить за судьбой регистрации заявленных «Газпром Нефтью» и Роскосмосом обозначений будет очень и очень занятно.

Материал опубликован на сайте «Клерк.ру» 11.12.2020

Что такое товарный знак и зачем его регистрировать?

Что такое «Товарный знак»?

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, выдаваемым уполномоченным органом государственной власти в лице Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Большинство субъектов хозяйственной деятельности стремятся выступать на рынке под каким-либо оригинальным наименованием, логотипом. Запоминающееся название выпускаемой продукции — один из залогов ее успешной и устойчивой реализации. Ведь основная функция товарного знака — довести процесс покупки товара или услуги потребителем до автоматизма.

«Товарный знак» — термин, введенный законодателем. Вместе с тем на практике встречаются и такие обозначения, как, например, «торговая марка», «бренд», «логотип», зачастую используемые в значении «товарный знак». В действительности, товарным знаком можно назвать только такое обозначение, в отношении которого совершены соответствующие регистрационные действия, завершившиеся получением свидетельства на товарный знак.

Преимущества регистрации товарного знака

Можно выделить два основных преимущества, возникающие у правообладателя зарегистрированного товарного знака.

  1. Регистрация товарного знака не является обязательной процедурой. Решение о том, регистрировать его или нет, принимает сам владелец. Однако очевидно, что затратив на продвижение торговой марки определенные усилия (финансовые, трудовые и временные ресурсы) предприятия должны иметь гарантии того, что «раскрученный» бренд будет защищен от несанкционированного использования недобросовестными конкурентами. Регистрация наименования, логотипа в качестве товарного знака такие гарантии предоставляет. В отсутствие регистрации защитить свои исключительные права в правоохранительных органах или судебных инстанциях будет крайне затруднительно.
  2. Зарегистрировав свои права на товарный знак, Вы можете на законных основаниях (с государственной регистрацией такого факта) предоставить право пользования этим знаком своим партнерам, подрядчикам и т. д., а также полностью уступить права на него.
Какова территория действия товарного знака?

Во всем мире действует территориальный принцип охраны результатов интеллектуальной деятельности. Регистрация товарного знака означает получение заявителем исключительных прав на него на территории конкретной страны, в которой была подана заявка и в которой было выдано свидетельство на товарный знак. Иными словами, свидетельство, полученное в России, действует только на территории России. Желающие получить охрану своего товарного знака на территории других государств могут воспользоваться процедурой международной регистрации.

Каков срок действия свидетельства на товарный знак?

Свидетельство на товарный знак действует в течение 10 лет с даты приоритета (чаще всего совпадающее с датой подачи заявки на товарный знак). Действие права на товарный знак может продлеваться на 10 лет сколько угодно раз.

Специалисты Патентно-правовой фирмы «Петухов и Партнеры» будут рады оказать Вам полный комплекс услуг, связанных с регистрацией товарного знака, как на территории нашей страны, так и в других государствах. Это позволит существенно сэкономить ваше время и снизить риск получения отказа в выдаче свидетельства. В процессе консультаций вы получите исчерпывающую информацию по вопросам регистрации товарного знака и дальнейшей защиты ваших прав в суде и Палате по патентным спорам.


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

 

Читайте также:

    Товарные знаки
    Лицензионные договоры
    Патенты
    Защита патентных и авторских прав
    Другие услуги
Возврат в раздел Библиотека

Передача права собственности на товарный знак: передача права собственности или изменение вашего имени

Владельцам товарных знаков может потребоваться передать право собственности или изменить имя в своей заявке или регистрации. Это может произойти во время рассмотрения вашей заявки на товарный знак или после регистрации вашего товарного знака. Вот примеры распространенных причин:

  • Я продал свой бизнес и мне нужно передать право собственности на товарный знак.
  • Я вышла замуж сразу после того, как подала заявление и поменяла фамилию.

Такая передача права собственности называется уступкой. Есть сборы, связанные с изменением назначения. Найдите код платы за услуги по товарным знакам «8521» в текущем графике оплаты, чтобы узнать размер комиссии.

Чтобы исправить мелкие ошибки, см. Исправление имени владельца в формах электронной системы подачи заявок на регистрацию товарных знаков (TEAS). Эти исправления не считаются заданиями.

Ограничения на основе подачи заявок

Для заявителей о намерении использовать, если вы передаете право собственности на товары или услуги, к которым относится ваш знак, к правопреемнику, вы можете подать заявку в любое время.Во всех остальных случаях вы должны подождать, пока вы не подадите поправку к предполагаемому использованию, прежде чем подавать свое задание. См. TMEP §501.01 (a).

Если вы подаете заявку в соответствии с Мадридским протоколом, следуйте инструкциям, используя Мадридский протокол, чтобы изменить имя или владельца.

Как обновить информацию о владельце

Чтобы передать право собственности или обновить свою информацию, чтобы отразить юридическое изменение имени:

  1. Используйте электронную систему присвоения товарных знаков (ETAS), чтобы запросить изменение.
  2. Если вы заполняете форму TEAS в течение следующей недели, вам может потребоваться вручную обновить информацию о владельце в форме TEAS. Если ваша форма TEAS не отражает запрошенное вами изменение:

a. Установите флажок под именем владельца, чтобы изменить имя владельца.

г. Объясните, почему вы меняете имя владельца в поле «Разное заявление».

г. Введите новое имя в поле имени.

Если вы не заполните форму TEAS в течение следующей недели, проверьте статус изменения вашего назначения, чтобы убедиться, что ваша информация была обновлена.

Вы получите квитанцию ​​с подтверждением: Примерно через семь дней вы получите официальное уведомление о регистрации / отсутствии записи. Если вы не получили это уведомление, обратитесь в отдел записи о назначении.

Как мы проверяем: Перед тем, как документ будет записан, мы внимательно проверяем информацию, которую вы заполняете в форме ETAS, на соответствие информации в документе о передаче права собственности. Если мы обнаружим ошибку или несоответствие, мы можем связаться с вами, чтобы исправить их, прежде чем мы запишем вашу заявку.

Если вы допустили ошибку в форме ETAS: Немедленно позвоните в отделение записи о назначении, чтобы запросить возможную приостановку записи. Запись может быть приостановлена ​​на два дня. Вам будет предложено отправить электронное письмо тому специалисту, с которым вы говорите, с просьбой об отмене и возврате средств. Однако, если задание уже было записано, ваш запрос будет отклонен. Затем вы должны следовать процедурам, изложенным в Разделе 503 Руководства по процедуре экспертизы товарных знаков (TMEP).06 вносить исправления в задание.

Внесение изменений в назначение путем подачи документов на бумаге.

Используйте титульный лист формы записи, чтобы передать право собственности или изменить имя с помощью подачи документов на бумаге. Отправьте письмо по адресу:

Почта Отделение записи о назначении прекращения
Директор Управления США по патентам и товарным знакам
Почтовый ящик 1450
Александрия, Вирджиния 22313-1450

Как правило, бумажные назначения регистрируются в течение 20 дней с момента подачи заявки. Рекомендуется подавать в электронном виде, что позволит сократить время обработки и уменьшить количество ошибок.

Проверка статуса изменения назначения

После получения Уведомления о регистрации подождите одну неделю, чтобы проверить Статус товарного знака и получение документов (TSDR), чтобы убедиться, что информация о владельце обновлена. Следуйте этим инструкциям, чтобы проверить TSDR:

1. Перейдите к TSDR.
2. Введите серийный номер или регистрационный номер.
3. Нажмите кнопку «Статус».
4. Прокрутите вниз до информации о текущем владельце (ах).
5. Убедитесь, что информация о владельце обновлена ​​правильно.

Если информация о владельце еще не обновлена, перейдите в историю судебного преследования, чтобы увидеть статус. Чтобы увидеть запись о назначении в истории обвинения, может потребоваться до семи дней. Если в записи указано «Записи о праве собственности не обновляются автоматически», сообщите нам об этом в письменной форме, чтобы записи можно было обновить вручную. Форма, которую вы используете, зависит от статуса вашей заявки:

Обновление вашей корреспонденции

Даже если ваша информация о собственности автоматически обновляется в системе статуса товарного знака и поиска документов (TSDR), вы должны убедиться, что ваша информация для переписки, включая любого поверенного информация также обновляется.Чтобы обновить вашу корреспонденцию или любую необходимую информацию об адвокате, отправьте запрос через форму TEAS об изменении адреса или представительства (CAR).

TMIN News Видео 15: Назначения и изменения прав собственности

Посмотрите это видео, чтобы узнать о наиболее распространенных типах смены прав собственности и о том, как правильно уведомить нас о каждом типе.

Другие видеоролики в стиле новостей о федеральном процессе подачи заявки на товарный знак доступны на веб-странице серии Trademark Information Network (TMIN).

Для получения дополнительной информации см. TMEP §500 и просмотрите часто задаваемые вопросы.

Кто является владельцем товарного знака? — Блог о патентных товарных знаках

Кому принадлежит товарный знак?

Нередко заявители, впервые подающие заявку на регистрацию товарного знака, поднимают вопросы, касающиеся права собственности на товарный знак. Владелец товарного знака должен быть указан в заявке на федеральную регистрацию товарного знака. Должен ли заявитель быть идентифицирован как физическое лицо или компания? Ответ зависит от того, кто в конечном итоге будет контролировать качество товаров или услуг.

В большинстве случаев имеет смысл идентифицировать компанию как заявителя, если компания продает или будет продавать продукт. Предположительно, компания занимается контролем качества своей продукции, обрабатывает возврат, решает вопросы клиентов, связанные с качеством продукции, и так далее.

Что делать, если товарный знак продается не только владельцем товарного знака?

Владелец товарного знака может быть физическим или юридическим лицом, отличным от того, которое фактически продает продукт. В таких ситуациях необходимо подписать хорошо составленное лицензионное соглашение на товарный знак, чтобы четко установить, что владелец товарного знака (лицензиар) контролирует качество продуктов, продаваемых лицензиатом.Без письменных лицензионных соглашений вы можете получить «голую» лицензию, которая в конечном итоге может аннулировать любые права на знак.

Что делать, если кто-то просто думает о названии или логотипе?

Люди постоянно придумывают названия для продуктов. В большинстве случаев эти мысли являются не более чем простой фантазией: «Если бы я продавал такой продукт, я бы назвал его [вставить крутое / смешное / любое название]». Творческий вклад в название или логотип, хотя и значительный, недостаточен для создания прав на товарный знак.Вы должны использовать товарный знак, чтобы получить права, а использование товарного знака означает предложение товаров или услуг, связанных с товарным знаком. Кроме того, владелец товарного знака должен контролировать качество товаров или услуг.

Следовательно, простого изобретения знака недостаточно для установления прав на товарный знак (хотя в некоторых случаях может быть достаточно для установления авторских прав). Вы должны продавать товар под знаком, чтобы установить права на товарный знак. При этом любой может подать заявку с намерением использовать.

Что делать, если товарный знак еще не использовался?

Потенциальный пользователь товарного знака может подать заявку на регистрацию товарного знака с намерением использовать (ITU), чтобы сохранить права на товарный знак. Претендент в МСЭ должен быть физическим или юридическим лицом, которое будет использовать знак на товарах или услугах и будет контролировать качество этих предстоящих продуктов. В заявке МСЭ заявитель должен в конечном итоге предоставить доказательства использования в торговле, чтобы обеспечить регистрацию, если заявка разрешена.

Если вы — предприниматель, планирующий в ближайшее время регистрацию, возможно, лучше отложить подачу заявки в МСЭ до тех пор, пока ваша организация не будет зарегистрирована.ВПТЗ США обычно запрещает передачу приложений МСЭ другому владельцу до того, как первоначальный заявитель представит доказательства использования. Итак, если вы решите подать заявку в МСЭ от своего имени как физического лица, убедитесь, что вы подали надлежащее Заявление об использовании с приемлемыми образцами, прежде чем передавать заявку на товарный знак компании.

Что делать, если у торговой марки несколько владельцев?

Если товарный знак принадлежит нескольким физическим или юридическим лицам, то каждый совладелец должен быть указан в заявке на товарный знак.В противном случае любая полученная в результате регистрация может быть аннулирована. Это еще одно преимущество идентификации компании как собственника — можно избежать любых потенциальных осложнений, связанных с совместным владением.

Между производителем и дистрибьютором, которому принадлежит товарный знак?

Если между производителем и дистрибьютором не существует письменного соглашения, может существовать опровержимая презумпция в пользу того, что производитель является владельцем товарного знака. TTAB будет учитывать следующие факторы, чтобы определить, какой стороне должен принадлежать знак:

  1. Какая сторона создала и первой нанесла товарный знак;
  2. Название какой стороны фигурирует вместе с товарным знаком на упаковке и рекламных материалах;
  3. Какая сторона поддерживала качество и единообразие продукта, включая технические изменения;
  4. Какая сторона, по мнению потребителей, стоит за продуктом, e.g., к которым клиенты направляют жалобы и обращаются за исправлением дефектных продуктов;
  5. Какая сторона оплачивала рекламу; и
  6. Что сторона представляет другим об источнике или происхождении продукта.

Можно ли оспорить право собственности на товарный знак в заявке МСЭ?

Нет, заявка МСЭ не может быть оспорена на том основании, что заявитель не является законным владельцем знака. См. Шаэль Норрис против PAVE: Повышение осведомленности, расширение прав и возможностей жертв , 2019 USPQ2d 370880 (TTAB 2019) [прецедент].Однако приложение ITU может быть отклонено из-за отсутствия добросовестного намерения использовать.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Мы присоединяемся к Давидам, сражающимся с Голиафами. Наши зарегистрированные патентные поверенные работают как одна команда, чтобы предоставить стартапам и учредителям надежные права интеллектуальной собственности, которые способствуют финансированию, росту и продажам. Напишите или позвоните нам, чтобы мы могли работать с вашим IP: (949) 223-9623 | [email protected]

Право собственности на товарный знак

— Кому должна принадлежать ваша торговая марка?

Хотя на первый взгляд это может показаться неочевидным, юридический вопрос о том, кому принадлежит регистрация товарного знака, является одним из важнейших юридических решений , принятых при регистрации и поддержании регистрации товарного знака.Это может показаться очевидным: «Если я придумал товарный знак, значит, я владелец». Однако, как и во многих других аспектах ведения бизнеса, все не так просто.

Если вы являетесь владельцем бизнеса, каждый объект собственности, которым вы владеете как этот бизнес, может считаться «активом». Это может быть машина для трафаретной печати, которую вы купили, корпоративные ноутбуки, столы, стулья и т. Д. Знаете ли вы, что ваши товарные знаки также считаются активами? Важно понимать, что товарные знаки, как и любые другие активы, можно покупать, продавать и передавать, и владельцы этих товарных знаков имеют определенные права собственности на эти товарные знаки.

Сравнение права собственности на товарный знак и недвижимого имущества

Рассмотрим следующий пример владения «активом»:

Райан Дион и его деловой партнер Джен Гурдиш основали компанию DG Enterprises, LLC. и через компанию купила витрину в историческом Старом городе Александрии, прямо за пределами Вашингтона, округ Колумбия.Выставка состоит из трех этажей и может поддерживать торговую площадь и два офиса. Бизнес владеет зданием, и Райан и Джен оба являются равноправными членами ООО.

Ни Райан, ни Джен не могут претендовать на владение зданием лично.Если Райан откроет другой бизнес со своими братьями, Джоном и Доном, этот новый бизнес не сможет удержать себя в качестве владельца здания, потому что этот новый бизнес является полностью отдельным юридическим лицом , а затем DG Enterprises, LLC.

Если Джен и Райан начнут новый бизнес, Lightning Barriers LLC, то им потребуется передать право собственности здания от DG Enterprises, LLC к Lightning Barriers LLC, прежде чем Lightning Barriers LLC сможет подавать документы от имени администрации здания или удерживать себя как собственника постройки для любых целей.

Теперь рассмотрим те же факты, но с товарным знаком :

Райан и Джен создают кейтеринг под названием «Nuportent Catering LLC» и называют свой бизнес «Nuportent Catering». На начальном этапе своей деятельности Nuportent Catering LLC зарегистрировала знак в Управлении по патентам и товарным знакам США, чтобы установить федеральные права на товарный знак.

Если Райан начнет новый бизнес со своими братьями, новый бизнес будет , а не , который будет считаться владельцем этого товарного знака или соответствующей регистрации.Новый бизнес Райана , а не , сможет поддерживать товарный знак (т.е. продления) и не сможет заключать обязательные соглашения с третьими сторонами о правах на использование товарного знака «Nuportent Catering».

Если Джен и Райан решат закрыть LLC и открыть корпорацию, то для передачи товарного знака они должны передать товарный знак в дополнение к основному гудвиллу. Они также могут пожелать передать право на подачу иска за прошлое нарушение и несколько других важных элементов, которые, если не будут переданы сейчас, могут не быть переданы позже.Это должно быть сделано посредством передачи товарного знака , письменного документа , подписанного уполномоченными представителями обеих компаний, в котором оформляется передача товарного знака, соответствующей деловой репутации и любых других прав, которыми обладал предыдущий владелец.

Эта уступка товарного знака затем может быть подана в отдел присвоения USPTO и записана в базу данных, что позволяет новому владельцу подавать заявки на продление и запрашивать новый сертификат товарного знака.

Последствия регистрации товарного знака от неправильного владельца

Последствия подачи заявки на регистрацию товарного знака (или продления регистрации товарного знака) не тому владельцу могут быть серьезными.Если заявку на товарный знак подает не тот человек, то, по крайней мере, это задержит регистрацию этой заявки на товарный знак, потому что для этого потребуется подача ответов Office Action в ВПТЗ США.

Однако некоторые ошибки нельзя исправить с помощью Office Action. Если это так, то правильный владелец должен будет подать новую заявку . Это может быть особенно плохо, если кто-то тем временем подал заявку на товарный знак, аналогичный для связанных товаров и услуг.Если это произойдет, повторно поданная заявка должна будет подождать, пока другая заявка не будет рассмотрена (и первоначальному заявителю, возможно, придется потратить тысячи долларов, чтобы помешать регистрации другого товарного знака).

Даже если вы можете обеспечить регистрацию с использованием ненадлежащего владельца, регистрация или заявка могут быть аннулированы. Третья сторона может подать петицию об отмене полученной регистрации и будет иметь веские основания для отмены регистрации.

Но какое это имеет значение? Регистрация товарного знака дает владельцу ряд ключевых преимуществ: согласно закону, владелец , предположительно, владеет охраняемым товарным знаком, и предположительно, является владельцем этого товарного знака. Это также дает общенациональное уведомление, а это означает, что новые компании не могут сказать, что они просто «никогда не слышали о вас», чтобы избежать иска о нарушении. Все они имеют решающее значение для надежной стратегии защиты прав и сэкономят время и деньги владельцев товарных знаков, одновременно защищая их товарные знаки.

Итак, что может случиться с владельцем федеральной регистрации товарного знака USPTO, который попытается защитить свои права от нарушителя? Если право собственности на товарный знак при регистрации неверно, нарушитель может подать петицию об отмене, и в случае успеха владелец товарного знака потеряет все преимущества, упомянутые выше. Владелец товарного знака должен будет полагаться на свои незарегистрированные (общие) права на товарный знак, что увеличит время, затраты, а иногда и эффективность правоприменения.

Понимание права собственности на активы вашей компании имеет решающее значение для долгосрочного успеха вашего бренда (и, в конечном итоге, вашей компании). Знание того, кому на самом деле принадлежит ваш товарный знак и что делать в случае его смены, необходимо для защиты вашей интеллектуальной собственности.

Джош Гербен, эсквайр

Джош Гербен, эсквайр является основателем и руководителем юридической фирмы Gerben. В 2008 году г-н Гербен основал фирму, чтобы предоставлять высококачественные услуги по товарным знакам по разумным ценам.Сегодня он признан World Trademark Review ведущим подателем заявок на товарные знаки, зарегистрировав более 6500 товарных знаков. Содержание этого блога предназначено только для информационных целей и не может рассматриваться как юридическая консультация.

Прецедентное право как руководство по владению товарными знаками, лицензированию и защите прав

Федеральная регистрация товарного знака дает множество преимуществ. Регистрация составляет prima facie свидетельства:

  • срок действия и регистрация соответствующего знака;
  • право собственности регистранта на знак; и
  • исключительное право регистранта использовать знак в связи с зарегистрированными товарами или услугами.

Однако товарные знаки отличаются от других форм интеллектуальной собственности тем, что сторона приобретает права на товарный знак только посредством коммерческого использования. Сторона, которая первой присваивает знак посредством использования и для которой знак служит указанием источника, получает преимущественные права на него. В результате презумпция права собственности, предоставляемая федеральной регистрацией, является опровержимой.

Собственность

Согласно общему праву право собственности передается стороне, которая первой использует знак в подлинной коммерческой сделке.Другими словами, нужно выиграть гонку на рынке, чтобы установить право собственности на знак.

Для установления использования товарный знак должен быть прикреплен к продукту или использоваться для продажи или оказания услуг, продаваемых населению, и его использование должно быть непрерывным и добросовестным . Объем активности, достаточный для использования, — это фактический вопрос, который определяется в каждом конкретном случае. Руководящий принцип заключается в том, что деятельность должна быть достаточно публичной, чтобы идентифицировать или отличать товары или услуги от товаров или услуг владельца товарного знака среди соответствующей общественности.Простого намерения использовать знак недостаточно для установления общих прав.

Лицензирование

Владельцы товарных знаков могут установить использование, необходимое для того, чтобы стать правообладателями, через третьих лиц. Например, правильное использование знака лицензиатом приносит пользу владельцу; следовательно, владельцы товарных знаков могут полагаться на использование контролируемыми лицензиатами для доказательства продолжения использования знака. Раздел 5 Закона Лэнхэма прямо признает приобретение прав на товарный знак лицензиаром посредством первого использования знака контролируемым лицензиатом.Раздел 1055 15 USC гласит, что: «Если первое использование знака лицом контролируется регистрантом или заявителем на регистрацию знака в отношении характера и качества товаров или услуг, такое первое использование имеет право на получение выгоды. регистранта или заявителя, в зависимости от обстоятельств ». Таким образом, хотя для установления прав на товарный знак требуется непрерывное и добросовестное использование знака, такое использование может осуществляться другой стороной в интересах владельца товарного знака.

Хотя владельцы товарных знаков могут устанавливать права посредством стороннего лицензирования, они также могут потерять права в результате отказа в результате так называемого «голого» лицензирования.Это происходит, когда лицензиар не осуществляет надлежащий контроль качества лицензиата. Факторы, определяющие, был ли осуществлен надлежащий контроль качества, включают наличие у владельца товарного знака:

  • сохраняет за собой договорные права на качество использования товарного знака;
  • фактически контролировал качество использования товарного знака; и
  • обоснованно полагалась на лицензиата в поддержании качества товаров или услуг.

Хотя письменная лицензия на товарный знак не является обязательной, настоятельно рекомендуется.Кроме того, в нем следует указать стандарты, которые должен поддерживать лицензиат, и указать, что лицензиар имеет право либо проверять, либо контролировать качество, чтобы гарантировать соблюдение этих стандартов. Независимо от того, предусматривает ли лицензия инспекцию или надзор, лицензиар должен выполнять и выполнять, как указано в лицензии. Наконец, если лицензиар намеревается полагаться на лицензиата в обеспечении качества, что допустимо при наличии тесных рабочих отношений между сторонами, тогда лицензия должна включать основу отношений и причины, по которым лицензиату можно доверять на основании его история или действующие механизмы.Это помогает избежать отказа от знака из-за голого лицензирования.

Когда знак лицензируется, могут возникнуть вопросы относительно того, какая сторона имеет право применять его. Многие суды США пришли к выводу, что держатели исключительных лицензий на федеральные товарные знаки могут иметь право подавать иски за нарушение. При этом суды также постановили, что правоспособность предъявлять иск может существовать только в том случае, если лицензионное соглашение предоставляет лицензиату как исключительную лицензию, так и имущественный интерес в знаке или правах, равных правам правопреемника.

Лицензионные соглашения могут дать лицензиатам право возбуждать иски за нарушение при условии, что они предоставляют исключительную лицензию и имущественный интерес в знаке

.

Изображение: Pressmaster / Shutterstock.com

Правоприменение

В деле Halcyon Horizons, Inc против Delphi Behavioral Health Grp, LLC (2017 US Dist LEXIS 72258 *; 2017 WL 1956997 (ND Cal, 11 мая 2017 г.)) суд рассмотрел вопрос о том, имел ли лицензиат право подавать иск о нарушении прав на товарный знак.При этом суд рассмотрел следующие два дела в качестве руководства.

В деле Innovation Ventures, LLC против Pittsburg Wholesale Grocers, Inc (2013 US Dist LEXIS 34937, 2013 WL 1007666, at * 6 (ND Cal, 13 марта 2013)) суд отметил, что лицензиар, International IP, сохранил « право проверять использование товарных знаков Innovation Ventures в целях поддержания контроля качества », но придал этому факту небольшой вес, потому что (как обсуждалось выше) этот тип надзора является частью почти каждой лицензии ( id at * 5).

Суд пояснил, что «International IP также сохранила часть контроля над судебными разбирательствами … потому что в соглашении указано, что Innovation Ventures не может урегулировать [] судебный процесс / судебное разбирательство, если урегулирование включает признание недействительности патента или другие вопросы, которые отрицательно влияют на жизнеспособность. любой интеллектуальной собственности, если стороны не договорились заранее »( id ). Однако суд назвал это узким ограничением, которое «с практической точки зрения не изменило статуса Innovation Ventures как стороны, контролирующей использование интеллектуальной собственности» ( id at * 6).

Наконец, суд установил, что структура сделки между International IP и Innovation Ventures была также значимой, потому что «действительность уступок и взаимных возвратов лицензий хорошо известна» ( id ). В целом, «[т] права, сохраненные за International IP, были немногочисленны» ( id ). Учитывая эти факты, суд отказался сделать вывод о том, что Innovation Ventures не имела права подавать иск.

В деле LASCO Fittings, Inc против Lesso America, Inc (2014 US Dist LEXIS 195518, 2014 WL 12601016 (CD Cal, 21 февраля 2014)) суд сопоставил спорное лицензионное соглашение с соглашением Innovation Ventures и пришел к выводу, что он был «более ограниченным по объему» ( id at * 4).Во-первых, суд пояснил, что лицензия выдана «только на определенные виды продукции, а не на товарный знак в целом» ( id ). Во-вторых, он содержал «пункты, прямо указывающие, что лицензиар сохраняет титул и право собственности на знак, а также все права, прямо не предоставленные в исключительной лицензии» ( id ). В-третьих, лицензиар сохранил «контроль над характером и качеством продуктов, продаваемых LASCO с использованием знака, требование, которое не соответствует назначению» ( id ).Наконец, суд постановил, что, хотя лицензия давала LASCO «право предъявлять иск для обеспечения соблюдения знака для определенных продуктов, подпадающих под действие Лицензии, LASCO должно уведомить лицензиара и не может применять товарный знак в отношении других продуктов» ( id ) . Суд отметил, что, в отличие от дела Innovation Ventures , «Лицензия [не была] соглашением о переуступке и обратной лицензии» ( id ). Таким образом, структура соглашения не предполагает, что стороны «предполагали, что исключительная Лицензия будет эквивалентна уступке» ( id ).Основываясь на этих фактах, суд отклонил исковые требования LASCO о нарушении прав в связи с отсутствием правоспособности ( id at * 5).

Суд в деле Halcyon пришел к выводу, что факты его дела находились где-то между фактами LASCO и Innovation Ventures . В пользу возможности предъявить иск был тот факт, что лицензия была предоставлена ​​для марки в целом, а не только для определенных услуг. Кроме того, лицензионное соглашение не содержало пункта, «прямо указывающего, что лицензиар сохраняет титул и право собственности на знак, а также все права, прямо не предоставленные в исключительной лицензии» ( id ).

Однако противодействием правоспособности был тот факт, что лицензиар сохранил больший контроль над судебным процессом, чем лицензиар в Innovation Ventures . Оба соглашения требовали одобрения лицензиаром расчетов, которые могли бы повлиять на товарные знаки, но лицензия Halcyon также требовала одобрения лицензиара для «судебного преследования нарушителей и защиты от действий, связанных с нарушением авторских прав». Кроме того, хотя лицензиат мог принять решение о возбуждении судебного дела, он не мог решить, что судебный процесс не будет возбужден.Если он откажется подавать иск, то лицензиар может это сделать ( id ). Эти последние два положения представляют собой нечто большее, чем «часть контроля над судебным процессом» (2013 US Dist LEXIS 34937, 2013 WL 1007666, at * 6). Наконец, в отличие от дела Innovation Ventures , стороны не заключили соглашение об уступке прав и обратной лицензии, которое суд LASCO посчитал несостоятельным.

На основании текста лицензионного соглашения суд пришел к выводу, что он не предоставлял исключительному лицензиату имущественный интерес в отношении товарного знака или права, равные правам правопреемника.В результате у лицензиата не было права подавать иск о нарушении для защиты прав на лицензированный знак.

Майкл Т. Смит
Адвокат
[адрес электронной почты защищен]

Майкл Т. Смит работает в сфере интеллектуальной собственности с 2001 года, уделяя особое внимание судебному преследованию в отношении товарных знаков, судебным разбирательствам по патентам и товарным знакам и другим вопросам inter partes . Судебный опыт г-на Смита включает представление интересов клиентов из различных отраслей, включая СМИ, технологии, гостиничный бизнес и производство.Он читал лекции по теме закона о товарных знаках для отраслевых групп и средств массовой информации, а также был дополнительным лектором по патентному праву и политике в Юридическом колледже Университета Западной Вирджинии.

Что значит иметь несколько владельцев товарных знаков?

Один из многих рисков, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, редко приходит на ум, но может поставить ваш бизнес в опасное положение. Мы говорим о защите товарных знаков для вашей интеллектуальной собственности. Товарный знак — это слово, фраза, имя или символ, которые идентифицируют источник продукта или услуги и отличает его от конкурентов.Вы можете зарегистрировать торговую марку на название своей компании, названия продуктов, логотипы и слоганы.

Ведение бизнеса без защиты товарного знака

Без защиты зарегистрированного на федеральном уровне товарного знака:

  • Ваша компания или название продукта могут быть украдены. Без права собственности на товарный знак компаниям в других штатах и ​​других странах будет проще захватить ваш бренд.
  • Ваш бизнес может подвергнуться риску нарушения прав на зарегистрированный товарный знак другой компании, что может привести к судебным искам и т. Д.
  • Вы можете неосознанно использовать незарегистрированный товарный знак для своего бренда. Соединенные штаты. Управление по патентам и товарным знакам (USPTO) предъявляет особые требования к зарегистрированным товарным знакам, например, товарный знак не может никоим образом вводить в заблуждение, иметь общий характер или оскорблять.
  • Другая компания может использовать аналогичный товарный знак, и у вас нет возможности остановить их.
  • Если вы решите продать свою компанию, вы не сможете продать незарегистрированный товарный знак следующему владельцу.

Важно отметить, что только потому, что вы регистрируете название своей компании в своем штате, это не то же самое, что и не обеспечивает такую ​​же защиту, как зарегистрированная торговая марка.(Хотя государственная заявка на фирменное наименование и фактическое использование фирменного наименования в значительной степени демонстрирует вашу приверженность своему бренду — это то, на что USPTO обращает внимание при принятии решения о товарном знаке.) Однако разрешение государства на создание бизнеса с конкретное название не дает вашей компании прав на товарный знак, и другие стороны могут попытаться воспрепятствовать использованию вами названия компании, если они считают, что с их товарными знаками может возникнуть путаница.

Аналогичным образом, защита доменного имени для вашей компании никоим образом не считается защитой товарного знака.Доменные имена приобретаются и регистрируются через аккредитованного регистратора доменных имен, и использование может быть прекращено у вас, если будет установлено, что оно нарушает чьи-либо права на товарный знак.

Подача заявки на регистрацию товарного знака

С 15 февраля 2020 г. вы должны подать заявку на регистрацию товарного знака и все сопутствующие документы в режиме онлайн, используя систему электронных заявок на товарный знак (TEAS). Независимо от того, делаете ли вы это напрямую, через поверенного или через третью сторону, такую ​​как служба подачи заявок на товарные знаки CorpNet, вы должны понимать, что процесс подачи заявки и утверждения занимает много времени, особенно если есть сложности с вашим желаемым знаком и существуют другие конфликтующие знаки.CorpNet может подготовить вашу заявку в течение 48 часов. У нас есть необходимый вам опыт в заполнении сложной заявки, и мы можем ускорить процесс.

Вкратце, необходимые шаги включают:

  1. Определение вашей «основы» для подачи заявки. Большинство заявителей из США основывают свою заявку либо на их текущем использовании знака в торговле, либо на своем намерении использовать знак в торговле в будущем.
  2. Поиск похожих торговых марок.
  3. Загрузка рисунка товарного знака «стандартного символа» или «особой формы».Товарный знак со стандартным символом — это только слова, а особая форма имеет некоторый элемент дизайна.
  4. Точный перечень товаров и / или услуг, идентифицированных товарным знаком. Соответствующие слова можно найти в Руководстве по допустимой идентификации товаров и услуг ВПТЗ США.
  5. Оплатить регистрационный сбор.

Вас также могут попросить предоставить «образец», демонстрирующий использование вашего товарного знака, например, на веб-странице или в ваших маркетинговых материалах.

После того, как вы подадите заявку, вам будет присвоен регистрационный номер, чтобы вы могли проверить статус своей заявки.С вами могут связаться, если возникнут дополнительные документы или вопросы, на которые необходимо ответить. Как только ваше приложение будет одобрено, вы должны использовать его последовательно и качественно. Почему? Система товарных знаков США основана на использовании, и ненадлежащее использование может быть основанием для того, чтобы другая компания забрала их у вас.

Вы также должны будете подать «Декларацию об использовании», чтобы продемонстрировать, что вы ответственно и последовательно используете свой товарный знак в период с пятого по шестой год после регистрации вашего товарного знака.Затем, между девятым и десятым годом, вам необходимо подать объединенную «Декларацию об использовании (или оправданном неиспользовании)» и «Заявку на продление», чтобы сохранить право собственности на товарный знак. Вы должны повторно подавать заявку на владение каждые 10 лет.

Несколько владельцев товарных знаков

Товарный знак преследует две цели:

  1. Защита интеллектуальной собственности предприятия и
  2. Защита потребителя, поскольку товарный знак идентифицирует единственный источник товаров или услуг.

Следовательно, множественное владение товарным знаком может быть предоставлено только в том случае, если владельцы имеют совместный контроль над характером и качеством товаров и / или услуг. Кроме того, если иное специально не указано в договоре между владельцами, в глазах ВПТЗ США, множественное владение товарным знаком разделяется поровну.

Существует несколько причин, по которым владельцы бизнеса могут подавать заявки на множественное владение товарным знаком, например, в индивидуальном праве или партнерстве с совладельцами, каждый из которых желает владеть товарным знаком.Кроме того, товарный знак может находиться в совместной собственности производителя и дистрибьютора. В любом случае все владельцы должны заполнить и подписать заявку и несут ответственность за сохранность товарного знака.

Создание юридического контракта, указывающего на совместное владение, зависит от вовлеченных сторон, в противном случае в случае споров о праве собственности суды будут рассматривать несколько факторов для определения права собственности, например:

  • Какая сторона первой создала и использовала знак
  • Фирменное наименование какой стороны появляется вместе с товарным знаком на упаковке и маркетинговых материалах
  • Какая сторона поддерживает качество знака
  • Какая сторона воспринимается потребителем как собственник
  • Какая сторона платит за рекламу

Один из многих вариантов Когда дело доходит до владения несколькими товарными знаками, владельцы бизнеса выбирают создание отдельного юридического лица для этого товарного знака.Создав C Corporation или компанию с ограниченной ответственностью (LLC), несколько владельцев могут подать заявку на регистрацию товарного знака в рамках корпорации, и товарный знак будет принадлежать корпорации на всю жизнь. Затем корпорация несет ответственность за контроль качества и использование товарного знака, а также за уплату регистрационных сборов и соблюдение сроков продления.

Создание корпорации или LLC также защищает владельцев от любой личной ответственности, когда дело доходит до неправомерного использования товарных знаков или если кто-то преследует вашу компанию за нарушение прав на товарный знак.Нужна помощь в выборе правильной структуры для вашего бизнеса и регистрации вашей интеллектуальной собственности? CorpNet готова помочь.

Право собственности на товарный знак: риск личного владения товарным знаком

Когда основатель начинает бизнес, ему или ей нужно принять множество решений. Один из них заключается в том, должен ли он или она лично владеть активами бизнеса или он или она должны создать корпорацию или ООО, чтобы владеть активами бизнеса и нести обязательства бизнеса.Учредители часто быстро создают корпорацию или LLC для управления бизнесом, чтобы защитить себя от личной ответственности, возникающей в связи с претензиями к бизнесу.

Но иногда учредители и владельцы бизнеса, работающие в рамках корпорации или LLC, стремятся зарегистрировать и владеть товарными знаками лично, а не владеть ими корпорация или LLC. Вероятно, это ошибка, которая увеличивает их риск нести личную ответственность за товары или услуги, продаваемые под товарными знаками, как описано ниже.

Контроль качества

Владельцы товарных знаков обязаны контролировать качество товаров или услуг, продаваемых под товарным знаком. Если владелец товарного знака не может контролировать качество товаров или услуг, права на товарный знак могут быть потеряны. Требование о том, чтобы владелец товарного знака контролировал качество, обеспечивает соответствие ожиданий клиентов в отношении товаров или услуг, продаваемых под товарным знаком.

Если товарный знак принадлежит / зарегистрирован на имя основателя, но используется его / ее полностью принадлежащей корпорацией или ООО, основатель, скорее всего, (прямо или косвенно) предоставит лицензию на использование товарного знака корпорации или ООО.Учредитель является лицензиаром товарного знака корпорации или ООО, который является лицензиатом / пользователем товарного знака.

Пострадавший истец может утверждать, что учредитель (например, лицензиар товарного знака) несет личную ответственность, потому что как владелец товарного знака он / она контролировал качество товаров / услуг, которые привели к травме. Следовательно, владение товарным знаком на свое собственное имя вместо того, чтобы владеть им ваша корпорация или ООО, может, по крайней мере частично, разрушить цель создания корпорации или ООО в первую очередь, которая заключалась в ограничении личной ответственности.

Кеннеди против Guess

В деле Kennedy v. Guess, Inc., 806 NE.2d 776 (Ind. 2004) Верховный суд штата Индиана постановил, что Guess, Inc. может нести ответственность за предполагаемые дефектные продукты, проданные под ее лицензированным товарным знаком GUESS. Хотя в данном случае основатель не несет ответственности за дефектный продукт своей компании, он показывает, что владелец / лицензиар товарного знака — то есть учредитель-владелец товарного знака — может нести ответственность за дефектные продукты, проданные лицензиатом. используя свой знак.

В случае с Guess Кэй Кеннеди купила часы GUESS и получила бесплатный зонт с логотипом GUESS. Муж Кай, Ричард, взял зонт на работу, где сослуживец снял его с ручки. Стержень зонта отделился от ручки и ударил Ричарда в нос и носовую пазуху, вызвав травму.

Кеннеди подали в суд на Guess Inc., а также на Callanen, корпорацию, получившую лицензию Guess на продажу Продуктов с логотипом GUESS, включая часы и зонт. Суд пришел к выводу, что «общее право штата Индиана должно рассматривать лицензиаров товарных знаков как несущих ответственность за дефектные продукты, помещенные в поток торговли с их знаками…» Суд также заявил, что «потребители справедливо ожидают, что продукты с логотипами типа« Guess »подпадают под действие некоторая оплошность со стороны тех, кто ставит свое имя на продукт, но те же самые потребители могут представить себе, что в современной торговле продукты, которые они покупают, могут быть действительно произведены кем-то другим.«Процесс выяснения сравнительной вины между Guess и другими обвиняемыми в конечном итоге был оставлен на усмотрение присяжных.

Дело Guess показывает, что лицензиар товарного знака может нести ответственность за дефектные продукты или услуги, предоставленные лицензиатом товарного знака. Другие дела в Калифорнии пришли к противоположному выводу. См. Emery v. Visa Internat. Services Ass’n , 95 Cal.App.4th 952 (3d. Dist. 2002). Тем не менее, ведущий трактат о товарных знаках гласит: «Во многих случаях юридическая ответственность согласно одной из соответствующих юридических теорий кажется невозможной для владельца товарного знака. избегать.Маккарти о товарных знаках 18:75 (2017).

Решения по снижению риска: право собственности юридических лиц на товарные знаки

Чтобы избежать возможности личной ответственности в качестве учредителя-владельца товарного знака, просто начните с того, что корпорация или ООО будут использовать, владеть и регистрировать знак с момента основания бизнеса. Это можно сделать, если корпорация или ООО были созданы с самого начала бизнеса.

Если право собственности на товарный знак в настоящее время принадлежит основателю, товарный знак и связанный с ним гудвилл могут быть переданы посредством уступки права корпорации или LLC.Таким образом, использование знака и право собственности на знак будут принадлежать одному объекту. Ответственность на основании закона о товарных знаках следует уменьшить или избежать, по крайней мере, в будущем после передачи, поскольку учредитель больше не является владельцем товарного знака.

Бывают случаи, когда человек начинает бизнес, не создавая корпорацию или ООО, и действует как индивидуальный предприниматель. В этом случае товарный знак будет принадлежать лицу. Однако, если и когда это лицо образует корпорацию или LLC для ведения бизнеса, товарный знак может быть передан юридическому лицу, чтобы избежать потенциальной личной ответственности, связанной с правом собственности на товарный знак.

Владелец товарного знака: Кто это должен быть?

На первый взгляд это может показаться совершенно бессмысленным вопросом. Конечно, я должен быть владельцем своей торговой марки! Но так ли все просто?

В iGERENT мы не только предоставляем нашим клиентам информацию о процессе регистрации в конкретных странах, мы также помогаем им определить глобальную стратегию использования товарных знаков, и среди наиболее часто возникающих вопросов является владелец товарного знака и то, кем он должен быть. . Существуют различные аспекты этого предмета, которыми должны заниматься будущие владельцы товарных знаков.

МОЯ КОМПАНИЯ VS. Я КАК ЧЕЛОВЕК

Довольно много наших клиентов являются индивидуальными компаниями, и один из их первых вопросов, когда приходит время регистрировать свой товарный знак, заключается в том, подавать ли заявку от своего имени как физического лица или от имени своей компании. Хотя может показаться, что между двумя вариантами нет большой разницы, поскольку физическое лицо будет владельцем товарного знака в любом случае, либо напрямую, либо через владение компанией, владеющей товарным знаком, есть несколько важных факторов, которые следует учитывать, когда делать выбор.

Прежде всего, стоит отметить, что характер заявителя на товарный знак никак не влияет на шансы на успешную регистрацию товарного знака. Следовательно, это не будет решающим фактором при принятии решения о том, кто должен быть владельцем.

Итак, какие факторы необходимо учитывать?

Контроль

Первым фактором, который следует учитывать, является контроль над товарным знаком. Если физическое лицо в конечном итоге теряет контроль над компанией, которая является владельцем товарного знака, в результате продажи, присоединения других партнеров, банкротства или любых подобных событий, то оно принудительно теряет свои права на товарный знак, которые они могли бы в противном случае. хранить.Например, в случае банкротства права интеллектуальной собственности компании могут быть арестованы и проданы как активы компании.

Конфиденциальность

В большинстве стран бюро по товарным знакам публикует находящиеся на рассмотрении заявки на возражения в Журнале по товарным знакам. Во многих случаях подробные сведения о заявках на товарные знаки также доступны широкой публике через онлайн-базы данных. Поскольку эта информация обычно включает адрес заявителя, это означает, что лица, решающие подавать заявки от своего имени, должны быть готовы к публикации личной информации в Интернете.

Наследование

В случае смерти физического лица, владеющего товарным знаком, его права интеллектуальной собственности будут унаследованы их наследниками так же, как и все остальное их имущество. Однако процесс регистрации передачи права собственности в соответствующем ведомстве по товарным знакам может быть сложным, особенно если товарный знак зарегистрирован за границей, поскольку для признания документов, подтверждающих наследование, могут потребоваться дорогостоящие и трудоемкие переводы и легализации.

Активы компании

Как и все права интеллектуальной собственности, зарегистрированные товарные знаки представляют собой нематериальные активы компании, которой они принадлежат. Таким образом, они могут помочь повысить стоимость компании или использоваться в качестве инструментов для заключения деловых соглашений. В некоторых странах они также могут использоваться в качестве интересов безопасности.

Ответственность

Хотя наличие зарегистрированного товарного знака позволяет его владельцу подать в суд на третью сторону за нарушение, верно и обратное. Это означает, что владельцы товарных знаков несут ответственность за возможное незаконное использование товарного знака.В случае физического лица они будут нести прямую и личную ответственность, в то время как владение товарным знаком через компанию будет защищать человека в соответствии с правовым статусом компании.

Демонстрация использования

Один очень важный аспект, который следует учитывать при регистрации товарного знака, — это возможность продемонстрировать его использование на территории, на которой испрашивается охрана. Хотя только несколько стран требуют, чтобы товарный знак использовался для его регистрации (например, в США), почти в каждой стране товарный знак должен использоваться в течение определенного периода после регистрации.В противном случае он становится уязвимым для действий отмены за неиспользование.

Если такие действия поданы против зарегистрированного товарного знака, то его владелец должен будет иметь возможность предоставить доказательства того, что он используется, например, счета, реклама и т. Д.… Такие доказательства использования не будут приняты, если они не на имя владельца товарного знака. Если, например, товарный знак принадлежит физическому лицу, но продукты коммерциализируются компанией, которой владеет это физическое лицо, счета будут выставляться на имя компании и, следовательно, будут отклонены как доказательство использования.Единственный способ принять их — предоставить действующий контракт или лицензионное соглашение между владельцем товарного знака и компанией, продающей его.

Таким образом, если организация, отвечающая за коммерциализацию продуктов или услуг, зарегистрированных под товарным знаком, отличается от лица, владеющего товарным знаком, необходимо наличие лицензионного соглашения.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ЛИЦЕНЗИИ

Это подводит нас к одному из других распространенных вопросов, с которыми сталкивается наш клиент, а именно: должна ли компания полностью владеть своим товарным знаком во всех странах, где они работают, или они должны позволить своим местным дистрибьюторам регистрироваться Это.

Их основные причины, по которым они рассматривают возможность регистрации торговой марки местным дистрибьюторам, двояки. Первый — финансовый; регистрация товарных знаков требует значительных затрат, особенно в некоторых странах, и предоставление местным дистрибьюторам возможности нести бремя регистрации товарных знаков может быть способом ускорить их рост и международное присутствие для небольших компаний. Вторая причина — удобство, поскольку местному дистрибьютору часто легче найти поверенных по интеллектуальной собственности в своей стране и на своем родном языке, что упрощает процесс регистрации.Для наших клиентов это явно не проблема, поскольку у нас уже есть обширная сеть местных агентов, и наши консультанты по товарным знакам позаботятся об общении с ними и обеспечении максимально безболезненного процесса подачи заявки.

Самая большая проблема с регистрацией товарного знака местным дистрибьютором — это просто почти полная потеря контроля над товарным знаком. После того, как местный дистрибьютор зарегистрировал товарный знак на свое имя на местном уровне, он становится держателем всех прав собственности на него в своей стране и может использовать его способами, которые поставщик продукта не намеревался, а также передавать свое право собственности на третья сторона.Конечно, многие из наших клиентов пользуются долгими, заслуживающими доверия и плодотворными отношениями с дистрибьюторами, зарегистрировавшими товарный знак на местном уровне, но, к сожалению, это не всегда так, и некоторые из наших клиентов также связались с нами после того, как рабочие отношения с их дистрибьюторами наладились. ухудшились или прекратились, ищут способы восстановить право собственности на свои товарные знаки. Хотя в некоторых случаях это возможно, это всегда трудоемкий и дорогостоящий процесс, и гораздо лучше защитить свои права с самого начала.

Если кто-то планирует коммерциализацию своей продукции у местного дистрибьютора в определенной стране, ему рекомендуется подать местную заявку на товарный знак от своего имени, а затем предоставить лицензионное соглашение, разрешающее местным дистрибьюторам использовать товарный знак. Это дает несколько преимуществ; первый, очевидно, не теряет права собственности на товарный знак, если дистрибьютор не заслуживает доверия. Кроме того, в лицензионном соглашении можно указать, когда, где и на каких условиях дистрибьютор может использовать товарный знак, а также указать денежную компенсацию, которую дистрибьютор должен выплатить владельцу товарного знака за использование товарного знака.Кстати, это могло бы стать решением вышеупомянутых финансовых проблем, которое привело бы к разрешению местному дистрибьютору зарегистрировать товарный знак.

Лицензионные соглашения должны составляться юристами, специализирующимися в области интеллектуальной собственности, а в некоторых странах они должны быть зарегистрированы в местном бюро по товарным знакам, чтобы быть действительными и иметь исковую силу.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ VS. ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Что делать, если мой местный дистрибьютор является местным филиалом моей компании? Следует ли регистрировать товарный знак на имя материнской компании или дочерней компании?

Большинство факторов, которые следует учитывать в этом случае, аналогичны уже упомянутым, то есть контролю над товарным знаком, его стоимости как актива компании и демонстрации использования знака.

Контроль и владение

В этом случае вопрос контроля не столь критичен, поскольку дочерняя компания фактически контролируется материнской компанией, и, следовательно, контроль над товарным знаком в конечном итоге будет принадлежать материнской компании независимо от того, какая компания зарегистрирована как его владелец с офисом по товарным знакам.

Однако, если товарный знак зарегистрирован на имя дочерней компании, если материнская компания решит продать свою дочернюю компанию, тогда зарегистрированная торговая марка автоматически станет частью продажи, если ее передача материнской компании не была специально оговорена заранее.

Активы компании

Зарегистрированные товарные знаки будут считаться активами компании, которая их зарегистрировала. При регистрации товарного знака это необходимо учитывать с точки зрения глобальной стратегии компании по развитию бизнеса.

Демонстрация использования

Как объяснялось выше, демонстрация использования может иметь решающее значение, если регистрация товарного знака оспаривается каким-либо образом. Это может быть еще более критичным в странах, где право собственности на товарный знак предоставляется первой стороне, которая его использует, а не первой, подавшей заявку на регистрацию, — например, США, Канада, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты или Австралия. но несколько.

Если требуется продемонстрировать использование товарного знака, потребуются такие документы, как счета, заказы или объявления. Если они зарегистрированы на имя дочерней компании, которая, по логике, будет нести ответственность за коммерциализацию продуктов или услуг на местном уровне, в то время как товарный знак зарегистрирован на имя материнской компании, тогда необходимо будет доказать связь между материнская компания и ее дочерняя компания. В то время как в некоторых странах это может не быть такой проблемой, в других потребуется предоставление нотариально заверенных и легализованных документов, переведенных на местный язык, что может занять много времени и денег.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя в некоторых случаях это несложно, для многих наших клиентов выбор заявителя на регистрацию товарного знака не так однозначен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *