Зарегистрировать товарный знак в роспатенте самостоятельно: Государственная регистрация товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака

Содержание

Как самому проверить товарный знак перед регистрацией

Что такое товарный знак и как его зарегистрировать — кратко

Товарный знак — обозначение, которое позволяет предпринимателю выделить товар или услугу среди других, например, уникальное название, слоган, логотип или всё вместе. Галочка Nike, которую ещё называют свуш, и название «Кофейня Шоколадница» — это товарные знаки.

Если зарегистрировать товарный знак, другие предприниматели не смогут использовать это обозначение в вашей категории товаров или услуг. Например, если вы открыли автосервис «Алиса» и зарегистрировали такой знак, автосервис с таким же названием в России больше никто не сможет открыть, а вот салон красоты — сможет. Если другой предприниматель использует ваш знак без разрешения, вы можете подать в суд и потребовать компенсацию.

Товарные знаки регистрируют в Роспатенте. Это занимает до 13 месяцев, но обычно — меньше, примерно 7–8 месяцев. Регистрация стоит минимум 30 000₽ за одну попытку: это расходы на госпошлины и помощь юристов.

Чтобы зарегистрировать товарный знак, нужно:

  1. Проверить его на уникальность. 
  2. Оплатить госпошлину за проверку товарного знака. 
  3. Заполнить заявку и отправить её в Роспатент. 
  4. Дождаться ответа Роспатента. 
  5. Оплатить госпошлину за регистрацию товарного знака.
  6. Получить свидетельство о регистрации. 

В других статьях мы подробно рассказали, что можно зарегистрировать в качестве товарного знака, как это сделать и как продлить права на него, когда срок регистрации истечёт ↓ 

«Какому бизнесу нужен товарный знак»

«Инструкция: как зарегистрировать товарный знак»

«Что нужно знать о товарных знаках, если хотите продавать на маркетплейсах»

«Как не потерять товарный знак»

Зачем и как проверять товарный знак перед регистрацией

Когда вы подаёте заявление в Роспатент, эксперты сравнивают ваше обозначение с существующими товарными знаками и, если находят совпадения, отказывают вам в регистрации.

Чтобы избежать отказа, товарный знак можно проверить на уникальность до подачи заявления на регистрацию. Вы как бы заранее делаете работу экспертов Роспатента, чтобы посмотреть, нет ли среди зарегистрированных товарных знаков слишком похожих на ваш.

Качественная предварительная проверка сэкономит деньги и время. Допустим, предприниматель провёл проверку слабо — не нашёл похожих знаков, хотя на самом деле они есть — и решил подать заявление в Роспатент. Знак ему не зарегистрируют, а он потеряет деньги за пошлину и упустит время, которое ушло на ожидание ответа Роспатента.

Можно ли проверить товарный знак самостоятельно

Чтобы качественно проверить товарный знак и оценить его шансы в Роспатенте, нужен юрист, который специализируется на интеллектуальном праве. Даже если вы используете для проверки лучшие сервисы, вам будет трудно проинтерпретировать результаты без специалиста. Скорее всего, сервисы выдадут несколько тысяч знаков, похожих или даже не очень похожих на ваш, и вы вряд ли сможете понять, какие у вас шансы зарегистрировать обозначение.

Например, вы зашли на онлайн-сервис и выяснили, что ваше обозначение конфликтует с 2 500 товарных знаков. Но тот факт, что знак похож на другие, ещё не значит, что его нельзя зарегистрировать. на самом деле у вас есть несколько способов договориться с правообладателями похожих знаков и снять конфликты. Или, например, можно изменить обозначение так, чтобы оно отличалось достаточно сильно, и его всё-таки зарегистрировали. Без юриста вы вряд ли сможете взвесить все альтернативы и выбрать, как действовать.

Это не значит, что проверять знаки самому — бесполезная трата времени. Юристы стоят денег: чем больше товарных знаков вы попросите проверить на уникальность, тем больше они возьмут. Чтобы сэкономить на юристах, и не тратить время на очевидно неудачные варианты, вам как раз и стоит сначала проверить знаки самостоятельно. Такая проверка нужна не для того, чтобы понять, зарегистрируют ли знак в Роспатенте, а чтобы выяснить, стоит ли вообще заниматься этим обозначением или лучше сразу выбрать другое.

Например, вы производите кондитерские изделия и ищете название для нового бренда конфет. У вас есть пять вариантов: «Алёнка», «Алёнушка», «Алёшка», «Аленький цветочек» и «Оленька». На ваш взгляд, они все подойдут для ваших конфет.

Вы можете попросить патентного юриста оценить все пять названий. Но если сначала проверите их сами, увидите — все, кроме «Оленьки», уже зарегистрировали. У «Оленьки» тоже найдутся конфликтующие знаки, допустим, «Оленька Прекрасная», но всё-таки идентичных аналогов среди кондитерских изделий нет. Значит, для такого обозначения уже можно продумать стратегию регистраци: его можно отнести к юристу, чтобы провести полноценную проверку и оценить шансы на успех в Роспатенте. Тогда вместо пяти проверок вы заплатите юристу только одну.

Регистрация товарного знака – минимизация рисков, практика, процедура, этапы регистрации

Регистрация товарного знака – важнейший этап открытия и развития бизнеса. Любой предприниматель, начинающий новое дело или планирующий расширение активности, сталкивается с оформлением прав на бренд. Многие компании предпочитают получить права на знак до запуска производства или вывода нового продукта на рынок, тем самым избежав возможных рисков, связанных с нарушением чужих прав и убытками, вызванными невозможностью продвижения собственного бренда.

Оформлением прав сегодня занимается Роспатент, в частности входящий в его структуру Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Схема и этапы процедуры прозрачны и понятны.

Регистрация товарного знака на самом первом этапе, еще до обращения в ФИПС, требует предварительной проверки на уникальность. Предпринимательская деятельность основана на началах риска, поэтому требует должной осмотрительности и разумности.


Заказать поиск знака

Дело в том, что в процессе проверки охраноспособности Роспатент должен установить не только уникальность заявленного обозначения, но и отсутствие возможности его смешения с похожими товарными знаками. Эксперт оценивает сходство по разным признакам: звуковым (фонетическим), визуальным и смысловым (семантическим). Отказ может быть вынесен как на основании совокупности всех признаков, так и из-за отдельных критериев (например, только из-за изобразительного или словесного сходства).

Первоначальный анализ

Первое, с чего стоит начать любому предпринимателю – провести предварительную проверку среди зарегистрированных и поданных на регистрацию обозначений на существование схожих названий и изображений. Сделать это можно двумя способами:

• Самостоятельно обратиться в Роспатент с заявлением на предварительный анализ. Этот способ подойдет тем, кто располагает временем и не спешит с оформлением прав. Эта услуга полностью платная.

• Провести начальный анализ можно и своими силами. Например, по специализированной базе Линкмарк, где можно найти информацию по всем существующим товарным знакам и поданным заявкам. База актуализируется постоянно, поэтому можно достоверно прояснить реальную ситуацию. Кроме того, существует возможность ограничить поиск определенным классом МКТУ, сделав его результаты более точными.

Важно знать: ежегодно на территории России подается более 40 000 заявок на регистрацию, в 2016 году их количество достигло рекордного для России значения и превысило 50 000. Число действующих марок составляет уже более 600 000 и ежедневно растет. Найти свободное обозначение, которое можно зарегистрировать, становится все труднее.

Процедура регистрации

После проведения предварительного поиска можно приступать непосредственно к подаче заявки, учитывая определенные нюансы. Регистрация товарного знака проходит в несколько этапов:

• Подготовка необходимых документов для обращения в ФИПС. На сегодняшний день это: заявление, изображения обозначения, его описание, подбор классов МКТУ и составление перечня товаров (услуг), оп также квитанции об оплате пошлин.

• Подача комплекта документов в канцелярию ФИПС. После того как документы поданы, заявке присваивается уникальный номер и выдается приоритетная справка.

Важно знать: вы можете не оплачивать пошлину сразу, а сделать это уже после подачи документов. При этом рекомендуется подождать 10-12 дней с даты поступления заявки в ФИПС и провести повторную проверку обозначения.

• Проведение повторного поиска имеет смысл, если между предварительной проверкой и подачей заявки проходит время. В такой ситуации существует вероятность, что в этот промежуток кто-то случайно может обратиться с заявлением о регистрации на аналогичного обозначения для тех же или похожих товаров (услуг). Если приоритет по заявке третьего лица будет раньше, чем дата подачи вашего знака, такое обозначение будет препятствовать вашей регистрации.

Если при проведении повторного поиска выяснится, что ваша заявка подана позже (а вы обязательно увидите ее в результатах поиска), то нет смысла оплачивать пошлины и тратить время на регистрацию, ведь с большой вероятностью она завершится отказом. Лучше сориентироваться в ситуации и придумать новое обозначение.

• Оплата пошлин проводится после повторного поиска, если выясняется, что новых препятствий для регистрации не появилось. После этого ФИПС проводит формальную экспертизу и если документы составлены правильно, принимает решение о принятии заявки к рассмотрению по существу. Далее начинается стадия экспертизы заявленного обозначения.

• На этой стадии мы рекомендуем «мониторить» появление сходных заявок, поданных после вашей, чтобы иметь возможность предотвратить их регистрацию, путем направления письменных обращений в ФИПС. Это предусмотрено российским законодательством. Также на стадии экспертизы остается некоторый риск появления конвенционных заявок, которые хоть и могут быть поданы намного позже вашей заявки (до 6 месяцев), но все же могут ссылаться на более раннюю дату подачи в другой стране (так называемый «конвенционный приоритет»). Предугадать появление таких заявок невозможно. При проведении предварительных поисков их не существует, о них не знает даже регистрирующий орган.

• Если экспертиза проходит успешно, выносится решение о регистрации, после оплаты необходимых пошлин выдается свидетельство на товарный знак. Если же в рамках проверки выявляются препятствия, выносится предварительный отказ (уведомление) который можно преодолевать вплоть до судебных инстанций.

Минимальный срок ожидания решения (положительного или предварительного отказа) оставляет порядка двенадцати месяцев. Если знак регистрируется, то затем раз в десять лет права необходимо продлевать, иначе он прекращает действовать.

Как можно заметить, регистрация товарного знака процедура понятная и логически выстроенная. Серьезная сложность, с которой можно столкнуться, – это подача документов без предварительной проверки.

Что будет если не регистрировать знак?

Законодательно считается, что если предприниматель своевременно не подал документы на регистрацию прав, то он никак не защищен от того, что другие смогут воспользоваться такой возможностью. Поэтому, если планируется серьезная предпринимательская деятельность или производство товаров, стоит однозначно подавать документы в Роспатент, чтобы избежать долгих баталий за судьбу зачастую успешной и интенсивно используемой марки, которую не озаботились вовремя зарегистрировать.

Linkmark.ru – это уникальная интеллектуальная платформа для поиска информации обо всех зарегистрированных и заявленных на регистрацию названиях и логотипах. Для того чтобы подобрать свободный знак, достаточно поочередно вводить в поисковую строку запросы. Поиск осуществляется мгновенно, а результаты формируются в виде списка обозначений с актуальными статусами на текущую дату. Услуга онлайн проверки зарегистрированных товарных знаков бесплатная и доступна всем желающим.

 

Товарный знак: понятие, классификация, как оформить, документы

Товарный знак есть не что иное, как удостоверенное свидетельством зарегистрированное в визуальной и словесной форме обозначение, которым юридические лица и ИП маркируют свою продукцию или оказываемые услуги (для сферы услуг применяется термин «знак обслуживания»).

Любой предприниматель стремится разработать индивидуальный дизайн собственных товаров и создать уникальный бренд. Однако часто Роспатент не регистрирует товарный знак, поскольку в результате экспертизы выясняется, что обозначение совпадает или имеет неоспоримое сходство с другими регистрациями. Нередко и правообладатели более ранних наименований и визуальных изображений направляют в ФИПС предупредительные письма против заявленных на регистрацию обозначений, если считают, что появление нового товарного знака может повлечь смешение в глазах их потребителей. В этом случае, предприниматель несет огромные убытки, связанные с разработкой дизайна марки и продукции, а возможно и комплексных мероприятий по их продвижению на рынке.

Практика показывает, что с каждым годом разработать уникальный товарный знак становится все сложнее. За один год в России подаются на регистрацию более 40 000 обозначений. Поэтому, перед тем как регистрировать товарный знак, следует воспользоваться предварительной оценкой на сходство. Поиск знаков осуществляется в режиме онлайн по специализированной базе всех выданных ранее Роспатентом свидетельств, что позволяет мгновенно получить информацию о возможности регистрации того или иного наименования или обозначения.


Заказать поиск знака

Стоит ли подавать документы на товарный знак?

Безусловно, каждый предприниматель самостоятельно решает, проходить ли процедуру регистрации бренда в ФИПС. В законодательстве не закреплено обязательство заявлять о начале использования нового обозначения. Однако если компания планирует долгосрочное ведение коммерческой деятельности и выпускает уникальный товар, то целесообразно своевременно зарегистрировать бренд. Это позволит в течение 10 лет использовать товарный знак без каких-либо препятствий. Кроме того, стоит учитывать, что предусмотрена и ответственность за неправомерное использование знаков, владельцами которых могут оказаться третьи лица. В данном случае придется выплатить компенсацию потерпевшей стороне.

В целом, товарный знак можно оценивать как один из нематериальных активов фирмы – правообладателя, любой бренд имеет свою коммерческую ценность.

Классификация товарных знаков

Все регистрируемые знаки имеют собственную классификацию.

  • По своей форме это могут быть словесные, цветовые, визуальные, объемные знаки, а также их комбинированные варианты. Также встречаются обозначения нетрадиционной формы: в форме звуков, световые, анимированные, обонятельные, позиционные и голографические.
  • По количеству правообладателей товарный знак признается либо индивидуальным (принадлежит одному лицу) либо коллективным (принадлежит объединению лиц).
  • По способу регистрации выделяют национальные (подаются напрямую в российское патентное ведомство), международные (подаются в Международное бюро ВОИС по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола к нему с распространением на Россию) и региональные регистрации (планируется, что они будут действовать на всей территории Таможенного союза, а заявки будут подаваться в единое патентное ведомство).
  • По уровню известности бывают общеизвестные и обычные обозначения.

Оформляем право на товарный знак

Получить свидетельство на обозначение не так уж сложно. Основная проблема заключается в том, что ФИПС может отказать по причине сходства с ранее зарегистрированными или заявленными наименованиями и обозначениями, поэтому процедуру всегда следует начинать с изучения официальных реестров Роспатента. В этом случае, очень выручают специализированные базы.

Например, на сайте Линмарк можно предварительно проверить, уникален ли товарный знак, и заранее получить полную и достоверную информацию в удобной форме.

Также можно обратиться в Роспатент с заявлением о проведении поиска на тождество и сходство.

Онлайн проверка хороша тем, что позволяет сэкономить на оплате услуг ФИПС. Кроме того результат онлайн-поиска доступен мгновенно, а отчет ФИПС готовится в течение месяца, значит можно сократить время проверки и при этом воспользоваться теми же специализированными базами данных.

Как регистрируется товарный знак?

Если результат поиска оказался положительным, то процедура регистрации следующая:

1) Нужно подготовить документы заявки, включая непосредственно заявление, изображение обозначения, его описание и перечень товаров (услуг), классы МКТУ по которым планируется регистрация, а также квитанции, подтверждающие уплату пошлин.

Важно знать:

  • государственные пошлины за регистрацию можно оплачивать позже. Эксперт ФИПС установит, что пошлины не поступили, и направит запрос, содержащий расчет сумм и банковские реквизиты. Документы, подтверждающие оплату, можно предоставить в течение двух календарных месяцев с даты такого запроса. Иначе заявка будет считаться отозванной.
  • Формы необходимых документов, реквизиты и калькулятор пошлин можно найти на официальном сайте ФИПС или Роспатента.

2) После получения полного комплекта документов специалист проводит формальную экспертизу: проверяет, правильно ли заполнены графы заявления, поступили ли пошлины. Если все хорошо, заявка принимается к рассмотрению. Если находятся недочеты, специалист направляет дополнительный запрос, в котором указывает недостатки и предоставляет срок для их исправления.

3) Далее начинается этап экспертизы самого обозначения. Эксперт проверяет правильность составления и группировки по классам товаров и услуг: если все составлено верно – выносится соответствующее информационное уведомление, если выявляются ошибки – заявитель получает  запрос. Также на этом этапе проводится оценка охраноспособности обозначения по разным основаниям, в том числе проверка его уникальности товарного знака. После этого эксперт выносит либо решение о регистрации, либо предварительный отказ, а в исключительных случаях – сразу окончательный отказ.

4) В случае вынесения предварительного отказа у заявителя есть 6 месяцев, чтобы ответить на него, изложить мотивированные доводы о возможности регистрации и переубедить эксперта. Далее эксперт либо изменяет решение, либо выносит окончательный отказ, который можно обжаловать в Коллегии Роспатента и далее в Суде по интеллектуальным правам. Чаще всего для подготовки ответов на отказы заявители обращаются к специалистам по товарным знакам.

5) Если принимается положительное решение, остается лишь оплатить финальную пошлину, после чего информация о знаке должна быть внесена в официальный реестр Роспатента. Заявителю направляется охранный документ — свидетельство на товарный знак.

Срок регистрации в среднем занимает 12–18 месяцев.

Кто имеет право регистрировать товарный знак?

Резиденты РФ обращаются в ФИПС самостоятельно, либо через представителей, независимо от того, являются ли последние патентными поверенными. Иностранные заявители, за исключением заявителей из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и некоторых других стран СНГ могут вести дела в регистрирующем органе только через российских патентных поверенных.

Важно знать: в целом процедура регистрации несложная и довольно понятная. Основные проблемы возникают на стадии основной экспертизы, в случае выявления очень сходных (или ассоциирующихся друг с другом) или одинаковых знаков. К сожалению, многие предприниматели, подающие заявки, об этом не знают и поэтому не проводят предварительный поиск.

Сколько лет действует свидетельство на товарный знак?

У многих возникает резонный вопрос о сроках охраны исключительных прав. Согласно законодательству обычный товарный знак охраняется в течение десяти лет от даты подачи заявки (даты приоритета).

Важно знать: срок действия свидетельств на обозначения, в отличие от патентов, разрешается продлевать неограниченное число раз. Ходатайство о продлении нужно подавать в последний год действия свидетельства, а в случае пропуска этого срока предоставляется льготный шестимесячный период для продления знака. При этом общеизвестные знаки охраняются бессрочно.

Товарный знак или торговая марка?

В России часто используются оба словесных обозначения для брендов. Однако юридическую защиту имеет только товарный знак. Торговая марка – это иностранное обозначение знаков, в России знак ТМ не имеет никакой охраны. Это означает, что если предприниматель является нерезидентом, но планирует осуществлять коммерческую деятельность в России, то ему стоит регистрировать именно товарный знак по всем процессуальным нормам Роспатента.

Linkmark.ru – это уникальная интеллектуальная платформа для поиска информации обо всех зарегистрированных и заявленных на регистрацию обозначениях. Для того чтобы подобрать свободный знак, достаточно поочередно вводить в поисковую строку запросы. Поиск осуществляется мгновенно, а результаты формируются в виде списка обозначений с актуальными статусами на текущую дату. Онлайн проверка зарегистрированных товарных знаков бесплатная и оказывается всем желающим.

Как проходит регистрация товарного знака

У Роспатента есть требования к названиям, некоторые из них не получится зарегистрировать.

Общее название товаров или услуг. Не получится зарегистрировать название «Телефоны» для магазина со смартфонов или «Мясные полуфабрикаты» для мясного магазина.

Характеристика товара. Роспатент не пропустит к регистрации слова «экологичный напиток», «лучшая говядина» или «крепкий кофе».

Государственные символы или названия. Нельзя использовать в товарном знаке символы или названия, которые связаны с государством, в том числе части слов. Например, может не пройти регистрацию «Госстрой» или «Росвояж».

Противоречащие смыслу названия. Название «Вкусная картошка» для строительной компании или «Еда со смыслом» — для парикмахерской.

Аморальные названия. Не получится с регистрацией названия, где использованы ругательства в любом виде, например, Bitch или «Твою за ногу».

Объекты культурного и всемирного наследия. Вам откажут в регистрации, если в качестве изображения использован Кремль или что-то похожее на него, или в слогане используется слово «собор».

Персонажи и названия литературных произведений, цитаты. Все это находится под защитой авторского права.

Фамилии и псевдонимы известных людей. Чтобы зарегистрировать ресторан под фамилией российского народного артиста «Табаков» или знаменитого оперного певца «Хворостовский», нужно получить согласие наследников.

Похожие названия в одном классе товаров и услуг. Роспатент не пропустит название «Л’Эталь» для магазина духов, потому что оно очень схоже с названием торговой сети «Л`Этуаль». И оба названия принадлежат к одному классу товаров — третьему.

Но схожие названия в разных классах зарегистрировать можно. Например, названия сети «Л`Этуаль» и института стиля и дизайна «Артуаль» созвучны, но относятся к разным классам.

Россия — Защита интеллектуальной собственности

В 2020 году Россия осталась в Списке 301 приоритетного наблюдения Управления торгового представителя США, ежегодном отчете о странах, которые допускают существенные нарушения прав интеллектуальной собственности (ПИС). Для эффективного управления интеллектуальной собственностью в России американским компаниям важны несколько общих принципов. Во-первых, важно иметь общую стратегию защиты интеллектуальной собственности. Во-вторых, в России ИС защищается иначе, чем в США.Исходя из этого, компаниям необходимо обеспечить регистрацию своей интеллектуальной собственности в России, чтобы их права были обеспечены исковой силой в соответствии с российским законодательством.

Американские фирмы должны предпринять активные шаги для защиты своей интеллектуальной собственности в России, включая регистрацию своих товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и внесение патентов в реестр интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы России. Компании должны понимать, что интеллектуальная собственность — это в первую очередь частное право и что U.Правительство S. обычно не может обеспечивать соблюдение прав от имени частных лиц в России. Хотя правительство США готово оказать помощь, у правообладателя мало возможностей для защиты, если правообладатель не предпринял фундаментальных шагов, необходимых для защиты и обеспечения соблюдения своих прав интеллектуальной собственности.

Всегда рекомендуется проводить комплексную проверку потенциальных партнеров, поскольку надежные деловые партнеры могут быть важными союзниками в защите прав интеллектуальной собственности. Коммерческая служба через своего поставщика реферальных услуг может помочь с должной осмотрительностью в отношении потенциальных партнеров.Кроме того, разрешение компании регистрировать ваши права интеллектуальной собственности от вашего имени требует тщательного рассмотрения. Это может создать риск того, что партнер укажет себя в качестве владельца интеллектуальной собственности и не сможет передать права по завершении партнерства. Возможно, будет целесообразно внимательно оценить структуру затрат вашего бизнеса в России; высокая маржа может быть положительной для прибыли, но иногда может стимулировать потенциальных злоумышленников нацеливаться на ваш IP. Проекты и продажи в России требуют постоянного внимания. Как и все партнерские отношения, U.Компаниям S. рекомендуется работать с юрисконсультом, знакомым с российским законодательством, для заключения надежных контрактов, включающих положения о недопустимости конкуренции и положения о конфиденциальности / неразглашении.

Американским компаниям рекомендуется обращаться в Американскую торговую палату в России за советом о юридических фирмах, которые могут помочь вам в регистрации вашей интеллектуальной собственности.

Малым и средним компаниям также рекомендуется сотрудничать с торговыми ассоциациями и другими неправительственными, а также правительственными организациями для поддержки их усилий по защите прав интеллектуальной собственности.Некоторые из этих организаций базируются в США и России, в том числе:

· Американская торговая палата в России (AmCham) Национальная ассоциация производителей (NAM)

· Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA)

· Международная ассоциация товарных знаков (INTA)

· Коалиция против контрафакции и пиратства

· Международная коалиция по борьбе с контрафакцией (IACC)

· Фармацевтические исследования и производители Америки (PhRMA)

· Организация биотехнологической промышленности (BIO)

· Российская организация по борьбе с пиратством (РАПО) (представляет Американскую кинематографическую ассоциацию)

· Национальная федерация музыкальной индустрии (NFMI)

· Российская ассоциация программистов (Руссофт)

· Ассоциация производителей брендовых товаров России (РусБренд)

· Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

· ФТС России

· Департамент экономической безопасности МВД России

U.С. правообладателей:

Для получения информации о патентах, товарных знаках или авторских правах, включая вопросы правоприменения в США и других странах, позвоните в STOP! Горячая линия: 1-866-999-HALT или посетите сайт https://www.stopfakes.gov/welcome.website. Также см. Конкретный снимок IP о России. Кроме того, можно связаться с IP-атташе: Дорианом Мазуркевичем, ответственным за Евразию.

Для получения дополнительной информации о регистрации товарных знаков и патентов (как в США, так и за рубежом) свяжитесь с U.S. Бюро по патентам и товарным знакам (USPTO), тел. 1-800-786-9199.

Для получения дополнительной информации о регистрации для защиты авторских прав в Соединенных Штатах, обратитесь в Бюро регистрации авторских прав США по телефону 1-202-707-5959; https://www.copyright.gov/.

Защищен ли ваш бренд — тоже в России?

Товарные знаки или бренды играют важную роль в бизнесе:

Отличие — ваш товарный знак отличает ваши товары и услуги от товаров и услуг ваших конкурентов.
Знак качества — потребители склонны ассоциировать качество и другие положительные атрибуты с определенными товарными знаками.
Значение — ваш товарный знак является частью активов вашей компании. Вы можете продавать, лицензировать или закладывать свой товарный знак.

Но наиболее важной особенностью зарегистрированного товарного знака является то, что он дает вам исключительное право на использование вашего товарного знака и право препятствовать использованию другими лицами знаков, нарушающих авторские права, в связи с теми же или подобными товарами и / или услугами.

Перечисленные выше роли товарного знака и предоставляемое им исключительное право укрепляют репутацию вашего знака и лояльность потребителей к вашему бренду. Можно сказать, что ценность товарного знака определяется его репутацией, лояльностью потребителей к бренду, а также ощущением качества и изображениями, связанными с товарным знаком. Вот почему так важно обеспечить надлежащую защиту такого ценного актива.

Почему именно в России?

Официальная защита вашего товарного знака, а именно его регистрация в Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности, Роспатенте, особенно важна для того, чтобы вы могли защитить и реализовать свои исключительные права на товарный знак.

Это связано с тем, что в соответствии с российским законодательством и практикой в ​​отношении товарных знаков использование товарного знака само по себе не обеспечивает никакой защиты. Если вы хотите иметь возможность обеспечивать соблюдение и защиту своих прав на товарный знак, знак должен быть официально зарегистрирован.

Процесс подачи заявки и регистрации — простая процедура. Однако в процессе важно убедиться, что заявка подана вовремя. Это ключевое соображение, потому что в соответствии с российским законодательством тот, кто первым подает заявку на регистрацию товарного знака, всегда будет зарегистрирован в качестве официального держателя товарного знака, независимо от того, является ли податель заявки правообладателем товарного знака или просто какой-либо третьей стороной.

Недобросовестные регистрации

В бизнесе некоторые просто не играют по правилам. Подражатели и оппортунисты, стремящиеся извлечь выгоду из репутации бренда, особенно часто становятся жертвами известных и уважаемых брендов. Вследствие этого многие владельцы товарных знаков стали жертвами недобросовестной регистрации в России, и в последнее время многих претендентов на доменное имя на российском рынке ждал неприятный сюрприз.

В типичном случае реальный владелец товарного знака не сможет зарегистрировать знак, потому что существует предыдущий, идентичный или до степени смешения похожий товарный знак, блокирующий регистрацию.Утверждение, что предварительная регистрация была подана недобросовестно, в данной ситуации не поможет, потому что Роспатент не рассматривает жалобы на недобросовестные регистрации.

Ситуация может стать настолько серьезной, что владелец торговой марки не сможет выйти на российский рынок. В таком случае эти недобросовестные заявители обычно отвечают, предлагая продать товарный знак или доменное имя обратно его истинному владельцу с прибылью.

Хотя вероятность отмены недобросовестной регистрации в суде велика, этот процесс требует времени и усилий и стоит дорого.

Как избежать неприятных сюрпризов?

Все предыдущие регистрации не обязательно поданы недобросовестно. Поскольку российские компании также хорошо осведомлены о том, что товарные знаки должны быть зарегистрированы, чтобы пользоваться защитой, может случиться так, что местные розничные торговцы и агенты зарегистрируют товарные знаки своих партнеров на свое собственное имя.

Это может не быть проблемой, если бизнес идет гладко, но в конце партнерства могут возникнуть проблемы и путаница в отношении владельца. Поэтому на всякий случай настоятельно рекомендуется убедиться, что товарный знак зарегистрирован на его настоящего владельца.

Конечно, невозможно быть готовым ко всем мыслимым сценариям, но следующий контрольный список поможет вам уверенно и безопасно вести бизнес на российском рынке, не ставя под угрозу свои права на товарный знак:

1. Успейте — подайте заявку на регистрацию товарного знака и зарегистрируйте свое доменное имя как можно раньше.

2. Отстаивайте свои права — зарегистрируйте свой товарный знак на свое имя или заключите четкий договор с вашими розничными продавцами, чтобы указать право собственности на товарный знак.

3. Обеспечить достаточный объем защиты — важно защитить нужные товары и услуги и получить достаточно широкий объем защиты для вашего знака.

4. Используйте свой товарный знак — требования к использованию товарных знаков строгие, поэтому убедитесь, что вы их знаете, чтобы избежать возможных действий по отмене неиспользования.

5. Помните о русской специфике — товарный знак, зарегистрированный на латинице, не защищает кириллическую версию знака.

6. Реагируйте на нарушения — защита товарных знаков означает, что вам необходимо обеспечить соблюдение ваших прав. Реагируя на возможные нарушения, вы также укрепляете силу, ценность и репутацию своего бренда.

Объяснение требований России к первой подаче заявок и проверке государственной тайны

Хотя международные соглашения гармонизируют основные принципы патентования между странами, патентные законы каждой юрисдикции все еще имеют свои особенности, такие как ограничение подачи международных заявок в другие патентные ведомства в целях национальной безопасности.Вот почему важно понимать уникальные особенности законов об интеллектуальной собственности той страны, в которой было создано изобретение, до обращения за правовой защитой изобретения в другой стране.

В России действует требование о подаче документов в первую очередь. Согласно статье 1395 Гражданского кодекса страны заявка на изобретение или полезную модель, созданную в этой стране, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию через шесть месяцев после подачи заявки в Российское ведомство по патентам и товарным знакам (Роспатент). .Это при условии, что Роспатент не уведомляет заявителя о том, что в заявке содержится секретная государственная информация. Заявление может быть подано за пределами России ранее, чем через шесть месяцев, но только после проведения — по запросу заявителя — ускоренной проверки на предмет государственной тайны.

Это означает, что сначала, если изобретение было создано в России, заявка должна быть первоначально подана в России как национальная, евразийская заявка или заявка по Договору о патентной кооперации (PCT). Другими словами, иностранная компания, которая владеет бизнесом в России и имеет сотрудников, которые создали изобретение и проживают в России, по закону обязана подать заявку в России.Во-вторых, чтобы подать заявку за пределами России, заявитель должен либо подождать шесть месяцев для прохождения проверки государственной тайны, либо заранее запросить ускоренную проверку. Ускоренная проверка государственной тайны занимает не более трех месяцев.

Между тем, существует пробел между российским законодательством и нормативными актами, в соответствии с которыми проверка государственной тайны проводится только в отношении заявок, поданных российскими организациями или изобретателями. Практически это означает, что заявки, поданные иностранным заявителем (компанией), не подлежат проверке государственной тайны, даже если эти заявки должны быть сначала поданы в России.Практически в таких случаях рекомендуется подождать полгода, а затем подать заявление за пределы России. Другой способ — запросить ускоренную проверку государственной тайны и получить официальное подтверждение того, что заявка не подлежит проверке безопасности и может быть подана в других странах.

Принимая во внимание, что Российская Федерация является государством-участником РСТ и государством-членом Евразийской патентной организации, заявители должны выполнить хотя бы одно из трех требований на первом этапе подачи, прежде чем подавать заявку за пределами России:

  • подача национальной заявки на патент в Роспатент;
  • подача евразийской заявки на патент в Роспатент в качестве получающего ведомства; и
  • подача заявки РСТ в Роспатент в качестве международного получающего ведомства.

Во всех трех случаях заявки можно подавать на английском языке. Однако, если заявитель желает продолжить рассмотрение российских или евразийских патентных заявок, перевод на русский язык должен быть представлен в течение трех-четырех месяцев после подачи с возможностью продления этого срока.

Для тех заявителей, которые заинтересованы в патентовании в нескольких странах, может быть предпочтительнее прямая подача заявки PCT. Хотя это значительно дороже, чем российская заявка, подача заявки PCT помогает избежать дополнительного этапа подачи в России.Также стоит отметить, что заявитель может выбрать Роспатент или ЕПВ в качестве органа международного поиска по заявке РСТ.

Во всех трех случаях Роспатент проводит анализ государственной тайны, и есть возможность запросить ускоренный анализ и получить уведомление о том, что заявка может быть подана за пределами России.

В российском законодательстве точно не указано, как определить, было ли изобретение создано на территории России. На практике такие документы, как трудовые или исследовательские контракты, принимаются во внимание и должны рассматриваться иностранцами, у которых есть предприятия в России, которые потенциально могут создавать новые изобретения.

Поиск и разрешение на регистрацию товарного знака

Прежде чем подавать заявку на регистрацию товарного знака, рекомендуется определить шансы и вероятность получения регистрации вашего товарного знака, чтобы не тратить впустую пошлины за подачу заявки.

Поиск может быть предварительным, проводиться в открытых базах данных, содержащих информацию только о зарегистрированных знаках, или он может быть полным поиском, проводимым в базах данных, содержащих информацию как о зарегистрированных товарных знаках, так и о поданных на регистрацию заявках.

По умолчанию поиск выполняется по всем классам в базе данных Роспатента.

Если вы воспользуетесь функцией поиска на нашем сайте, откроется форма, в которой вы можете ввести свой адрес электронной почты и получить ссылку на результат по почте.

Предварительный поиск осуществляется в базе данных Роспатента или других базах данных, содержащих информацию о зарегистрированных российских товарных знаках и товарных знаках, которым предоставлена ​​правовая охрана на территории Российской Федерации.

Проведение предварительного поиска необходимо для выделения большого количества предварительно выбранных знаков или если вы хотите выяснить, кому принадлежит известный вам товарный знак, список товаров или услуг или дату приоритета.

Поиск полной доступности

Если вы заинтересованы в регистрации товарного знака, мы проведем поиск похожих знаков, как уже зарегистрированных, так и поданных на регистрацию, а также проверим ваш знак на соответствие требованиям законодательства. Это значительно (до 95%) увеличивает вероятность того, что ваш знак будет зарегистрирован.

Почему необходимо проводить и поиск, и проверку марки?

Возможно, выбранный вами знак уже зарегистрирован или кто-то подал заявку на регистрацию аналогичного знака.Это означает, что вашему товарному знаку может быть отказано в регистрации.

Знак также должен соответствовать ряду юридических требований. Если нет, это может привести к отказу в приеме заявки.

Если поиск ведется некачественно (например, если вы неправильно оцениваете результаты), то вы можете не идентифицировать все похожие товарные знаки, что в будущем может помешать регистрации вашего товарного знака. И, что наиболее важно, вы не хотите начинать использовать товарный знак со всем, что с этим связано, например.грамм. изготовление упаковки, если выяснится, что вы нарушаете чужой товарный знак и впоследствии вам потребуется заменить товарный знак. Это рискует оказаться слишком дорогим. Поэтому поиск рекомендуется доверить профессионалам.

Полная проверка торговой марки нашими силами.

Проведение предварительного поиска актуально для отсеивания большого количества предварительно выбранных знаков или, если вы намереваетесь установить правообладателя известного вам товарного знака, списка товаров или услуг, даты приоритета.

Почему перед регистрацией необходимо заказывать поиск и полную проверку товарного знака?

  1. Возможно, выбранный вами знак уже зарегистрирован или кто-то подал заявку на регистрацию аналогичного знака. Это означает, что вам может быть отказано в регистрации вашего знака.
  2. Существует также ряд юридических требований, которым должен соответствовать знак, несоблюдение которых может привести к отказу в регистрации вашего знака.
  3. Если поиск ведется плохо (например, если результаты самостоятельно неправильно оцениваются), то вы можете просто не найти аналогичные товарные знаки, которые могут еще больше затруднить регистрацию вашего обозначения и послужить поводом для отказа в государственной регистрации .Поэтому эту работу желательно доверить профессионалам.

Возражение против заявки на товарный знак

Если предприниматель планирует выделить товары на рынке с помощью товарного знака, рекомендуется зарегистрировать обозначение в стране, где он планирует производить и продавать товары.

В России для обеспечения правовой защиты собственник средства индивидуализации обращается в Роспатент. После получения и регистрации заявки специалисты патентного ведомства проводят формальную экспертизу: проверяют уплату пошлины в соответствующем размере, полноту предоставленной информации и правильность заполнения документов.Если заявка соответствует требованиям, информация о ней публикуется в официальном бюллетене Роспатента, а документы отправляются на экспертизу товарного знака.

Согласно статье 1493 Гражданского кодекса Российской Федерации в период с момента публикации информации в бюллетене и до принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака допускается подача возражения против применения и защиты прав. отметка.

Любое лицо может подать заявку в Патентное ведомство.Информация о заявленном товарном знаке становится общедоступной благодаря публикации в официальном источнике.

Для возражения существует ряд требований:

  • Документ должен быть представлен в письменной форме и на русском языке.
  • В тексте возражения лицо указывает предполагаемую причину отказа в регистрации объекта.

При получении информации в Роспатент специалисты рассматривают возражение и принимают решение удовлетворить требования или отказать в нем.Кроме того, к участию привлекается соискатель, который может внести изменения в заявку и тем самым избежать конфликта интересов.

Зуйков и партнеры подадут обоснованные возражения или защитят правообладателя. Юристы компании помогут грамотно отстоять ваши интересы и добиться поставленной цели.

Товарных знаков в России и странах СНГ

Защита вашего товарного знака в России и других странах СНГ

Вы можете защитить свой товарный знак в России через национальную или международную заявку.Национальные заявки на русском языке подаются в российское ведомство интеллектуальной собственности Роспатент местными поверенными по зарегистрированным товарным знакам. Заявка должна содержать ваше имя и адрес, предлагаемый товарный знак, включая описание знака, и список товаров / услуг, для которых вы хотите зарегистрировать товарный знак. Роспатент использует международную классификацию товаров и услуг по Ниццкому соглашению.

Что можно зарегистрировать?

Вы можете зарегистрировать слова, цифры, слоганы и комбинации слов и цифр в качестве товарного знака.Также могут быть зарегистрированы объемные знаки, звуковые знаки и коммерческий вид упаковок. Вы можете защитить свой товарный знак латинскими или кириллическими буквами, но если вы зарегистрируете товарный знак латинскими буквами, вы не обеспечите автоматическую защиту этого же знака, написанного кириллическими буквами, и наоборот.

После того, как вы подадите заявку, Роспатент проверит, соответствует ли знак условиям регистрации, и выяснит, существуют ли какие-либо предшествующие права, которые могут помешать регистрации вашего знака.Весь процесс займет около 1,5 — 2 лет. Во время регистрации вам нужно будет оплатить регистрационный взнос. После регистрации ваш товарный знак будет считаться защищенным правами на товарный знак с даты подачи вами заявки.

Срок действия и использования

Зарегистрированный товарный знак действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки, и вы можете продлевать его каждые десять лет. Как владелец товарного знака вы будете иметь исключительное право на использование знака и право запрещать другим использовать ваш знак.

В России вы должны фактически использовать свой товарный знак в течение трех лет с момента регистрации. Если вы не используете свой знак, он может быть отозван из-за неиспользования. Обязательство использовать товарный знак строго соблюдается в России, и держатели товарных знаков или зарегистрированные держатели лицензий, возможно, должны будут иметь возможность доказать, что они действительно использовали свой знак. Российские должностные лица могут потребовать, например, таможенные документы, соглашения о распределении или счета в качестве доказательства использования.

Процесс защиты товарных знаков в других странах СНГ в основном такой же, как и в России, с небольшими вариациями в зависимости от страны.Региональной системы регистрации нет, поэтому вам необходимо подать отдельную заявку в каждой стране, где вы хотите зарегистрировать свой товарный знак.

Предыдущие права и зарегистрированная интеллектуальная собственность

В этой статье исследуется, можно ли получить исключительные права на товарный знак в ходе торговли без регистрации, и каков объем таких прав в Канаде, Китае, Франции, Германии, России, ОАЭ и Великобритании. В нем также рассматриваются преимущества регистрации товарного знака в этих юрисдикциях и описываются некоторые практические шаги, которые могут предпринять как предыдущий пользователь, так и последующий регистрант для сохранения своих прав на товарный знак.

Тема нашей статьи — преимущественные права на товарный знак и зарегистрированные товарные знаки. Права на товарный знак приобретаются путем регистрации или использования. Крайне важно, чтобы владелец бренда, который является либо предыдущим пользователем, либо последующим регистрантом товарного знака, был осведомлен о практических шагах, которые он может предпринять для предотвращения монополизации своего знака в конкретной юрисдикции.

Канада

Введение

Канадский закон о товарных знаках предусматривает, что регистрация товарного знака в отношении любых товаров / услуг дает владельцу исключительное право на использование знака на всей территории Канады в отношении этих товаров или услуг.Однако подача заявки на регистрацию может быть отклонена, а регистрация аннулирована на основании предыдущего использования или сообщения о вводящем в заблуждение товарном знаке или предшествующем использовании вводящего в заблуждение фирменного наименования. Любая атака, основанная на предыдущих правах, должна учитывать раздел 17 (1) Закона, который гласит:

Ни одна заявка на регистрацию товарного знака, который рекламировался в соответствии с разделом 37, не может быть отклонена, и никакая регистрация товарного знака не может быть аннулирована, изменена или признана недействительной на основании любого предыдущего использования или сообщения о вводящем в заблуждение товарном знаке или торговле имя другим лицом, кроме заявителя этой регистрации или его правового предшественника, , за исключением случая этого другого лица или его правопреемника, и бремя доказывания того, что он имел не отказался от вводящего в заблуждение товарного знака или фирменного наименования на дату рекламы заявки заявителя.

Соответственно, атака, основанная на предыдущем использовании, должна быть осуществлена ​​лицом, которое ранее использовало, и это лицо должно установить, что его предыдущее использование не было прекращено на дату рекламы приложения.

I. Роль предыдущего использования в противодействии

Хотя предыдущее использование не является проблемой во время рассмотрения заявки, оно может быть использовано как основание для возражения против заявки. Раздел 16 Закона предусматривает, что заявитель не является лицом, имеющим право на регистрацию, если на дату подачи заявки или дату первого использования, заявленную в заявке, знак спутался с:

  1. Товарный знак, ранее использовавшийся в Канаде;
  2. Товарный знак, ранее известный в Канаде; или
  3. Торговое наименование, ранее использовавшееся в Канаде.

Положение «стало известно» редко используется из-за очень узкой сферы действия определения:

Торговый знак считается известным в Канаде лицом, только если он используется этим лицом в стране Союза, кроме Канады, в связи с товарами или услугами, и

  • товар распределяется совместно с ним в Канаде, или
  • товары или услуги рекламируются в связи с ними в
    1. любая печатная публикация, распространяемая в Канаде в ходе обычной торговли среди потенциальных торговцев или пользователей товаров или услуг, или
    2. радиопередач, обычно принимаемых в Канаде потенциальными торговцами или пользователями товаров или услуг,

, и он стал хорошо известен в Канаде благодаря распространению или рекламе.

Учитывая, что заявитель на регистрацию добивается исключительного национального права, не имеет значения, что предыдущее использование могло быть локализовано в одном городе или регионе Канады. Предыдущее использование где-либо в Канаде может быть использовано для возражения против заявки. После того, как предыдущее использование установлено, на заявителя ложится обязанность убедить Совет по возражениям в отсутствии разумной вероятности путаницы.

II. Роль предыдущего использования в судебном процессе

В случае возникновения проблем с регистрацией она может быть оспорена на основании того, что она недействительна из-за предыдущего использования или сообщения о вводящем в заблуждение товарном знаке или предшествующем использовании вводящего в заблуждение фирменного наименования с учетом ключевого ограничения в разделе 17 (2) Закона. :

Производство по делу возбуждено по истечении пяти лет с даты регистрации товарного знака… никакая регистрация не может быть аннулирована, изменена или признана недействительной на основании предыдущего использования или доведения до сведения, упомянутых в подразделе (1), если не установлено, что лицо, принявшее зарегистрированный товарный знак в Канаде, сделало это, зная об этом. предыдущее использование или доведение до сведения.

Этот раздел устанавливает критически важный крайний срок — в течение пяти лет с даты регистрации атакующей стороне нужно только доказать предыдущее использование; после пятой годовщины регистрации атакующая сторона должна доказать предыдущее использование, а также должна доказать, что регистрант знал о предыдущем использовании, когда он принял свой собственный знак — сложный тест.

Если срок регистрации превышает пять лет и подлежит защите в соответствии с разделом 17 (2), Суд обладает юрисдикцией в соответствии с разделом 21 (1) Закона Закона , чтобы разрешить предыдущему пользователю продолжать использовать свой знак в течение определенная территория:

Если в любом судебном разбирательстве в отношении зарегистрированного товарного знака, регистрация которого имеет право на защиту согласно подразделу 17 (2), перед Федеральным судом представляется, что одна из сторон разбирательства, кроме зарегистрированного владельца товарный знак добросовестно использовал вводящий в заблуждение товарный знак или торговое наименование в Канаде до даты подачи заявки на эту регистрацию, и Суд считает, что продолжение использования товарного знака не противоречит общественным интересам. вводящий в заблуждение товарный знак или фирменное наименование должно быть разрешено в определенной территориальной зоне одновременно с использованием зарегистрированного товарного знака , Суд может, при соблюдении таких условий, которые он сочтет справедливыми, распорядиться, чтобы другая сторона могла продолжать использовать вводящий в заблуждение товарный знак или торговлю название в этой области с адекватным указанным отличием от зарегистрированного товарного знака.

В канадской юриспруденции этот раздел использовался на удивление мало.

III. Защита прав общего права

Прежние права могут быть реализованы в рамках общего права по иску о выдаче иска, а также в соответствии с разделом 7 Закона, который по сути является законодательной кодификацией иска о выдаче иска. Чтобы добиться успеха в предъявлении иска против держателя зарегистрированного знака, предыдущий пользователь должен начать процедуру отмены регистрации в Федеральном суде и, в то же время, заявить о передаче.

Заключение

Соответственно, права общего права, вытекающие из предыдущего использования, являются важным элементом канадской системы.

Китай

Введение

Основная проблема, с которой сталкивается иностранное юридическое лицо в Китае, заключается в том, что это очень строгая страна, которая подает документы первым. Это означает, что первая компания, которая подаст заявку на регистрацию товарного знака, будь то китайская или иностранная компания, получит регистрацию и может помешать другим использовать товарный знак.Нет требования иметь какое-либо намерение использовать товарный знак. В некоторых случаях иностранная компания вышла на китайский рынок не только для того, чтобы узнать, что конкурент зарегистрировал товарный знак, которым он владеет, в другом месте в мире, но и для того, чтобы он попытался применить его против них и потребовал оплаты за передачу товарного знака.

Законодательство Китая предоставляет основания для возражения против поданной заявки или аннулирования зарегистрированного товарного знака. Однако процедуры могут быть дорогостоящими и трудоемкими, и для успеха часто необходимо доказать, что первоначальная заявка была подана недобросовестно.Быть первым, кто подает заявку на регистрацию, — это всегда самый дешевый и эффективный способ защитить товарный знак и предотвратить посягательство на ваш патч.

Заявки на товарные знаки следует подавать в Китайское ведомство по товарным знакам ( CTO ) через признанного агента. Стоимость подачи невысока, но выгода существенна. Компании должны иметь специальный персонал или иметь план, обеспечивающий регистрацию ключевых товарных знаков в Китае, пока китайский рынок становится актуальным для бизнеса.Все мы знаем поговорку «Профилактика лучше лечения», но это легче сказать, чем сделать. Даже транснациональные компании с опытными командами юристов могут проявлять халатность или совершать ошибки. Существует множество громких дел, таких как споры о товарных знаках «iPad» и «Tesla» в Китае, в которых Apple и Tesla активно участвовали в судебных процессах против третьих сторон, которые ранее подали такой же знак в Китае, но в конечном итоге должны заплатить высокую сумму. денег, чтобы получить присвоение этих марок.

В китайском законе о товарных знаках

используется принцип «первоочередность подачи заявки», теоретически предоставляющий исключительные права на товарные знаки субъекту, который подает заявку первым, что может вызвать проблемы, когда кто-то другой заранее регистрирует товарный знак до того, как вы сможете это сделать. В этой статье рассматриваются вопросы защиты и обеспечения соблюдения незарегистрированных прав, включая возможные способы решения проблемы предварительной регистрации другой стороной.

I. Преимущества регистрации товарного знака

Регистрация — это самый быстрый и дешевый способ обеспечения защиты товарного знака (занимает около 9 месяцев и стоит 100 долларов США), особенно с учетом того, что китайский закон о товарных знаках основан на правиле первой подачи.Отправной точкой является то, что Ведомство по товарным знакам одобрит и опубликует регистрацию товарного знака первого заявителя, подающего заявку на регистрацию. Таким образом, подача заявки на регистрацию как можно раньше — лучший способ предотвратить упреждающую регистрацию вашего товарного знака другой стороной, которая потенциально может помешать вам использовать ваш товарный знак в Китае.

Использование незарегистрированного товарного знака также может повлечь за собой потенциальную ответственность со стороны другой стороны, подавшей заявку на регистрацию, которая включает оплату ущерба или штрафов, конфискацию продукции, нарушающей авторские права, судебные запреты или даже уголовные санкции.Поэтому наряду с подачей заявки на регистрацию прав на товарный знак как можно скорее, также рекомендуется установить, производилась ли предварительная регистрация, прежде чем использовать какой-либо знак в Китае.

II. Одновременные заявки на товарный знак

Если более одного заявителя подают заявки на регистрацию идентичных или похожих знаков для одних и тех же или однородных товаров в один и тот же день, Ведомство по товарным знакам рассмотрит доказательство первого использования при принятии решения об утверждении регистрации. Если ни один из знаков не был использован, для предоставления регистрации стороны должны прийти к соглашению в течение 30 дней. В противном случае, если соглашение не достигнуто, результат будет решен посредством лотереи.

III. Защита незарегистрированных товарных знаков с предшествующим использованием

Если другая сторона предварительно подала заявку или даже зарегистрировала ваш товарный знак, и у вас нет другого предшествующего права (например, авторского права или дизайна и т. Д.), Которое могло бы «сделать недействительным» их заявку или регистрацию, вы можете подать возражение / признать его недействительным. иски в соответствии со статьями 7, 13, 15 и 32 Закона о товарных знаках с внесенными в него поправками, который вступил в силу 1 мая 2014 г. Статья 59 Закона о товарных знаках с внесенными в него поправками также может использоваться в качестве защиты от иска о нарушении прав.

Срок давности определяет трехмесячный лимит для возражений после предварительной публикации и пятилетний лимит для признания недействительным после регистрации.

Статья 7 — принцип добросовестности

Статья 7 гласит, что «принципы честности и надежности должны соблюдаться при использовании товарного знака и подаче заявки на регистрацию». Эта статья может использоваться для ограничения сквоттинга товарных знаков в качестве средства борьбы с недобросовестной регистрацией, однако одной этой статьи недостаточно для отмены регистрации, и ее следует использовать в сочетании с другими основаниями для достижения успеха.

Статья 13 — защита общеизвестных незарегистрированных знаков

Статья 13.2 гласит: «Если товарный знак, в отношении которого подана заявка на регистрацию для использования для идентичных или аналогичных товаров, является воспроизведением, имитацией или переводом товарного знака другого лица, не зарегистрированного в Китае и может вызвать путаницу, он должен быть отклонен. для регистрации и запрещены к использованию ». Следовательно, если ваш товарный знак хорошо известен в Китае, можно выступить против или аннулировать предыдущий товарный знак и атаковать регистранта напрямую за его использование, где использование товарного знака в отношении аналогичных товаров или услуг будет (1) указывать на связь между такие товары или услуги и владелец общеизвестного знака, которые могут нанести ущерб его интересам; или (2) уменьшить индивидуальность товарного знака или уменьшить его отличительную способность.Порог для определения товарного знака как «широко известного» чрезвычайно высок.

Статья 15 — Запрет деловым контактам регистрировать идентичный / похожий товарный знак

В соответствии со статьей 15.1, если ваш товарный знак не был «общеизвестным», однако регистрант этого товарного знака был вашим представителем или агентом и подал заявку на такую ​​регистрацию от своего имени без разрешения, то вы можете возражать против регистрации или аннулировать регистрацию и атаковать регистрант на использование товарного знака.Необходимо предоставить доказательства того, что вы являетесь первоначальным создателем и пользователем товарного знака и что отношения существовали до даты подачи заявки.

Статья 15.2 применяется в тех случаях, когда вы можете предоставить доказательства договорных или иных форм деловых отношений, и если по причине таких отношений или других связанных обстоятельств регистрант знал о существовании вашего товарного знака и зарегистрировал аналогичный знак для аналогичных товаров или услуг.

Статья 32 — Запрещение упреждающей недобросовестной регистрации товарных знаков

Статья 32 не требует установления отношений с предыдущим владельцем товарного знака.Вы должны продемонстрировать, что товарный знак получил «определенное влияние» благодаря вашему собственному использованию, когда был подан предыдущий товарный знак, и что заявитель предварительно зарегистрировал знак несправедливым образом. Такие предшествующие права на товарный знак или коммерческий знак включают авторское право, права на предыдущее название, права на торговое название и патентные права, при этом часто встречаются конфликты между товарными знаками и предшествующим авторским правом.

Баланс между демонстрацией репутации и недобросовестностью меняется в зависимости от доказательств каждого.При относительно высоком влиянии требования для доказательства недобросовестности заявителя ниже. И наоборот, если недобросовестность регистранта очевидна, требования к репутации будут относительно ниже.

Статья 59 — защита

Статья 59 также обеспечивает защиту от судебного преследования за нарушение и разрешает дальнейшее использование незарегистрированного знака без ответственности за нарушение. В соответствии со статьей, незарегистрированный знак должен уже приобрести определенный уровень влияния до даты подачи заявки регистрантом, дальнейшее использование знака должно быть ограничено «исходной сферой использования», где необходима защита от путаницы со стороны клиентов. , регистрант имеет право попросить добавить соответствующий отличительный знак.Однако использование этой статьи остается рискованным отчасти из-за того, что «первоначальная сфера использования» не была четко определена.

IV. Противодействие недобросовестной конкуренции

Закон Китая о борьбе с недобросовестной конкуренцией также обеспечивает форму защиты незарегистрированных товарных знаков или торговых логотипов, в которых название или фирменный стиль относятся к общеизвестному продукту. Однако объем этого обращения ограничен. Его сложно эксплуатировать, и чаще всего требуется обращение в гражданские иски, требующие значительного количества доказательств.

Заключение

Компании, намеревающиеся использовать товарные знаки на китайском рынке, должны провести поиск, чтобы выяснить, были ли идентичные или похожие товарные знаки уже зарегистрированы в Китае, прежде чем использовать какой-либо знак. Лучший метод защиты товарных знаков — это зарегистрировать такие знаки как можно скорее, и было бы разумно также сохранить доказательства того, что товарные знаки хорошо известны за рубежом. Хотя наказание за прошлые нарушения может быть трудным, это обеспечит эффективную основу для принятия юридических мер против будущих нарушений.В случае упреждающей регистрации другой стороной Закон о товарных знаках предусматривает несколько способов обращения в суд, и следует обратиться за помощью к местным юридическим экспертам, чтобы возбудить возражение / процедуру признания недействительной, а также отстоять свои права.

Франция

I. Каковы преимущества регистрации товарного знака?

Согласно французскому законодательству регистрация предоставляет владельцам товарных знаков исключительные права на зарегистрированный знак для товаров и услуг, указанных в заявке .

Точнее, если иное не разрешено владельцем товарного знака, третьим лицам запрещено использовать:

  • обозначение, идентичное более раннему товарному знаку в отношении товаров или услуг, которые идентичны товарам или услугам, для которых более ранний товарный знак защищен;
  • знак, который идентичен или похож на более ранний товарный знак в отношении идентичных или подобных товаров или услуг, для которых более ранний товарный знак защищен, при условии, что установлена ​​вероятность смешения. .

II. Могут ли быть установлены права на товарный знак без регистрации?

Как правило, права на товарные знаки могут быть получены только путем регистрации в соответствующем ведомстве , т. Е. Французского ведомства (INPI) для французских товарных знаков и Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза ( EUIPO ) для европейских товарных знаков.

Однако охрана товарных знаков — хотя они и не зарегистрированы — также предоставляется в соответствии с французским законодательством для общеизвестных товарных знаков по смыслу статьи 6 bis Парижской конвенции.

Защита предоставляется при условии:

  • первый , фактическое использование знака в отношении конкретных товаров и услуг ;
  • второй , демонстрация того, что последующее использование третьей стороной создает вероятность путаницы в сознании общественности «с учетом идентичности или сходства знаков, а также товаров и услуг» .

III. Каков объем такой защиты и как она применяется к последующим пользователям? Что произойдет, если более поздний регистрант подает заявку на регистрацию товарного знака, который ранее использовался предыдущим пользователем?

Что касается зарегистрированных товарных знаков, то владельцы общеизвестных товарных знаков могут отстаивать свои права посредством процедуры признания недействительной в суде или процедуры возражения во Французском ведомстве .

С этой целью оппонент должен продемонстрировать, что его товарный знак имеет право на особую защиту общеизвестных товарных знаков и, в частности, что на дату подачи возражения этот знак используется как указание на происхождение продукта. и известен как таковой широкому кругу населения .

Однако владельцы часто сталкиваются с трудностями при прохождении этого теста, и общеизвестный характер знака распознается только в одной трети случаев.

Например, в недавнем деле, касающемся заявки на товарный знак (см. Рис.1), французское ведомство отклонило возражение, поданное на основании известного изобразительного товарного знака, представляющего маску Бэтмена . Французское ведомство постановило, что, хотя доказательства, представленные комиксами DC, скорее всего, устанавливали право собственности на персонажа Бэтмена, а также его использование в качестве товарного знака, не было никаких доказательств того, что сама маска Бэтмена использовалась в качестве товарного знака и широко известна Французские потребители по смыслу статьи 6 Парижской конвенции.


Инжир.1

IV. Какие претензии может предъявить предыдущий пользователь в этой ситуации? Можно ли заявить о недобросовестной конкуренции?

Если знак квалифицируется как общеизвестный товарный знак, он охраняется так же, как зарегистрированный товарный знак. Таким образом, его владельцу также будет разрешено возбуждать дело о нарушении прав на товарный знак в суде по товарным знакам.

Однако, что касается французского ведомства, анализ судебной практики Франции показывает, что общеизвестный характер товарного знака вряд ли установлен.

Например, в деле, касающемся известного парижского ресторана, Суд:

  • первый , повторил принцип, согласно которому знак должен быть признан общеизвестным товарным знаком:
    • широко известен значительной части соответствующей общественности;
    • используется в качестве товарного знака и, таким образом, должен указывать на происхождение товаров и услуг, о которых идет речь.
  • второй , отклонил иск на основании нарушения известного товарного знака «Pavillon Ledoyen» на том основании, что, хотя доказательства, представленные истцом, подтверждают давнюю репутацию трехзвездочного ресторана, не было установлено, что указанная вывеска была воспринята значительной частью соответствующей общественности как указание на происхождение предлагаемых услуг общественного питания.

Аналогичным образом, в деле, касающемся двух винных товарных знаков, владелец ранее зарегистрированного товарного знака (см. Рис. 2) утверждал, что использование знака (см. Рис. 3) нарушает права на его товарный знак.


Рис.2 Рис.3

В этом приказе он утверждал, что изобразительное устройство, представляющее лодку, имеет право на охрану, предоставленную общеизвестному товарному знаку.Суд отклонил иск и постановил, что не было доказано, что изобразительное устройство независимо использовалось в качестве отличительного знака и приобрело в качестве такового хорошо известный знак .

За исключением общеизвестных товарных знаков и зарегистрированных товарных знаков, охрана, предоставляемая владельцам других отличительных знаков, таких как названия компаний, торговые наименования или вывески, известные на всей национальной территории, и доменные имена, обеспечивается посредством недобросовестной конкуренции и / или тунеядство и на основании статьи 1240 ГК РФ.

Таким образом, держатели должны установить:

  • неисправность:
  • либо создание вероятности путаницы, если действие основано на недобросовестной конкуренции; или
  • факт того, что физическое или юридическое лицо без уважительной причины извлекает выгоду из инвестиций, ноу-хау или интеллектуального труда другой стороны, что приводит к экономической ценности или конкурентному преимуществу;
  • урон;
  • причинно-следственная связь между неисправностью и повреждением .

Если владельцу удастся продемонстрировать вероятность путаницы между предыдущим знаком и последним, французские судьи могут, в частности, отменить зарегистрированный позже товарный знак , наложить судебный запрет на прекращение противоправных действий и денежный ущерб.

В качестве альтернативы или дополнения к возбуждению дела в судах стороны могут попытаться урегулировать спор мирным путем и заключить соглашение о сосуществовании, предусматривающее, например, ограничение товаров и услуг, обозначенных более поздним товарным знаком.

V. Консультации для предыдущих пользователей товарных знаков и более поздних владельцев идентичных / аналогичных товарных знаков

С учетом вышеизложенного, как предыдущие пользователи, так и более поздние регистранты должны обращать пристальное внимание на существующие знаки и регулярно отслеживать использование и приложения третьих сторон.

В частности:

  • заявители на товарные знаки должны провести тщательный поиск предварительных прав перед подачей заявки на регистрацию;
  • Правообладатели
  • должны регулярно проводить поиск во французских и европейских реестрах товарных знаков, а также в национальном торговом реестре и отслеживать рынок.Такое обследование имеет особое значение для того, чтобы избежать утраты их прав из-за молчаливого согласия или истечения срока действия (пять лет с момента последнего противоправного деяния).

Германия

I. Могут ли быть установлены права на товарный знак без регистрации? Каков объем такой защиты?

В Германии, помимо регистрации товарного знака в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам ( GPTO ), защита товарного знака также возникает из

  1. использование обозначения в ходе торговли постольку, поскольку обозначение получило признание в качестве товарного знака у соответствующей общественности, или
  2. товарный знак, являющийся общеизвестным знаком по смыслу статьи 6bis Парижской конвенции.

Признание, указанное в номере (1), приобретается в зависимости от продукта. Требуемая степень признания на конкретном рынке может быть определена только в зависимости от типа знака с учетом конкретных обстоятельств конкретного случая. В случае знака со слабой отличительной способностью к доказательству признания применяются более строгие требования, чем в случае знака с сильной отличительной чертой. Нет никаких фиксированных процентов, гарантирующих такое признание.

В прошлом, в случае отличительных знаков, которые не нужно держать в свободном доступе, суды сочли достаточным признание на уровне 20-25% (например, Верховный суд Германии, постановление от 16.10.1959, дело № I ZR 90/58 «Sunpearl II»; решение от 03.05.1963, дело № Ib ZR 119/61 «Sunkist»), тогда как 51,2% людей, приписывающих знак правильному производителю в опросе, не были достаточными для знака, который необходимо держать в свободном доступе (quattro для полноприводного автомобиля; Верховный суд Германии, постановление от 21.11.1991, Дело № 1 I ZR 263/89). В решении от 04.09.2003 г. I ZR 23/01 Верховный суд Германии постановил, что признание 58% всего населения, приписывающего необычный цветовой знак «пурпурный» правильному поставщику услуг, является достаточным для подтверждения признания телекоммуникационных услуг.

Незарегистрированные знаки, приобретенные в результате использования, отличаются от зарегистрированных знаков только в отношении их происхождения и, соответственно, в отношении прекращения защиты, но не в отношении объема их защиты, в частности, в отношении претензий к нарушителям.Товарные знаки, приобретенные на основании рыночного признания, также являются частью активов компании и могут свободно передаваться. Они не связаны с компанией сильнее, чем зарегистрированные товарные знаки. Также, как правило, можно предоставлять лицензии на такие знаки, приобретенные в процессе использования. Любое последующее изменение взгляда на соответствующий рынок в отношении собственности юридически не имеет значения.

За исключением знаков, приобретенных в процессе использования, знаки, не зарегистрированные под охраной в Германии, но общеизвестно хорошо известные в смысле Ст.6bis Парижской конвенции, пользуются охраной в качестве товарного знака без регистрации в Германии из-за их высокого признания. Общеизвестные знаки, которые используются в Германии, уже будут защищены посредством защиты товарных знаков, полученных в процессе их использования, поэтому этот дополнительный случай относится только к иностранным товарным знакам, которые не используются в Германии. Общеизвестно известные знаки пользуются даже большей защитой, чем малоизвестные.

Помимо незарегистрированных товарных знаков, названия компаний и названия работ пользуются защитой в соответствии с законодательством Германии, аналогичным защите товарных знаков.Символы компании — это знаки, используемые в процессе торговли в качестве названия, названия компании или специального обозначения бизнес-операции или предприятия. Названия произведений — это названия или специальные обозначения печатных публикаций, кинематографических произведений, музыкальных произведений, сценических произведений или других сопоставимых произведений. И названия компаний, и названия работ возникают с использованием в процессе торговли в Германии и существуют до тех пор, пока они используются в торговле.

II. Что произойдет, если более поздний регистрант подает заявку на регистрацию товарного знака, который ранее использовался предыдущим пользователем? Как разрешается потенциальный конфликт между предыдущим пользователем незарегистрированного знака и последующим регистрантом? Какие претензии может предъявить предыдущий пользователь в этой ситуации?

Предыдущие незарегистрированные права могут служить основанием для действий по аннулированию, а также для процедуры возражения против зарегистрированных знаков.После регистрации немецкого знака в GPTO и публикации регистрации начинается трехмесячный период возражения. В течение этого трехмесячного периода владелец более раннего знака или обозначения может подать возражение против регистрации товарного знака.

Помимо зарегистрированных прав, возражение также может быть основано на незарегистрированном товарном знаке с более старым стажем, как описано выше, или на коммерческом обозначении с более старым стажем в соответствии с п.5 в сочетании с разд. 12 Закон Германии о товарных знаках. Однако требуется, чтобы соответствующий знак или обозначение давали право их владельцу запрещать использование зарегистрированного товарного знака на всей территории Федеративной Республики Германии, т.е. такие предшествующие права не должны ограничиваться отдельными частями Германии.

Регистрация также может быть аннулирована, если она идентична или похожа на товарный знак с более старым стажем, который, как известно, хорошо известен в Германии в значении статьи 6bis Парижской конвенции, и если дополнительные предпосылки «идентичности», «риск путаница »или« охрана общеизвестных знаков », изложенная в гл.9 (1) Закона Германии о товарных знаках.

В ходе рассмотрения дела об аннулировании в суде зарегистрированный знак также может быть аннулирован на основании других более ранних прав, включая, помимо прочего: (1) права на имена, (2) право на личное изображение, (3) авторское право, (4) названия разновидностей растений, (5) указания географического происхождения, (6) другие права промышленной собственности.

III. Можно ли заявить о недобросовестной конкуренции?

Согласно прецедентному праву, объем защиты товарных знаков (будет определен путем толкования), в принципе, регулируется законом о товарных знаках.Однако помимо претензий по закону о товарных знаках могут существовать претензии по закону о добросовестной конкуренции, если они направлены против недобросовестного конкурентного поведения, которое не является предметом регулирования закона о товарных знаках как такового.

IV. Каковы преимущества регистрации товарного знака?

Регистрация товарного знака предпочтительнее, чем полагаться на знак, приобретенный в результате использования во многих различных аспектах. Один из основных аспектов — это бремя доказательства существования незарегистрированного знака.При заявлении прав, вытекающих из знака, владелец знака, приобретенного в результате использования, должен доказать его происхождение через начало использования на рынке, а также должен показать, что знак получил признание среди соответствующей общественности. Для этого предоставляется исчерпывающая информация о типе и форме, начале, продолжительности и сфере использования — например, путем представления торговой документации могут потребоваться доли рынка, расходы на рекламу, прайс-листы, образцы продукции, рекламные материалы и тому подобное.Во многих случаях необходимо провести и отправить обзор признания рынка.

Еще один аспект, который необходимо иметь в виду, заключается в том, что пятилетний льготный период, в течение которого должно быть начато использование зарегистрированного знака, не распространяется на знаки, приобретенные в процессе использования, поскольку их охрана приобретается на основе, связанной с продуктом, от начало и их использование является предпосылкой их существования. Знак, приобретенный в результате использования, автоматически теряет свою защиту, как только теряет узнаваемость.

V. Какой практический совет вы бы дали как предыдущим пользователям товарных знаков, так и тем, кто позднее зарегистрировал идентичные / похожие товарные знаки?

Если знак имеет определенную важность, мы всегда рекомендуем подавать заявку на регистрацию товарного знака, а не полагаться на незарегистрированные права, но, тем не менее, мы хотели бы дать некоторые практические советы владельцам незарегистрированных знаков: крайне важно собирать и хранить все свидетельства использования знака, включая время и место использования, а также документы, отражающие инвестиционные и маркетинговые усилия — не только за последние пять лет, как это обычно рекомендуется для зарегистрированных знаков, но и с самого начала использования.Это важно, потому что владелец должен доказать начало и продолжение использования и признание знака во всех случаях, когда он / она хотел бы полагаться на знак. Даже если владелец позже решит зарегистрировать знак, документация все равно должна храниться, чтобы обеспечить возможность отстаивать права, вытекающие из предыдущего использования, в отношении более ранней даты приоритета знака, приобретенного в результате использования.

Россия

Как правило, исключительное право на товарный знак в России получается путем его регистрации в Патентном ведомстве России ( РОСПАТЕНТ ).Это верно как для обычных товарных знаков, так и для общеизвестных товарных знаков.

Несмотря на то, что использование незарегистрированных знаков является законным, компании, ведущие бизнес в России, предпочитают регистрировать свои основные знаки в качестве товарных знаков как можно раньше. Преимущества, которые зарегистрированный товарный знак предоставляет своему владельцу:

  • возможность принудительного применения товарного знака в гражданском / административном / уголовном судопроизводстве;
  • возможность передачи и лицензирования товарного знака с обязательной регистрацией в РОСПАТЕНТЕ ;
  • таможенный учет возможен только для зарегистрированных товарных знаков;
  • зарегистрированный товарный знак, состоящий из иностранных слов, может быть использован в рекламе; и
  • , что наиболее важно, законодательно признанное право на использование товарного знака.

Наименования и коммерческие наименования иностранных компаний признаются одним из видов прав интеллектуальной собственности без необходимости регистрации. Коммерческие обозначения — это, по сути, незарегистрированные фирменные наименования, которые могут фактически использоваться.

Как участник Парижской конвенции Россия признает исключительное право на название иностранной компании без регистрации. И наоборот, компании, зарегистрированные в России, получают право на название компании после ее регистрации в Реестре компаний.

С другой стороны, коммерческие обозначения предоставляют только очень слабые права. На практике зарегистрированный товарный знак является гораздо более ценным активом, чем коммерческое обозначение, потому что для установления предшествующих прав необходимо собрать существенные доказательства давнего использования и известности коммерческого обозначения. Краткое сравнение выглядит следующим образом:

Зарегистрированный товарный знак Торговое обозначение
Объем защиты Товары / услуги Физическое местонахождение предприятия (e.грамм. вывеска кофейни)
Территория защиты Территория России Территория, на которой известно коммерческое наименование, например улица или город
Возможность передачи / лицензирования Есть Может быть передан / лицензирован только вместе с физическим местонахождением предприятия
Условия защиты 10 лет с возможностью продления Истекает, если не использовать в течение года
Доказательство существования Свидетельство на товарный знак Доказательства использования

Предыдущий пользователь, который не зарегистрировал знак, может потерять право использовать его в торговле, если последующему регистранту будет предоставлена ​​охрана идентичного или сходного до степени смешения знака для тех же классов ICGS.

Предыдущий пользователь имеет ограниченные возможности для предотвращения монополизации своего знака последующим регистрантом. Во-первых, предыдущий пользователь может попытаться заблокировать регистрацию знака в РОСПАТЕНТ по причине вводящего в заблуждение символа знака. Во-вторых, предыдущий пользователь также может оспорить недобросовестную регистрацию знака на основании недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

I. Противодействие регистрации товарного знака из-за вводящего в заблуждение характера знака

Согласно ст.1483 (3) (1) Гражданского кодекса Российской Федерации регистрация товарного знака не может быть предоставлена ​​для знака, который является или содержит элементы, которые являются ложными или вводят потребителей в заблуждение относительно производителя продукта. Другими словами, РОСПАТЕНТ должен отказать в регистрации знака, когда потребители связывают знак с предыдущим пользователем, а не с его последующим регистрантом.

Предыдущий пользователь имеет право в ходе судебного преследования заявки другого лица подать письменные замечания в РОСПАТЕНТ , поясняющие, что знак предыдущего пользователя приобрел различимость в сознании российских потребителей до даты приоритета рассматриваемой заявки.Если РОСПАТЕНТ все же предоставит регистрацию товарного знака, это решение может быть обжаловано сначала в Палате по патентным спорам, а затем в Суде по интеллектуальной собственности. Предыдущий пользователь должен предъявить доказательства того, что товарный знак уже давно и существенно ранее использовал товарный знак в торговле в России. Следующие доказательства могут быть собраны предыдущим пользователем ретроспективно, чтобы показать приобретенную отличительную способность знака:

  • объемы производства и продаж товаров / услуг в России;
  • география товаров / услуг в России;
  • расходы на рекламу в России;
  • срок использования знака;
  • результат опросов общественного мнения;
  • информация о публикациях о товарах / услугах;
  • информация о демонстрации товаров / услуг на выставках в России.

В деле Zeldis v. РОСПАТЕНТ (2014), Суд по интеллектуальной собственности отказал в отмене решения РОСПАТЕНТ о регистрации товарного знака БАРСУКОР, несмотря на его сбивающее с толку сходство с БАРСУК — знаком, ранее использовавшимся в России другой компанией. , потому что предыдущий пользователь не предоставил ретроспективные результаты опросов общественного мнения, которые могли бы подтвердить приобретенную отличительную способность знака.

II. Оспаривание регистрации товарного знака на основании недобросовестной конкуренции / злоупотребления правом

Согласно ст.1512 (2) (6) ГК РФ, регистрация товарного знака может быть оспорена в любое время в течение срока ее защиты, если регистрация товарного знака признана недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом. Процедура аннулирования товарного знака в РОСПАТЕНТ может быть инициирована предыдущим пользователем на основании заключения Федеральной антимонопольной службы ( FAS ) или решения суда о том, что право, предоставленное при регистрации товарного знака, представляет собой недобросовестную конкуренцию / злоупотребление правом.

A. Недобросовестная конкуренция

Запрещение недобросовестной конкуренции в форме приобретения и использования исключительного права на товарный знак изложено в ст. 14.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Предыдущий пользователь, который хочет отменить регистрацию товарного знака, полученную скваттером или недобросовестным владельцем регистрации, может подать жалобу в FAS , решение которого затем может быть обжаловано в суде. В качестве альтернативы предыдущий пользователь может обратиться непосредственно в коммерческий суд, чтобы доказать, что регистрация товарного знака представляет собой недобросовестную конкуренцию.Судебный процесс по установлению недобросовестной конкуренции является более дорогостоящим и трудоемким, чем административный процесс в FAS .

При определении того, является ли регистрация и использование товарного знака недобросовестной конкуренцией, обычно существенными являются следующие факты:

  • , что предыдущий пользователь знака и последующий регистрант являются конкурентами;
  • , что предыдущий пользователь фактически использовал знак в России до регистрации;
  • , что марка приобрела известность среди потребителей в России еще до регистрации;
  • , что последующий регистрант знал о том, что знак использовался в России, до того, как предпринял действия по приобретению исключительных прав на него;
  • , что регистрация знака была направлена ​​на то, чтобы нанести вред конкурентам путем вытеснения их с рынка или получения несправедливых конкурентных преимуществ путем монополизации знака.

Недобросовестная конкуренция может быть установлена ​​только при наличии всех вышеперечисленных обстоятельств. В деле Metall Profile Company v. V.I.K. Company (2018) , Суд по интеллектуальной собственности установил, что владелец товарного знака TEXTURVIK ведет недобросовестную конкуренцию, аргументируя это тем, что до степени смешения похожее обозначение TEXTURE использовалось конкурентом для однородных товаров, и этот знак приобрел известность среди потребителей до его регистрации.

С другой стороны, в деле Décor LLC v. FAS (2016) , Суд по интеллектуальной собственности заявил, что регистрация держателя товарного знака знака «GAUDI» не представляет собой недобросовестную конкуренцию, поскольку регистрант не знал о каких-либо предыдущих использованиях знака и его намерение зарегистрировать знак было законным. .

B. Нарушение права

Регистрация товарного знака с единственной целью причинения вреда третьему лицу считается злоупотреблением правом в соответствии со ст. 10 ГК РФ. Заявление о злоупотреблении правом может быть либо защитой предыдущего пользователя в иске о нарушении прав на товарный знак, инициированном недобросовестным владельцем регистрации, либо оно может служить отдельным основанием для иска.Чаще всего предыдущие пользователи выдвигают оба аргумента: злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция.

Поведение владельца товарного знака до и после регистрации знака принимается во внимание судами для выявления намерений регистранта. Регистрация знака была бы актом, противоречащим добросовестной практике, если можно доказать, что рассматриваемый знак приобрел известность в пользу предыдущего пользователя и был зарегистрирован с единственной целью вытеснить продукт предыдущего пользователя с рынка.

В то же время поведение владельца товарного знака после регистрации знака также может служить основанием для заявления о недобросовестной конкуренции или злоупотреблении правом. Например, было бы неуместно, если бы сторона получила регистрацию недобросовестно, а затем продолжила бы рассылать предупреждающие письма конкурентам с просьбой о денежной компенсации или инициировала множественные действия по нарушению прав на товарный знак, чтобы исключить конкурентов с рынка.

В целом, предыдущий пользователь несет относительно высокое бремя доказывания недобросовестной конкуренции / злоупотребления правом со стороны владельца товарного знака.Российские суды особенно неохотно признают регистрацию товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, когда владелец товарного знака использовал знак до регистрации вместе с предыдущим пользователем. В деле SOZH Synthesis против KHIM GROUP (2015) владелец регистрации товарного знака ARCTIKLINE подал иск о нарушении прав против своего бывшего делового партнера. Суд по интеллектуальной собственности отклонил иски о недобросовестной конкуренции / злоупотреблении правами, мотивируя это тем, что, хотя владелец товарного знака знал о предыдущем использовании знака своим деловым партнером, он не намеревался использовать свою репутацию во фрирайде и имел законный интерес в регистрации знака. .

Заключение

Российское законодательство обеспечивает очень ограниченную защиту товарных знаков, которые используются в процессе торговли без регистрации. Предыдущие пользователи могут попытаться выступить против регистрации знака из-за его вводящего в заблуждение характера или оспорить регистрацию знака на основании недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Однако оба варианта требуют от владельца бренда огромных усилий и инвестиций для ретроспективного сбора необходимых доказательств. Следовательно, лучшая стратегия для компаний, ведущих бизнес в России, — это подать заявку на регистрацию товарных знаков основных знаков, как только Россия станет регионом интересов.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ — страна с гражданским правом, и поэтому зарегистрированные права очень важны, когда дело доходит до принятия мер против третьих лиц. Сертификат выступает в качестве физического доказательства права собственности, которое ожидают увидеть сотрудники правоохранительных органов.

Тем не менее, закон предусматривает признание защиты незарегистрированных прав. Также применяются положения Парижской конвенции, такие как защита общеизвестных знаков или защита торговых наименований.

Часто бывает, что бремя доказывания значительно выше, чтобы доказать, что истец имеет защищаемые незарегистрированные права, чем когда он полагается на регистрацию. У незарегистрированного правообладателя меньше возможностей принудительного исполнения, чем у зарегистрированного правообладателя, как показано ниже:

Действие Зарегистрированный TM Незарегистрированный TM
Административное действие Есть
Таможенная запись Есть
Уголовное дело полиции Есть
Действия в гражданский суд Есть Есть

Итак, какая защита незарегистрированных товарных знаков доступна в ОАЭ?

Статья 37 Закона о товарных знаках предусматривает защиту прав на товарные знаки.Статьи 37 (1) и 37 (2) касаются защиты «… товарного знака, зарегистрированного в соответствии с законом…» и «… зарегистрированного товарного знака, принадлежащего другому…» соответственно. Эти положения явно обеспечивают охрану зарегистрированным товарным знакам.

Тем не менее, статья 37 (3) сформулирована следующим образом:

Любое лицо, которое продавало, предлагало для продажи или распространения, или владело с намерением продажи товары с поддельными или имитированными товарными знаками или нанесенными на них товарными знаками без права на это и со знанием этого факта…

В Статье 37 (3) нет ссылки на регистрацию прав на товарный знак. Если незарегистрированный владелец товарного знака выявляет подозрения в подделке в ОАЭ, он должен иметь возможность принять меры в соответствии с этими положениями.

Кроме того, статья 4 закона ОАЭ обеспечивает защиту «… товарного знака, имеющего международную репутацию, выходящего за пределы страны происхождения, в другие страны…».

Однако на практике незарегистрированный владелец товарного знака должен будет подать иск через суды ОАЭ.С точки зрения судебного разбирательства это означает, что единственный открытый вариант является наиболее дорогостоящим, а также часто требует для правообладателя наиболее затратного времени. Если правообладатель зарегистрировал права на товарный знак в ОАЭ, он мог бы рассмотреть более рентабельные и часто более быстрые действия через административные правоохранительные органы или через полицию.

I. Марки с международной репутацией

В ОАЭ были судебные дела, по которым незарегистрированные права были признаны и обеспечены соблюдением.Из-за проблем с конфиденциальностью в ОАЭ, а также из-за того, что дела в основном не имеют обязательной силы, опубликованных дел относительно мало. Мы должны полагаться на дела, опубликованные сторонами / их представителями.

Одно из таких дел, имевших место в 2008 году, касалось торговой марки «Harrods». Три связанных предприятия имели торговые наименования, включающие слово «Harrods», и одно из предприятий также зарегистрировало товарный знак «Harrods» в ОАЭ. В конечном итоге суды постановили, что Harrods — это торговая марка с международной репутацией, которая распространилась на ОАЭ.Суд постановил отменить регистрацию товарного знака и отменить регистрацию трех торговых наименований «Harrods», полагаясь на положения местного законодательства, а также на положения Парижской конвенции, касающиеся защиты торговых наименований.

В другом деле, которое также было передано в кассационный суд, международный правообладатель, который не имел реального использования в ОАЭ, сумел доказать, что это широко известный товарный знак с репутацией, и что его репутация распространяется на ОАЭ.Это было основано на том, что компания осуществляла свою деятельность в странах, откуда прибыла значительная часть эмигрантов из ОАЭ, и поэтому она была бы известна потребителям в ОАЭ. Эта упорная борьба, продолжавшаяся более 10 лет, в конечном итоге привела к срыву регистрации незаконно присвоенного товарного знака и, что более важно, остановила продолжающееся использование ответчиком в ОАЭ.

Бремя доказывания в этом деле было значительным, поскольку правообладателю приходилось подавать многочисленные легализованные документы в поддержку своей позиции.Плата за легализацию может достигать 1500 долларов США за документ. Эти расходы вместе с судебными издержками и судебными издержками за рассмотрение судебного дела в течение 10 лет показывают, что расходы незарегистрированного правообладателя были значительными и могли быть меньше при наличии зарегистрированных прав.

II. Возражение / Отмена

Существует возможность подачи возражения и иска об отмене на основании незарегистрированных прав, но, как и в случае с судебными исками, бремя намного выше, чем если бы оно было основано на регистрации товарных знаков в ОАЭ.Незарегистрированный правообладатель может полагаться на положения, изложенные выше в статье 4 Закона, а также на Парижскую конвенцию. Кроме того, он может также изучить положения, содержащиеся в других частях закона ОАЭ, чтобы попытаться остановить регистрацию незаконно присвоенного знака, например:

  • Статья 3 (2) оскорбляет общественную мораль и общественный порядок — настолько эффективно, что в других странах это могло бы считаться «недобросовестным иском»;
  • Статья 3 (7) это другое имя, используемое без согласия;
  • Знаки, вводящие в заблуждение по статье 3 (9);
  • Знаки, указанные в соответствии со Статьей 3 (11), в случае регистрации они уменьшили бы стоимость других продуктов или услуг;
  • Статья 7, ставящая под сомнение право подавать заявку на регистрацию знака.
  • Что касается действия по аннулированию, он может также включать статью 20, касающуюся товарных знаков, зарегистрированных без права.

Важно отметить, что закон ОАЭ содержит уголовные положения против использования знака, который нарушает определенные области закона (включая статьи 3 (2), (9) и (11) выше). Если незарегистрированный правообладатель преуспеет в одном из положений выше, можно утверждать, что любое дальнейшее использование бренда ответчиком является уголовным преступлением в соответствии со статьей 38 (1).

Решение министерства / судов, в котором четко указано, что товарный знак не может быть зарегистрирован в соответствии с одним из этих положений статьи 3, может быть мощным сдерживающим фактором в сочетании с этими уголовными положениями.

III. Практические шаги

Часто товарный знак незаконно присвоили третье лицо, известное держателю, но правообладатель не зарегистрировал свой товарный знак в ОАЭ. Это дало возможность третьей стороне сделать это. Компании, желающие войти в регион, должны как можно раньше предпринять шаги для защиты своих ключевых знаков в своих основных продуктах / услугах, чтобы у потенциальных партнеров не было возможности сделать это.

Этот совет также распространяется на языковые версии вашего бренда. Хотя законы предлагают определенный уровень защиты, часто это делается для защиты «… простых переводов известных марок или ранее зарегистрированных марок …». Мы видели, что даже там, где арабский бренд является простым переводом, официальные лица в некоторых странах региона считают, что знаки не очень похожи до степени смешения, просто на том основании, что одно — английское слово, а другое — арабское. . Поэтому рекомендуется, чтобы в тех случаях, когда компания может использовать арабскую форму своего бренда, она также приняла меры для защиты этой формы.

Итого

Защита товарных знаков в ОАЭ и некоторых соседних странах — одна из самых дорогих в мире. Это также усугубляется тем фактом, что страны в основном являются юрисдикциями одного класса для подачи национальных заявок.

Компании нередко торгуют и распространяют продукцию без защиты зарегистрированного товарного знака из-за высоких затрат. Это может быть ложной экономией, если позже выяснится, что подделка влияет на вашу прибыль, или, в худшем случае, ваш товарный знак был незаконно присвоен третьей стороной, которая теперь подает на вас в суд за нарушение своих прав.Это случалось много раз. Даже если вы в конечном итоге можете отменить незаконно присвоенную регистрацию, это может занять годы и значительные суммы, а тем временем может означать, что ключевые участники вашего местного бизнеса или дистрибьютора будут привлечены к уголовной ответственности за нарушение прав на товарный знак.

Мы советуем компаниям, что для вашего бизнеса гораздо более рентабельно зарегистрировать свои товарные знаки как можно быстрее, чтобы предотвратить их захват и помочь вам в борьбе с нарушителями и фальсификаторами.

Великобритания

Согласно английскому законодательству, более ранние права третьих лиц имеют значение как при регистрации владельцем бренда, так и при обеспечении соблюдения более поздних товарных знаков. Претендент на товарный знак может отклонить свою заявку, если другое лицо имеет более ранние права, противоречащие более позднему знаку, на который подана заявка. Точно так же после регистрации ответчик с более ранним правом в конкретном населенном пункте может иметь защиту от обвинений в нарушении прав, сделанных владельцем более позднего знака.

И.Влияние прежних прав на регистрацию более поздних знаков

Ранее марки

Раздел 5 Закона о товарных знаках 1994 г. (на основе статьи 5 нынешней Директивы о товарных знаках 2015/2436) устанавливает «относительные» основания, по которым знак не может быть зарегистрирован, а именно, когда он противоречит более раннему знаку.

Невозможно зарегистрировать отметку:

  1. идентичный более раннему знаку и для идентичных товаров или услуг;
  2. идентичен или похож на более ранний знак в отношении идентичных или аналогичных товаров или услуг, и существует вероятность смешения со стороны общественности с более ранним знаком, включая вероятность ассоциации; или
  3. идентичен или похож на более ранний знак, если более ранний знак приобрел репутацию в Великобритании или, в случае знака ЕС, в ЕС, и использование более позднего знака без уважительной причины приведет к несправедливому преимуществу: или наносить ущерб отличительному характеру или репутации более раннего знака.

Раздел 6 Закона о товарных знаках 1994 г. устанавливает, что «более ранний знак» для этих целей:

  1. зарегистрированный знак, международный знак (Великобритания) или знак ЕС, для которого дата подачи заявки на регистрацию более ранняя, чем у рассматриваемого товарного знака, с учетом (при необходимости) приоритетов, заявленных в отношении знаков;
  2. знак ЕС, имеющий законное право на выслугу лет;
  3. зарегистрированный знак или международный знак (Великобритания), который был преобразован из знака ЕС, который сам имел действительное право старшинства по сравнению с более ранним знаком и, соответственно, имел такое же право старшинства;
  4. общеизвестный знак согласно статье 6bis Парижской конвенции; или
  5. знак, на который была подана заявка, и который в случае регистрации был бы более ранним знаком.

Прочие более ранние права

Защищаются не только ранее зарегистрированные знаки, но и ранее незарегистрированные знаки, авторские права и права на промышленный образец. Кроме того, последняя редакция Директивы о товарных знаках вводит особую охрану для более ранних географических указаний.

Незарегистрированные знаки, авторские права и права на дизайн: Раздел 5 Закона о товарных знаках предусматривает, что более поздний знак не подлежит регистрации, если использование более позднего знака может быть предотвращено в силу каких-либо норм закона, защищающих незарегистрированные знаки или другие знаки. используется в торговле (в частности, закон о выдаче) или в силу любого другого предшествующего права (в частности, авторского права, права на промышленный образец или зарегистрированного дизайна).

Обозначения происхождения и географические указания: Статья 5 (3) измененной Директивы о товарных знаках устанавливает, что более поздний знак не должен регистрироваться, если заявка на указание происхождения или географическое указание уже была подана до даты подачи заявки. знака или дату испрашиваемого приоритета, если это указание происхождения или географическое указание дает его владельцу право запретить использование последующего знака.

Процедура

На относительные основания для отказа можно ссылаться только в рамках процедуры возражения или после регистрации в рамках процедуры признания ее недействительной.Когда владелец бренда подает заявку на новый знак, Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании ищет более ранние знаки и уведомляет владельцев более ранних знаков, выявленных в ходе поиска, о новой заявке. UKIPO отклонит заявку на регистрацию товарного знака только на относительных основаниях, если владелец более раннего знака успешно возражает против этого знака. Таким образом, владельцы более ранних знаков должны решить, хотят ли они оспорить заявку через процедуру возражения или после регистрации, столкнувшись с принудительными мерами, посредством встречного иска о недействительности.

II. Ранее право в конкретном населенном пункте может служить защитой от нарушения

Особая защита от нарушения доступна обвиняемым, имеющим более раннее право, действующее в конкретном месте.

То, что сейчас является статьей 14 (3) Директивы о товарных знаках, предусматривает:

Торговая марка не дает правообладателю запрещать третьей стороне использовать в ходе торговли более раннее право, которое применяется только в определенной местности, если это право признано законодательством соответствующего государства-члена и использование этого права осуществляется в пределах территории, на которой оно признано.

Раздел 11 (3) Закона о товарных знаках 1994 г. основан на аналогичном положении Директивы, но сформулирован несколько иначе. В нем указано:

Зарегистрированный товарный знак не нарушается использованием в процессе торговли в конкретном месте более раннего права, которое применяется только в этом месте.

Для этой цели «более раннее право» означает незарегистрированный товарный знак или другое обозначение, постоянно используемое в отношении товаров или услуг лицом или его предшественником в праве собственности с даты, предшествующей той, которая является более ранней из —

  1. использование первого упомянутого товарного знака в отношении этих товаров или услуг владельцем или его предшественником на его имя, или
  2. регистрация первого упомянутого товарного знака в отношении этих товаров или услуг на имя владельца или его правопреемника;

и более раннее право считается применяемым в данном населенном пункте, если или в той мере, в какой его использование в этом месте защищено в силу какой-либо нормы права (в частности, закона об отказе от прав).

В деле Caspian Pizza Limited v Shah [2015] EWHC 3567 (IPEC) судья первой инстанции установил, что добрая воля Истца ограничивалась территорией города Бирмингем в Англии (которая не распространялась на Вустер, соседний город). ) с 2001 года, а у Ответчика была репутация в Вустере с 2004 года. Словесный знак Истца был подан в 2005 году, а знак устройства — в 2010 году. Судья поддержал защиту Ответчика 11 (3), несмотря на тот факт, что Истец использовал марки, а затем незарегистрированной, до приобретения Ответчиком своего более раннего права.Он придерживался мнения, что ссылку в Разделе 11 (3) (а) на более раннее использование собственником следует толковать в свете того, что сейчас является статьей 14 (3) Директивы. Иск был обжалован в Апелляционном суде, и хотя этот пункт не был обжалован, Апелляционный суд прямо одобрил анализ судьи первой инстанции.

Заключение

Английский закон, соответствующий законодательству ЕС, предоставляет значительную защиту владельцам прежних прав перед лицом попыток регистрации и принудительного исполнения со стороны владельцев более поздних товарных знаков.Тем не менее, владельцы более ранних прав должны проявлять инициативу в противодействии заявкам на более поздние конфликтующие знаки; UKIPO не защищает их интересы в одностороннем порядке.

Подпишитесь на наши обновления интеллектуальной собственности

Сноски:

[] Статья L.713-1 французского кодекса интеллектуальной собственности (CIP).
[] Статьи L.713-2 и L.713-3 CIP.
[] См., Например: Парижский суд первой инстанции, 1 февраля 2018 г., № 16/09836; Суд первой инстанции, 14 декабря 2017 г., n ° 15/14224.
[] Париж, суд первой инстанции, 1 февраля 2018 г., № 16/09836; Верховный суд Франции, 10 июля 2012 г., n ° 08-12.010.
[] В соответствии со статьей L.714-3 CIP.
[] Статья L.712-4 CIP.
[] Париж, Апелляционный суд, 1 декабря 2015 г., № 15/07940.
[] Париж, суд первой инстанции, 26 января 2018 г., № RG 15/10030. Офис во Франции, 30 января 2018 г., n ° OPP 17-4339 / MAS.
[] Французское представительство, 15 января 2018 г., № OPP 17-4607 / BES.
[] Апелляционный суд Парижа, 24 октября 2017 г.
[] Например: Париж, суд первой инстанции, 1 февраля 2018 г., № 16/09836.
[] Уточняется, что, за исключением общеизвестных товарных знаков, владельцы отличительных знаков, которые не зарегистрированы, не могут подавать возражения и могут обеспечить соблюдение своих прав только путем возбуждения дела о недействительности в компетентных юрисдикциях.
[] В соответствии со статьями L.714-3 и L.716-5 CIP, процедуры нарушения или недействительности не допускаются, если использование более позднего товарного знака допускалось в течение пяти лет владельцем предыдущего товарного знака.
[] Обратите внимание, что это неофициальный перевод оригинального закона на арабском языке.


НЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Информация, доступная на этом веб-сайте в любой форме, предназначена только для информационных целей. Это не юридическая консультация, и ее не следует воспринимать как юридическую консультацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *